Совокупность доказательств, подтверждающих использование товарного знака в делах о досрочном прекращении вследствие неиспользования
Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака
В интересах лиц, желающих применять в своей деятельности для индивидуализации товаров (услуг) обозначения, зарегистрированные в качестве товарных знаков за иными лицами, но не используемые ими, в российское законодательство введен институт досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков.
Институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, заключенный в статье 1486 ГК РФ, предусмотрен для неиспользуемых товарных знаков, которые занимают место в реестре, однако фактически не используются правообладателем. Целью досрочного прекращения правовой охраны таких товарных знаков является обеспечение возможности регистрации и использования заинтересованным лицом тождественного или сходного обозначения для аналогичных или однородных товаров, работ, услуг, а не получение необоснованных преимуществ за счет использования репутации известного бренда для продвижения на рынке.
Согласно статье 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.
Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.
Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
Исходя из стандартов доказывания по данной категории споров, истец обязан доказать, что является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, правообладателем которого является ответчик (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ, статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), тогда как на последнем лежит бремя доказывания использования спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий направлению обязательного досудебного предложения заинтересованного лица (пункт 3 статьи 1486 ГК РФ, статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Гражданское законодательство не устанавливает исчерпывающего перечня случаев, когда истец может быть признан судом лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Представление истцом в подтверждение своей заинтересованности доказательств производства и реализации товаров не им самим, а аффилированным с ним лицом не исключает факта признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.
Об использовании товарного знака правообладателем
В отличие от вопроса о заинтересованности лица, подающего заявление о неиспользовании товарного знака, при вопросе об использовании правообладателем товарного знака по общему правилу (за исключением широко известных товарных знаков) однородность не исследуется, поскольку правообладатель обязан представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении каждого конкретного товара/услуги, для которых предоставлена правовая охрана.
Из норм действующего законодательства и разъяснений суда высшей инстанции следует, что по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правообладатель этого товарного знака должен доказать фактическое использование спорного средства индивидуализации при введении товара в гражданский оборот, а не подготовку к такому использованию.
Судебная практика Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что при оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема такой продукции.
К примеру, низкий уровень товарооборота дорогостоящей (эксклюзивной) продукции со спорным товарным знаком может быть признан судом в совокупности с иными доказательствами достаточным доказательством использования данного товарного знака, в то время как такой же объем товарооборота менее дорогостоящей продукции в силу своих качеств (более доступная для рядового потребителя в силу своей стоимости, и/или распространенности, и/или отнесения к бытовым предметам, предметам каждодневного использования и тому подобному) не может свидетельствовать о том, что указанная продукция подтверждает добросовестное использование правообладателем своего товарного знака, а доказательства такого использования не могут быть признаны достаточными.
Указанный подход основан на правовой позиции Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая указывает, что использование товарных знаков должно быть предано гласности, то есть товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.
Например, в деле № СИП-1078/2020 факт использования спорного товарного знака правообладателем (иным лицом с согласия правообладателя) при маркировке лишь 750 бутылок пива в трехлетний период с учетом характера товара является символическим (мнимым).
Вывод о мнимом (символическом) использовании спорного товарного знака был сделан судом на основании анализа представленных в материалы дела документов, из которых усматриваются объемы продукции, вводимой правообладателем в гражданский оборот в спорный трехлетний период.
С одной стороны, законодательство не требует раскрытия правообладателем всех своих хозяйственных операций за исследуемый период, касающихся использования спорного обозначения, с другой - символическое использование товарного знака (только лишь с целью сохранения его правовой охраны) не может служить основанием для сохранения исключительного права на него.
Вопрос о мнимом, номинальном, символическом использовании товарного знака относится к оценке фактических обстоятельств по делу и должен быть заявлен в суде первой инстанции. Именно такой подход позволяет суду первой инстанции соблюсти принцип состязательности арбитражного процесса и процессуальные права лиц, участвующих в деле, как право истца просить суд исследовать представленные ответчиком доказательства на предмет символичности использования товарного знака, так и право ответчика представить дополнительные документы, подтверждающие иные объемы ввода товаров, маркированных спорным товарным знаком, в гражданский оборот в спорный период.
На основании вышеизложенного, по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования необходимо в том числе принимать во внимание совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема такой продукции. В случае установления судом символического (мнимого) использования товарного знака правообладателем лишь с целью сохранить его правовую охрану, данное обстоятельство может послужить основанием для признания недействительным правовой охраны товарного знака.