Использование чужих разработок при создании ПО. Проблемные вопросы и риски разработчика. Часть 1

Юридическая компания Semenov&Pevzner приветствует пользователей vc.ru и рада представить вашему вниманию серию из 4х статей, посвященных юридическим вопросам разработки программного обеспечения, в рамках которой рассматриваются актуальные судебные споры с разработчиками, особенности оформления отношений с разработчиками, вопросы использования стороннего ПО, свободных лицензий и открытых библиотек. Серия может быть интересна как представителям студий, так и независимым программистам, работающим «на себя».

Как показывает практика, студии, занимающиеся разработкой программного обеспечения, зачастую не уделяют должного внимания оформлению отношений со своими работниками или сторонними разработчиками, привлекаемыми для работы по конкретным проектам, что впоследствии может стать причиной конфликтов и судебных споров, разрешение которых может потребовать значительных временных и финансовых затрат, а также негативно сказаться на репутации компании.

Например, в 2019-2020 году серьезный общественный резонанс получили следующие судебные кейсы:

12 декабря 2019 года Rambler Group заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Nginx, поскольку, по мнению компании, софт разрабатывался ее бывшими сотрудниками с использованием ее ресурсов. Этому заявлению предшествовало возбуждение уголовного дела по обращению Lynwood Investments, которой Rambler Group уступила права на предъявление претензий.

Позиция Игоря Сысоева заключалась в том, что он работал в Rambler системным администратором, и разработка ПО в его должностные обязанности не входила. Разработкой своего продукта он занимался в свободное от работы время. В Rambler Nginx начал применяться уже тогда, когда основной функционал был готов, и к тому времени Rambler был уже далеко не первым пользователем Nginx.

Данное дело получило широкую огласку, поскольку действия Rambler Group получили крайне негативную оценку и были восприняты как попытка присвоить права на популярную и коммерчески успешную разработку после того, как спорный веб-сервис был приобретен компанией F5 Networks за 670 миллионов долларов. Кроме того, важным моментом стало то, что право использования Nginx изначально предоставлялось Игорем Сысоевым на основе свободной лицензии BSD (подробное изложение сути свободных лицензий и их значения для разработки программного обеспечения будет дано в последующих статьях цикла), в связи с чем действия Rambler были также расценены как посягательство на свободное распространение open-source технологий.

В результате Rambler Group попросила прекратить уголовное дело и сообщила, что планирует перевести спор с Nginx в гражданско-правовую сферу. Тем не менее, по состоянию на февраль 2020 года (более актуальная информация в открытых источниках отсутствует) следствие не было прекращено, поскольку отзыва заявления потерпевшим по данной категории дел для прекращения недостаточно.

Одновременно с делом Nginx, также в декабре 2019 года, зарегистрированная на Кипре компания Wargaming – разработчик известной онлайн-игры World of Tanks – обвинила своих бывших сотрудников в нарушении исключительных прав компании на движок DAVA Framework/DAVA Engine. Согласно заявлению компании, ответчики разместили на GitHub контрафактные копии исходников движка, когда работали в студии Game Stream (минское подразделение Wargaming), «создавали форки от этих копий на личные аккаунты в GitHub» и с 2016 года «в результате правонарушений» добавили в форки ссылки на открытую лицензию BSD3.

Согласно информации из открытых источников, Wargaming предъявила гражданские иски к пяти бывшим сотрудникам и совокупно требовала от них компенсацию в размере 1,69 миллиона долларов.

Судебное заседание по данному делу запланировано на апрель 2020 года. Кроме того, совсем недавно, в конце марта 2020 года стало известно, что компания Wargaming также подала к Blitz Team иск в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния), предметом иска стала недобросовестная конкуренция, неправомерное использование товарных знаков, а также нарушение делового и профессионального кодекса штата Калифорния.

Во время работы в Veeam Антон Мамичев создал программу eLearning Metadata Manager, при увольнении в 2016 году предложив компании заключить договор о предоставлении простой неисключительной лицензии на использование программы.

По мнению Мамичева, исключительное право на программу принадлежит ему, поскольку она была создана им вне рамок его служебных обязанностей (компания, в свою очередь, настаивала на обратном), при это Veeam удалила информацию об авторе, которая была указана в исходном тексте программы, а также осуществляла распространение программы без согласия автора.

В результате суд первой инстанции встал на сторону разработчика, признав Мамичева автором программы, а также присудив в его пользу компенсацию за нарушение его исключительного права на программу в размере 23 миллионов рублей.

Veeam обжаловала данное решение, и в январе 2020 года оно было отменено, в удовлетворении требований Мамичева было отказано в полном объеме. Истец ранее выражал намерение оспорить определение суда в вышестоящий суд, однако на момент публикации данной статьи оно не было обжаловано.

Приведенные примеры показывают, что в случае возникновения спора относительно принадлежности прав на программное обеспечение и правомерности его использования в иных разработках как для студии-работодателя, так и для программистов-работников существует риск несения значительных финансовых потерь.

Прежде всего, в отношении компьютерной программы как результата интеллектуальной деятельности существуют два вида интеллектуальных (авторских) прав – имущественные (исключительное право) и неимущественные (право называться автором, например). По умолчанию, обе категории прав принадлежат автору (физическому лицу, непосредственно трудом которого создана программа). Однако законом предусмотрены случаи, когда исключительное право на произведение (в том числе на компьютерную программу) принадлежит не автору, а иному лицу. В такой ситуации дальнейшее использование автором разработанной им программы может осуществляться только в пределах, установленных законом или договором между разработчиком и обладателем исключительного права (он же правообладатель), и, как правило, только с согласия последнего.

Какие это ситуации?

• Создание программы в рамках исполнения своей трудовой функции в соответствии с трудовым договором («служебное произведение») (аналог «work for hire agreement»). В такой ситуации исключительное право на созданный работником продукт будет принадлежать работодателю (режим служебного произведения), и любое дальнейшее использование работником «служебной» программы, в том числе модификация и лицензирование, или ее отдельных частей должно быть согласовано с работодателем (в том числе и после увольнения). Ст. 1295 ГК РФ
• Создание программы в соответствии с гражданско-правовым договором между автором и заказчиком («авторский заказ»). Если студия заключает договор с физическим лицом или индивидуальным предпринимателем (разработчиком), на основании которого разработчик обязуется лично создать программу для заказчика, то таким договором может быть предусмотрено, что исключительное право на созданную программу принадлежит заказчику. В таком случае заказчик вправе свободно использовать созданную разработчиком программу, а дальнейшее использование программы разработчиком должно осуществляться на условиях, согласованных с заказчиком. Однако, если стороны прямо не установили, что исключительное право переходит к заказчику, оно негласно остается у разработчика, и он вправе использовать свою программу любым не запрещенным законом или договором (заказчику может быть предоставлено право использования программы в определенном объеме на условиях исключительной лицензии) способом. Cт. 1288 ГК РФ
  
• Создание программы в соответствии с гражданско-правовым договором между компанией-разработчиком и заказчиком. Отличие данной ситуации от предыдущей в том, что со стороны разработчика стороной договора является не конкретный автор, а юридическое лицо (например, иная студия разработчиков). В данном случае законом установлено, что по умолчанию исключительное право на программу принадлежит заказчику, а компания-разработчик, если иное не предусмотрено договором, вправе безвозмездно использовать программу только для собственных нужд (то есть, в частности, не может использовать разработанную программу при разработке продуктов для других клиентов). Ст. 1296 ГК РФ
  
• Отчуждение исключительного права. Наконец, даже если разработчик создал программу по собственному желанию, вне рамок трудовых отношений или любых иных договоров, и обладает исключительным правом на нее, впоследствии он может передать его третьему лицу по договору. В таком случае с установленного в договоре момента перехода исключительного права дальнейшее использование разработчиком программы должно быть согласовано с новым правообладателем (например, в один договор могут быть включены как условия об отчуждении исключительного права, так и условия о предоставлении разработчику права дальнейшего использования программы или отдельных входящих в нее составных частей в определенных пределах). Ст. 1285 ГК РФ
  

Таким образом, при заключении договоров с разработчиками важно детально регламентировать вопросы, касающиеся принадлежности исключительного права на разработанный продукт, в частности, если исключительное право не переходит к заказчику автоматически в силу закона, необходимо закрепить момент перехода исключительного права (например, с момента создания программы/передачи экземпляра программы заказчику/подписания сторонами акта приема-передачи исключительного права/выплаты вознаграждения заказчиком).

Как показывает практика, наибольшие сложности возникают у компаний при оформлении с разработчиками трудовых отношений. Обратите внимание, что для признания разработанного программного продукта служебным произведением обязательным условием является его создание в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей. При этом трудовые обязанности могут быть закреплены либо непосредственно в трудовом договоре, либо в должностной инструкции или ином локальном нормативном акте организации (в таком случае ссылка на такой акт должна содержаться в трудовом договоре, кроме того, работник должен быть ознакомлен с актом под роспись).

Если указанное условие не выполнено, и для работника, фактически разработавшего программу, не были установлены соответствующие трудовые обязанности (например, оно являлось менеджером или руководителем отдела и в соответствии с трудовым договором было обязано только осуществлять общую организацию работы разработчиков, но не разрабатывать программное обеспечение самостоятельно) – именно на это, напомним, в спорах с бывшими работодателями ссылались Антон Мамичев и Игорь Сысоев –, то исключительное право на такую программу остается у работника и автоматически к работодателю не переходит, даже если программа разрабатывалась по указанию работодателя и (или) в рабочее время и (или) на рабочем компьютере. Соответственно, для получения права использования программы необходимо будет дополнительно заключить с работником договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор.

Во избежание сомнений, помимо установления необходимых трудовых обязанностей в договорах с отдельными работниками, также рекомендуем принять в организации положение о служебных произведениях, в котором, в частности, установить порядок направления работникам заданий по разработке конкретных программных продуктов (это не является обязательным, однако значительно облегчит процесс доказывания в случае возникновения споров), а также порядок учета и сдачи работником результата работ работодателю.

Последнее необходимо, в частности, потому, что если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение начнет его использование, передаст исключительное право другому лицу, либо уведомит работника о сохранении созданного произведения в тайне, автор имеет право на вознаграждение (Абз 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ). При этом такое вознаграждение подлежит уплате сверх заработной платы, поэтому мы рекомендуем отдельно закрепить порядок определения его размера и порядок выплаты в трудовом договоре или положении о служебном произведении. Также необходимо иметь в виду, что принадлежность исключительного права на служебное произведение работодателю не ставится в зависимость от того, выплачено ли им соответствующее вознаграждение.

Таким образом, для того чтобы максимально обезопасить себя от потенциальных претензий со стороны работников работодателю следует:

• установить трудовую обязанность по разработке программного обеспечения для всех лиц, фактически осуществляющих ее

• детально регламентировать порядок действий, которые должен осуществлять работник при создании служебных программ
• вести учет и проводить регулярный аудит создаваемых работниками программ и документов, оформляющих их создание
  
• надлежащим образом уплачивать причитающееся работникам вознаграждение за служебные произведения
  

Соблюдение указанных мер позволит в случае необходимости максимально эффективно защитить свои права в спорах:

• с работниками (например, если они будут без вашего согласия использовать разработанный в период работы в вашей компании код в собственных проектах, особенно после увольнения)

• с третьими лицами (для пресечения незаконного, по вашему мнению, использования вашей программы третьим лицом в суде, прежде всего, необходимо будет доказать, что ваша компания вообще является обладателем исключительного права на нее, а значит, может защищать это право)

Продолжение следует, будем рады ответить на ваши вопросы в комментариях!

Авторы:

Алексей Переверзев, Юрист Semenov&Pevzner

Екатерина Смирнова, Управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса Semenov&Pevzner

www.semenovpevzner.ru