Новый виток в борьбе с патентными троллями
В Госдуму внесен законопроект № 638828-8 с поправками в ст. 1515 ГК РФ в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
Предлагается ввести новый пункт 4 прим 1, который установит условия, при которых суд вправе снижать размер компенсации и даже отказывать в ее взыскании.
Поправка внесена в соответствии с Постановлением Конституционного суда от 14.12.2023 № 57-П, который рассмотрел запрос от Суда по интеллектуальным правам в связи с делом, где два аффилированных лица – правообладателя сходных товарных знаков пытались взыскать компенсацию с одного и того же лица по одной и той же партии товара, но в разных делах.
С учетом того, что в каждом деле заявлялась компенсация в виде двойной стоимости товара, то при удовлетворении такой компенсации в каждом деле была вероятность взыскания с ответчика четырехкратной стоимости товара в общем.
Данный подход безусловно не мог соответствовать принципам справедливости, пропорциональности и добросовестности, на что и указал Конституционный суд.
В частности, Конституционный суд указал на те случаи недобросовестности, когда аффилированные лица регистрируют на себя сходные товарные знаки и затем при выявлении нарушения заявляют каждый самостоятельную компенсацию к одному нарушителю.
В таком случае нарушитель мог нести многократную ответственность за одно нарушение.
В данном Постановлении Конституционный суд по сути расширяет действие п. 3 ст. 1252 ГК РФ на случаи, когда сходные товарные знаки принадлежат формально разным лицам, однако они являются аффилированными, либо связанными иным образом, так что их можно считать одним лицом.
Формулировки нового законопроекта во многом являются калькой указаний Конституционного суда. Так, суд вправе снизить размер заявленной компенсации по заявлению ответчика, если с него уже взыскивалась компенсация в размере двойной стоимости того же товара.
При этом суд помимо обстоятельства аффилированности должен учитывать факторы, которые стали уже классическими при определении размера компенсации и которые содержатся в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а именно справедливость, соразмерность, характер нарушения и т.д.
При этом создатель законопроекта не лишает полностью таких лиц права на взыскание компенсации. Однако при наличии определенных факторов такое возможно.
В законопроекте указано, что в отсутствие разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме целей использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, суд вправе отказать во взыскании компенсации.
Исходя из разъяснений Постановления Конституционного суда и пояснительной записки к законопроекту данное положение направлено, в том числе на борьбу с патентными троллями, которые зачастую дробят правообладание сходными товарными знаками с целью обогащения при взыскании компенсаций.
При этом правообладатели таких товарных знаков должны будут доказать свою добросовестность и предоставить разумное экономическое обоснование таких регистраций.
Одним из подтверждений добросовестности выдачи таких согласий могут быть доказательства возмездности выдачи согласия, либо фактическое использование товарного знака в реальной экономической деятельности обоими правообладателями.
Таким образом, данный законопроект, несмотря на видимое ограничение в нем права на судебную защиту, направлен на борьбу с патентными троллями и недобросовестным неосновательным обогащением в сфере взыскания компенсаций за нарушение исключительных прав.