Как аудит интеллектуальной собственности в организации может помочь защитить бизнес и повысить его стоимость?

Давайте представим следующую ситуацию.

Вы годами создавали и развивали ваш ИТ-стартап. Нашли потенциальных инвесторов, вышли на переговоры. Инвесторы провели стандартный для такой ситуации due diligence, чтобы оценить вашу компанию, и... проект превратился в тыкву. Почему?

А потому, что вы привлекали фрилансеров на бирже, не заключали нормальные договоры с дизайнерами, разработчиками, и теперь не можете подтвердить права на всё, что у вас есть. Если не хотите повторить эту грустную историю, читайте нашу статью, в которой юристы AG-LEGAL рассказывают, как этого не допустить!

Статью подготовил:

Содержание статьи

- Интеллектуальная собственность создана штатными работниками;

- Интеллектуальная собственность создана по гражданско-правовым договорам;

- OpenSource;

- ИС как нематериальный актив;
4. Заключение.

Аудит интеллектуальной собственности – это комплексная проверка того, как в компании выстроено оформление интеллектуальной собственности (далее ИС). В ходе проведения такой проверки устанавливается, как и кем были созданы объекты интеллектуальной собственности, как были оформлены отношения компании с авторами, какие имеются ограничения и обременения.

Иными словами, аудит ИС похож на проверку юридической чистоты объекта интеллектуальной собственности. Вместе с этим проверка юридической чистоты проводится в отношении одного конкретного актива, а аудит ИС – более широкое понятие, которое предполагает проверку юридической чистоты всех таких активов компании, а также проверка того, как компания управляет своими интеллектуальными правами.

Кому он нужен?

Аудит ИС нужен тем компаниям, которые зарабатывают на интеллектуальной собственности, например:

Иными словами, выстроенная система управления интеллектуальной собственностью нужна всем тем, кто зарабатывает на результатах творческого труда, в том числе и технического творчества.

Для чего нужен аудит ИС?

Аудит интеллектуальной собственности позволяет убедиться, что права на различные разработки и иные интеллектуальные продукты надлежащим образом оформлены. Такие проверки необходимы, например, если:

Отсутствие выстроенной системы управления интеллектуальной собственностью в организации может повлечь за собой определенные риски, которые можно условно сгруппировать следующим образом.

Риски юридические

Заключаются в возможности утраты своего актива, когда компания вдруг обнаруживает, что её разработки ей на самом деле не принадлежат, и она не имеет права их использовать. Например, потому что в договоре с подрядчиком-разработчиком был пункт о том, что права на разработки остаются за подрядчиком. Или потому, что у компании не были надлежащим образом оформлены отношения с сотрудниками, в результате чего правообладателем разработок остался сотрудник лично, а не компания.

Риски финансовые

Вытекают из предыдущих и заключаются в необходимости компенсировать выявившееся «нарушение» «настоящему» правообладателю. Например, «настоящий» правообладатель может потребовать компенсацию:

Другой пример – работникам не было вовремя выплачено полагающееся им вознаграждение, в результате чего оно будет выплачено с пенями и в судебном порядке.

Риски репутационные

Наконец, значение имеет репутация бизнеса, особенно если успех Вашей компании зависит от доверия к ней клиентов. Судебные споры, административные и уголовные разбирательства на тему «кто у кого украл» точно не способствуют укреплению доброго имени Вашей компании и повышению уровня доверия к бренду.

Интеллектуальная собственность (ИС) может быть создана следующими лицами:

а) штатным сотрудником (работником);

б) привлеченным подрядчиком.

Такое деление имеет практический характер: если ИС создана работником, то для сохранения за компанией прав на ИС необходим один набор документов, если ИС создана подрядчиком, то другой. Рассмотрим эти два варианта подробнее.

В рамках трудовых отношений по трудовому договору работник создает служебные результаты интеллектуальной деятельности (Далее – служебные РИД)

Служебные РИД – это результаты интеллектуальной деятельности работника, созданные в пределах его трудовых обязанностей.

Примеры служебных РИД:

Почему важно оформлять служебные РИД?

Исключительные права (имущественные) на служебные РИД принадлежат работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное.

Но есть риск присвоения работником прав на служебное произведение, если документация у работодателя составлена неправильно.

Например, в деле между работодателем и работником был заключен трудовой договор, однако в трудовых обязанностях не было прописано создание программного обеспечения, не было служебного или технического задания, актов приема-передачи и отдельного вознаграждения за служебные произведения. На этом основании суды пришли к выводу о том, что права на приложение принадлежат работнику, а не работодателю. В другом деле истец пытался защитить своё исключительное право на фотографии, однако суды пришли к выводу, что из содержания трудового договора фотографа не следует, что исключительные права на фотографии принадлежат компании, в связи с чем в иске было отказано.

Вывод: Работодатель должен правильно выстроить у себя документооборот со служебными РИД, чтобы служебные РИД принадлежали работодателю, а работник не смог присвоить их себе.

Какая необходима документация, чтобы сохранить права за работодателем?

1. Необходимо прописать в трудовом договоре следующие положения:

Альтернативный вариант: ввести положение о служебных произведениях, где урегулировать отношения по служебным произведениям между работником и работодателем, ознакомить работников с таким положением.

2. Ввести положения о создании РИД работником в должностную инструкцию

Функционал специалиста:

3. Всегда ставить служебное задание работнику, чтобы была возможность подтвердить постановку этого задания

Это может быть система постановки заданий, электронная почта, мессенджеры, CRM-система и т.д.

4. Составить акт сдачи-приемки

Работник передает готовый РИД работодателю.

5. Выплатить авторское вознаграждение

Если не выплатить авторское вознаграждение, то работодатель не потеряет исключительное (имущественное) право на РИД. Но у работника останется право на выплату авторского вознаграждения, которое он сможет взыскать в принудительном порядке через суд.

6. Утвердить приказом генерального директора

Исключительные (имущественные) права на созданные РИД по гражданско-правовым договорам принадлежат исполнителю, если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.

Поэтому необходимо прописать в договоре положения, которые регламентируют переход исключительного (имущественного) права от исполнителя к заказчику:

1. Необходимо ввести в договор раздел об интеллектуальной собственности

В разделе прописать следующие положения:

1.1. Переход исключительных прав от исполнителя к заказчику

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении настоящего Договора, принадлежат Заказчику.

1.2. Момент перехода исключительных прав от исполнителя к заказчику

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности возникает у Заказчика в момент создания такого результата.

1.3. Вознаграждение за передачу исключительного права:

В договорах на создание РИД желательно указывать, что помимо стоимости работ (услуг) исполнитель получает также и вознаграждение за отчуждение исключительного права. При этом совершенно не обязательно такое вознаграждение должно выплачиваться сверх стоимости работ (услуг).

Возможная формулировка:

2. Включить в договор гарантии исполнителя заказчику о юридической чистоте

Исполнитель должен гарантировать, что переданные им РИД не нарушают права третьих лиц и что в случае нарушения такой гарантии исполнитель будет за это отвечать.

Пример формулировки:

3. Передать РИД по акту сдачи-приемки

Необходимо индивидуализировать РИД в акте сдачи-приемки и передать от исполнителя к заказчику таким образом, чтобы идентификация РИД не вызывала сомнений в случае возникновения спора. Иначе можно оказаться в ситуации, когда в случае спора суд придет к выводу о том, что стороны недостаточно подробно определили предмет договора, как, например, в этом деле музыканта против лейбла.

OpenSource – это компоненты, которые находятся в открытом доступе и которые может использовать любой человек. По данным отчета компании Synopsys (один из ведущих разработчиков ПО для проектирования электроники и в области искусственного интеллекта), 96% баз исходного кода содержат в себе OpenSource.

Компоненты OpenSource распространяются на следующих лицензиях:

Пермиссивные (разрешительные) – наиболее выгодные для разработчика. Такие лицензии, как правило, не накладывают на разработчика существенных ограничений по использованию продукта. Они могут содержать, например, обязанность указывать на авторов OpenSource-компонента или наоборот, при продаже программных продуктов, содержащих OpenSource-компонент, налагать запрет на использование имени разработчика.

Копилефтные (вирусные) лицензии, наоборот, включают в себя существенные ограничения. Они основаны на принципе взаимности: разработчик обязан распространять модификации ПО на тех же условиях, на каких распространялась исходная программа.

То есть если компонент (часть кода) лицензирована на условиях GPL (вирусной лицензии) – это означает, что весь итоговый (новый) продукт должен лицензироваться на условия GPL. В свою очередь сам GPL запрещает создавать возмездные продукты, а также требует от правообладателя раскрытия исходного кода продукта.

Это может привести к тому, что основной актив компании оказывается под запретом на коммерческую продажу лицензий. Именно поэтому важно учитывать ограничения копилефтных (вирусных) лицензий при разработке ПО.

Значение для системы управления интеллектуальной собственностью в компании имеет также и бухгалтерский учет нематериальных активов (НМА), поскольку он непосредственно связан со стоимостью активов компании и с её финансовыми показателями.

В части учета НМА компании необходимо обратить внимание на учетную политику и на иные локальные нормативные акты, в которых необходимо обратить внимание на определение программ, подлежащих такому учету, формированию их стоимости, определению срока полезного использования, порядку исчисления амортизации.

Кроме того, крайне рекомендуется обращать внимание на то, какие именно расходы формируют первоначальную стоимость актива - необходимо обратить внимание на то, что отнести возможно далеко не все расходы. Так, например, не капитализируются расходы на рекламу и на обучение персонала.

Обращаем внимание, что некорректное формирование первоначальной стоимости актива влечет за собой некорректное исчисление амортизации, а в свою очередь, это может повлечь доначисление по налогу на прибыль, штрафы и пени.

Основные выводы:

***

Подписывайтесь на наш канал. Мы отслеживаем новости права для ИТ-компаний, а также пишем большие разборы интересных ситуаций.

Мы оказываем полный спектр услуг для ИТ-компаний: получение льгот, регистрация интеллектуальной собственности, подготовка договоров, персональные данные, проведение аудита ИС. Можете обращаться +7 (969) 790-00-90 или по электронной почте info@ag-legal.ru.