Имена и фамилии в товарных знаках: ответы на 7 главных вопросов заявителя

Использование имен и фамилий в товарных знаках – достаточно распространенная практика во всем мире. При этом зарегистрировать в России «именной» или «фамильный» товарный знак непросто. С какими трудностями сталкивается заявитель при регистрации таких товарных знаков и как их преодолеть, рассказывает Татьяна Погребинская.

1. Можно ли по российскому законодательству зарегистрировать имя человека или его фамилию как товарный знак?

Нет. Как юрист и патентный поверенный объясню, на каких основаниях.

Имя в широком смысле (полное имя человека: фамилия, собственно имя и отчество – ст.19 ГК) и фамилия, как имя собственное отдельного лица, регистрации в качестве товарного знака не подлежат. В качестве товарного знака может быть зарегистрировано лишь обозначение, которое представляет собой (воспроизводит) или включает в качестве своего элемента имя и фамилию или производное от них обозначение (далее – фамильное обозначение).

С самого начала важно уяснить:

Использование имен реальных людей в товарных знаках является разновидностью коммерческого использования имени (п. 4 ст.19 ГК), которое может реализоваться через получение правовой охраны в режиме исключительного права на использование товарного знака в отношении товаров, для которых этот знак зарегистрирован (ст.ст. 1478 и 1484 ГК).

Такое использование имени возможно при регистрации товарного знака на имя лица – обладателя этого имени, а также на имя третьего лица при условии соблюдения права лица давать разрешение или запрещать использование своего имени другими лицами в предпринимательской или другой экономической деятельности (ст. 19 ГК, подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК). Это правило действует также и в отношении использования псевдонимов (вымышленных имён).

2. Какие элементы имени наиболее часто используют при регистрации товарного знака?

В зарегистрированных в России товарных знаках обычно используются такие элементы имени, как:

Лидером среди вышеперечисленных элементов имени по использованию в товарных знаках являются обозначения, которые воспринимаются как фамилия, или включают в себя такие обозначения.

3. Что является самым сложным при регистрации фамильного товарного знака?

Один из самых острых вопросов, связанных с регистрацией фамильных товарных знаков, в том, может ли фамильное обозначение выполнять основную функцию товарного знака — отличать товары одного изготовителя от аналогичных товаров других изготовителей.

Ключевой вопрос о наличии различительной способности любого заявленного на регистрацию обозначения в деле регистрации фамильных товарных знаков осложнен презумпцией того, что такие обозначения изначально не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми в силу п.1 ст.1483 ГК.

Особенно строго данный подход применяется к распространенным на территории РФ фамилиям. Например, Иванов, Кузнецов, Попов, Петров и пр. И неважно, каким образом фамилия будет обыграна в товарном знаке: буквами какого алфавита написана, указана в единственном или множественном числе, в одну строку или в несколько.

4. Чем объясняется особый подход Роспатента к фамильным товарным знакам и как это применяется на практике?

Это объясняется тем, что имя и товарный знак – разные объекты гражданского права. Они индивидуализируют разное: имя – физическое лицо (гражданина), товарный знак призван отличать товары одного производителя от однородных товаров других лиц. У них разная функция и суть. Это необходимо дифференцировать в целях наиболее эффективной реализации прав, в том числе при экспертизе заявленного на регистрацию фамильного товарного знака.

Верховным Судом РФ сформирован универсальный методологический подход к применению п.1 ст.1483 ГК, который применяется при проверке любых обозначений на их соответствие требованиям данного положения ГК, в том числе и к тем, которые Роспатент воспринимает как фамилию (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932, СИП-691/2018 [stor_pdf_ec.php (vsrf.ru)]). Исходя из этого, при установлении различительной способности обозначения, состоящего из фамилии или содержащего фамилию, необходимо определить воспринимает ли потребитель этот элемент исключительно как фамилию или как обозначение, указывающее на источник происхождения товаров, для которых испрашивается правовая охрана. Если заявленное обозначение адресной группой потребителей воспринимается исключительно как фамилия, которая может принадлежать разным, не связанным между собой лицам, то признаётся, что оно не обладает изначальной различительной способностью. Например, Роспатент, согласно этому подходу, признал не обладающими различительной способностью обозначения «ALEXANDR VOLKOV» по заявке № 2021737701 [2022В01726.pdf (fips.ru)], «КОЛОКОЛЬНИКОВ» по заявке № 2021734087 [2022В02557.pdf (fips.ru)], «KULIKOV» по заявке № 2021765310 [2023В00286.pdf (fips.ru)], и Суд по интеллектуальным правам (СИП) согласился, что данные выводы соответствуют требованиям п.1 ст.1483 ГК (См.: постановления президиума СИП от 22.05.2023 по делу № СИП-911/2022 [СИП-911/2022 (arbitr.ru)] кас. «ALEXANDR VOLKOV» по заявке № 2021737701, от 13.10.2023 и от 19.08.2024 по делу № СИП-192/2023 [СИП-192/2023 (arbitr.ru)] кас. «КОЛОКОЛЬНИКОВ» по заявке № 2021734087, от 10.11.2023 по делу № СИП-510/2023 [СИП-510/2023 (arbitr.ru)] кас. «KULIKOV» по заявке № 2021765310).

5. Как обойти вопрос с различительной способностью фамильного знака, чтобы его зарегистрировать и получить монополию на использование?

Гражданский кодекс предусматривает возможность заявителя доказать приобретенную различительную способность фамильного обозначения в результате его использования и получить правовую охрану товарного знака (п. 1.1 ст.1483 ГК).

Это возможно в случае, когда заявитель представляет в Роспатент материалы, подтверждающие, что до даты подачи заявки в результате использования заявленного им обозначения, состоящего из фамилии или содержащего фамилию, потребитель воспринимает этот элемент как обозначение товаров заявителя, для которых испрашивается правовая охрана, а не просто как фамилию. Такие материалы могут быть представлены заявителем как при подаче заявки, так и в ходе проведения экспертизы товарного знака в Роспатенте, в том числе в качестве ответа на уведомление экспертизы заявленного обозначения, где будет указано это препятствие для регистрации товарного знака. Таким образом, этот ключевой вопрос может быть решён в пользу регистрации заявленного фамильного знака на основании п. 1.1 ст.1483 ГК. Подтверждением этому служит положительная практика оспаривания решений Роспатента об отказе в регистрации фамильных товарных знаков на основании п.1 ст.1483 ГК, где заявителям удалось доказать, что заявленные ими обозначения не являются распространенной в России фамилией и (или) обладают различительной способностью и получить их охрану в качестве товарных знаков.

В дополнение к этому отмечу ещё один важный аспект в деле повышения различительной способности фамильных товарных знаков. Фамильные товарные знаки могут быть в виде фамилии или вместе с фамилией могут использоваться имена (или инициалы) либо другие словесные элементы (словесные знаки), а также такие знаки могут представлять собой композицию из фамильного обозначения и изобразительного элемента (комбинированные знаки). В случаях, когда товарный знак включает не только фамилию, но и другие элементы, оценивается смысловое и пространственное положение фамилии в знаке (занимает ли она доминирующее положение) и различительная способность знака в целом.

Включение в обозначение наряду с фамилией имени, других словесных и (или) изобразительных элементов, написание фамилии оригинальным шрифтом, в том числе выполнение обозначения в цвете или в цветовом сочетании увеличивает его различительную способность и шансы на регистрацию.

6. Какие ещё препятствия могут возникнуть на пути заявителя фамильного товарного знака?

Наряду с презумпцией отсутствия у фамильных обозначений различительной способности, причинами отказа в регистрации для них наиболее часто являются:

7. Какие шаги предпринять заявителю, чтобы увеличить шансы на регистрацию фамильного товарного знака?

Если заявитель хочет увеличить свои шансы на беспроблемную регистрацию фамильного товарного знака и пройти этот процесс [Блок-схема регистрации товарного знака] максимально быстро, то перед подачей заявки в Роспатент ему рекомендуется, как минимум:

Желательно такую работу проводить вместе со специалистами (патентным поверенным и юристом в области правовой охраны интеллектуальной собственности), которые помогут правильно интерпретировать результаты информационного поиска на новизну, выявить возможные препятствия для регистрации фамильного знака (ст.1483 ГК) и оценить шансы по их преодолению.

Источник: AdPass.