Кейс: спор за товарный знак «Беру!» между «Яндекс.Маркетом» и Александрой Дорф

Разбираем, какие перспективы у Александры выиграть дело, а также проверяем, сколько заявок на товарные знаки подал «Яндекс» для своего совместного со «Сбербанком» интернет-магазина.

Владелица онлайн-площадки Beru! Александра Дорф потребовала от «Сбербанка» и «Яндекс.Маркета», запустивших маркетплейс «Беру», 5 млн рублей. Об этом сообщило vc.ru со ссылкой на «Ведомости».

24 мая 2018 года Дорф отправила «Яндекс.Маркету» досудебную претензию. Она предложила компании признать её права на товарный знак «Беру.ру», прекратить администрировать и аннулировать домен beru.ru (проект Дорф работает в зоне .io), прекратить рекламировать бренд и выплатить 5 млн рублей.

Специалисты компании АО «ЕДРИД» (производителя ИТ-решений для учёта нематериальных активов на предприятиях и оператор площадки по обмену технологиями) анализировали в прошлый раз резонансное дело с товарным знаком GRAM. Теперь мы подготовили несколько карточек, которые помогут разобраться в ситуации с товарным знаком «Беру!».

ООО «Беру!» подало заявку на регистрацию графического обозначения товарного знака «Беру!» в апреле 2017 года. Роспатент зарегистрировал знак почти через год. Вот свидетельство, которое выдало ведомство.

Это типичный срок регистрации товарных знаков.

Дата истечения срока действия исключительного права — 24 мая 2027 года.

По 35 и 38. Эти классы предусматривают следующий набор товаров и услуг: ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в Интернете и другие. Полный список можно посмотреть самостоятельно на этом ресурсе.

Поэтому претензия Дорф является обоснованной, так как классы МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, соответствуют деятельности интернет-магазина.

Да. К примеру, ООО «ТМ ДВ» зарегистрировало товарный знак «Всегда беру» (свидетельство). Есть товарный знак «Беру выходной», зарегистрированный на физическое лицо. Товарных знаков со словом «беру» (в композиции) достаточно, однако «Беру!» — один.

Товарный знак ООО «БЕРУ!» сходен до степени смешения с доменным именем beru.ru, при этом на страничках сайта beru.ru используется товарный знак «Беру!», что так же является нарушением исключительного права.

В случае не урегулирования спорной ситуации, компания ООО «БЕРУ!» может через суд аннулировать аренду доменного имени beru.ru как элемента, способного вводить в заблуждение потребителя.

Дорф указывает в письме, что правообладатель вправе требовать по своему выбору выплаты компенсации от нарушителя вместо возмещения убытков. По российскому законодательству, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков (которые надо доказать) выплаты компенсации (ст. 1515 п.4 ГК РФ):

Александра Дорф попросила компенсацию по верхнему пределу (пп.1), но суд (если Дорф подаст иск и выиграет его) может как снизить, так и увеличить сумму штрафа исходя из характера нарушения.

Перспективы высокие, так как товарный знак «Беру!» относительно свежий (не аннулировать по неиспользованию), однако в конечном счете всё будет зависеть от мастерства юристов.

Наиболее вероятностное развитие ситуации со стороны «Яндекс.Маркета» — это попытка сделать обозначение «Беру» не охраноспособным и соответственно аннулировать товарный знак по несоответствию ст. 1483 ГКРФ.

В апреле 2018 года ООО «Яндекс.Маркет» подал 24 заявки на регистрацию следующих товарных знаков: Bery.ru; Biru.ru; Bery; Biry; Biru; Bu; Biry.ru; Buru.ru; Bu.ru; Бе; Бе.ру; Беру.ру; Be.ru; Беру.ру; Беру; Beru.ru; Beru; Buru; Биру; Би.ру; Bury; Be; Bury.ru; Биру.ру; Би. Отличительная особенность всех заявок – они поданы на регистрацию по всем 45 классам МКТУ. Это все возможные классы в реестре, которые содержат более 500 формулировок.

Вы можете выбрать сколько угодно классов, но в случае судебного спора придётся доказывать использование товарного знака по каждой формулировке.

По российскому законодательству товарный знак получает правовую охрану с момента подачи заявки. Это означает приоритет перед всеми остальными. Вашему конкуренту, который подал заявку на регистрацию аналогичного знака, но на месяц позже, придётся подождать, чем закончится ваша попытка регистрации. Кто первый подал, тот и прав.

В России бум на регистрацию товарных знаков. За 2017 год на государственную регистрацию товарных знаков подано 73 510 заявок (+13,5% по сравнению с 2016 годом). Регистрируют товарные знаки не только для защиты, но и чтобы закладывать их под кредиты и продавать лицензии на их использование. Более подробно тут. Инструкция по регистрации товарных знаков тут.

#яндекс #право