Делаем IP Due Diligence самостоятельно

Юрист REVERA law group Екатерина Ероховец продолжает цикл статей об аудите интеллектуальной собственности (IP DD) компании, которые помогут провести такой аудит самостоятельно. В первой части мы рассказали о том, что вообще из себя представляет IP DD, и какими критериями руководствоваться при выборе типа проверки (внутренняя / внешняя).

В этой статье рассмотрим, какие блоки покрываются проверкой в рамках IP DD, и поговорим о том, как определить, что проверить нужно именно вашей компании. Также делимся с вами ссылкой на наш чек-лист, который поможет выбрать релевантные для вас блоки проверки.

Условно источники появления IP в компании можно поделить на внутренние и внешние. Исходя из этой логики, блоки проверки мы обычно делим на две группы:

• IP внутри – т.е. то, что создалось внутри компании (как правило, силами работников);
• IP снаружи – полученное извне (самая часто встречающаяся ситуация – IP, которое создается подрядчиками) / переданное или транслируемое вовне (например, результат работы, переданный заказчикам; бренд компании).

Служебные произведения

В данном блоке важно проверить следующие моменты:

• правильность оформления трудовых отношений с работниками;
• полноту оформления отношений с работниками в части IP;
• процесс постановки задач для работников.

Перечисленное влияет не только на наличие у компании прав на созданное IP, но и на (возможные) сложности в распоряжении таким IP, которые могут быть вызваны недочетами в каком-то из блоков.

Для проверки в рамках данного блока используется кадровая документация, локальные акты по вопросам IP в компании (инструкции, положения) + изучается порядок работы используемого в компании таск-менеджера.

Оформление прав на объекты промышленной собственности внутри компании

Чтобы в будущем сделать возможным регистрацию / получение патента на некоторые категории объектов промышленной собственности, обычно требуется соблюсти специальные правила их оформления внутри компании.

Неверное внутреннее оформление прав на объект промышленной собственности может повлечь невозможность зарегистрировать / получить патент на него, что существенно снизит уровень защиты IP в компании.

В данном блоке проверяется внутренняя документация компании, которой оформляются такие разработки.

Корректность оформления интеллектуальной собственности в отношениях с подрядчиками / заказчиками

В рамках данного блока проверке подлежит оформление передачи прав на IP + соблюдение обязательных требований для договоров между заказчиками и подрядчиками.

Обычно проверка происходит по двум направлениям (в зависимости от их применимости к тому или иному кейсу):

• получила ли компания права на IP в достаточном объеме, т.е. она может использовать IP так, как она делает это сейчас;
• передала ли компания права на IP тому и в том объеме, как это предполагалось сделать в соответствие с бизнес-договоренностями.

В последнем направлении важно сделать кросс-проверку с блоком “IP внутри”, ведь не получив необходимые права и разрешения от работников, компания не может передать такие права и разрешения кому-то другому.

Получение/передача прав на IP (лицензионные договоры, договоры уступки, open source и др.)

Здесь обращается внимание на наличие в договоре всех обязательных для него условий, соответствие императивным положениям законодательства.

Также применительно к open source проверяется, чтобы используемый открытый код, а, точнее, условия его лицензии, не налагали на компанию дополнительные обязательства (по раскрытию кода своего продукта и пр.).

Юридическое оформление бренда (товарные знаки, логотипы) и доменного имени компании

В рамках этого блока проверяется наличие юридического оформление бренда – особенно важно это может быть для инвесторов при проверке компаний-таргетов. Также проверяется отсутствие нарушений при использовании товарных знаков, логотипов, доменных имен и иных индивидуализирующих компанию и ее продукты обозначений.

Указанные блоки – это “базовый набор”, который будет варьироваться в зависимости от типа бизнеса, продукта конкретной компании, выстроенной в ней системы работы и прочих факторов.

В определении базовых блоков проверки, которые актуальны для вашей компании, вам поможет наш чек-лист, куда включены вопросы для формирования базового представления о вашем IP.

В последующих статьях цикла мы подробнее расскажем о том, какие риски могут быть выявлены в рамках IP DD при проверке каждого из блоков, где такие риски можно найти и как можно их устранить.