Получил исковое заявление/претензию за использование чужого товарного знака. Что делать? Полная инструкция

Стандартная ситуация: Вы являетесь индивидуальным предпринимателем (ИП) и продаете товары либо в своей торговой точке, либо на маркетплейсах Ozon (ОЗОН) или Wildberries (Вайлдберриз).

Вдруг, вам приходит претензия, согласно которой представитель компании-правооблодателя сообщает, что им был установлен факт реализации Вами контрафактный продукции с незаконным нанесением на товар изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим правообладателю. Согласно этой претензии, от вас просят:

Перед предпринимателем сразу встает вопрос, а что же делать? Реагировать ли на претензию? Пытаться урегулировать досудебно или ждать суда? А не мошенники ли это вообще и может платить вовсе и не надо? Сейчас попробуем разобраться. Если кратко - с вас могут взыскать огромную сумму компенсации , если не станете разбираться и пустите все на самотек.

Минимальная сумма компенсации по ст.1515 Гражданского кодекса РФ за один товарный знак составляет 10 000 руб. Более того, за подобное правонарушение в редких случаях могут привлечь к административной ответственности со штрафом на должностное лицо (ИП) по ст. 14.10 КоАП РФ от 50 000 руб.

У многих появляется вопрос, а законно ли вообще вести такую скрытую съемку и использовать в суде как доказательство? - Да, законно.

После получения досудебной претензии, необходимо внимательно изучить полученные документы, а именно проверить есть ли доверенность, оформлена ли она надлежащим образом, как правообладатель обосновывает свое право на владение товарным знаком, какие документы предоставляет в доказательство этому, убедиться, что наименование и сумма товара на кассовом чеке соответствует реализованному товару, посмотреть не пропущен ли срок исковой давности. Внимательно сравнить совпадает ли товарный знак правообладателя с товарным знаком на вашем товаре. Довольно часто, Правообладатели подают претензии не только по идентичным товарным знакам, но и сходным.

Если будут обнаружены недочеты со стороны Правообладателя хотя бы по одному из вышеуказанных пунктов, то это может служить обстоятельством для отказа в выплате компенсации, а требования правообладателя не будут являться законными.

Компании, от которых чаще всего поступают требования: АО "Сеть телевизионных станций" (три кота) , Alpha Group Co., Ltd.(Альфа Груп Ко., Лтд)(супер крылья), МГА Интертейнмент (, Инк. (MGA ENTERTAINMENT, Ink.)(кукла лол), Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited)(свинка пепа, герои в масках), «ROI VISUAL Co., Ltd.» («РОИ ВИЖУАЛ Ко., Лтд.») (полиробакар: «Поли», «Эмбер», «Хелли», «Рой», «Марк», «Баки»), АО "Аэроплан"(фиксики), ООО "Планета"(рисуй светом) , ООО "Ноль плюс медиа"(сказочный патруль, мимимишки), ООО «Студия анимационного кино «Мельница» (барбоскины, лунтик), Харман Интернешенл Индастриз Инкорпорейтед (Harman International Industries Incorporated) (колонки, наушники JBL), ООО "Зингер СПБ" (товарный знак ZINGER), Gymworld inc (Джимворлд Инк.), Beijing Maskking Technology Development Co., Ltd. (Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко., Лтд./ электронные сигареты Маскинг) и другие правооблодатели.

Если вы реализовали товар на маркетплейсах, пролистывайте до второго случая.

Схема здесь простая: Представитель правообладателя приходит в ваш магазин, внимательно знакомиться с ассортиментом и приобретает произведенный без разрешения правообладателя товар (контрафакт). При этом, он настойчиво попросит выдать ему кассовый чек и будет фиксировать весь процесс покупки на скрытую камеру. Затем, вам придет по почте досудебная претензия, а если не отреагируйте и не удастся разрешить все мирно, то ожидайте исковое заявление и вызов в суд.

У многих появляется вопрос, а законно ли вообще вести такую скрытую съемку и использовать в суде как доказательство? - Да, законно.

После получения досудебной претензии, необходимо внимательно изучить полученные документы, а именно проверить есть ли доверенность, оформлена ли она надлежащим образом, как правообладатель обосновывает свое право на владение товарным знаком, какие документы предоставляет в доказательство этому, убедиться, что наименование и сумма товара на кассовом чеке соответствует реализованному товару, посмотреть не пропущен ли срок исковой давности. Внимательно сравнить совпадает ли товарный знак правообладателя с товарным знаком на вашем товаре. Довольно часто, Правообладатели подают претензии не только по идентичным товарным знакам, но и сходным.

Если будут обнаружены недочеты со стороны Правообладателя хотя бы по одному из вышеуказанных пунктов, то это может служить обстоятельством для отказа в выплате компенсации, а требования правообладателя не будут являться законными.

Правообладатель вправе требовать компенсацию не только за сам факт реализации ему контрафактного товара, а просто за размещение карточки этого товара на маркетплейсах (предложение к продаже). С этой целью представители правообладателей регулярно осуществляют мониторинг товаров на сайтах Вайлдберриз/Озон.

Вам придет претензия на электронную почту с ссылкой на товар, скриншотами и требованием выплатить компенсацию, незамедлительно ответить на полученную претензию. В данном случае, следует также изучить полученные документы, а именно проверить есть ли доверенность, оформлена ли она надлежащим образом, как правообладатель обосновывает свое право на владение товарным знаком, какие документы предоставляет в доказательство этому, Внимательно сравнить совпадает ли товарный знак правообладателя с товарным знаком на вашем товаре. Проверить надлежащим ли образом удостоверены прилагаемые скриншоты карточки товара.

Если будут обнаружены недочеты со стороны Правообладателя хотя бы по одному из вышеуказанных пунктов, то это может служить обстоятельством для отказа в выплате компенсации, а требования правообладателя не будут являться законными.

Если дело дошло до судебного разбирательства, пролистайте до следующей главы.

Если претензия подана по доверенности от лица Правообладателя, то первым делом нужно проверить доверенность представителя, а именно срок действия доверенности, имеет ли представитель правообладателя право на предъявление таких претензий.

Если доверенность была выдана нотариусом, то ее действительность можно проверить на сайте: https://www.reestr-dover.ru/

Не все доверенности выдаются нотариусом, юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе выдавать доверенности на своем бланке без обращения к нотариусу. Такая доверенность должна быть подписана генеральным директором или самим индивидуальным предпринимателем и скреплена печатью.

Затем, нужно проверить каким образом Правообладатель подтверждает факт нарушения.

Согласно пункту 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Типичная ситуация: специальный человек приходит на вашу торговую точку, пристально рассматривает ассортимент и находит контрафактный товар, который покупает и обязательно просит выдать чек. Весь процесс покупки фиксируется на скрытую камеру. Таким образом, представители Правообладателя собирают доказательства для суда.

Согласно пункту 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» - Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара , а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи. Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется.

Видеосъемка должна быть непрерывной, отображать какие именно товары проданы, дату покупки, отчетливо отображать процесс продажи товаров, содержащих обозначение, схожего до степени смешения с товарным знаком Правообладателя.

Чек о продаже контрафактного товара должен содержать сведения о наименовании продавца, ИНН продавца, наименовании проданного товара.

Таким образом, если товар был реализован очно, то нужно запросить у Правообладателя видео закупки и чек. Проверить их на допустимость в качестве доказательства для суда. Если представленные материалы не позволяют установить, что покупка происходила именно в вашей торговой точке, то можно отказывать Правообладателю в удовлетворении претензии.

Однако, к данному вопросу стоит подойти очень внимательно. Поскольку одно доказательство может заменяться другим. Например, если чек не отвечает признакам надлежащего доказательства в вашем деле, а с видео все в порядке, то суд примет видео.

Как мы уже писали раньше, нарушением может считаться не только факт продажи, но и факт выставления товара на продажу для неограниченного круга лиц.

В этом случае Правообладатель подтверждает нарушением скриншотом.

Судебная практика предъявляет несколько требований к таким скриншотом, чтобы они были приняты в качестве надлежащего доказательства.

Согласно пункту 55 Постановления N 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно -телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет". Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами , участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно - телекоммуникационной сети ( скриншот ), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения . Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ).

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами права, суды в последнее время начали принимать как доказательство не заверенные нотариусом скриншоты. Однако, в зависимости от ситуации и самого содержания скриншота, такой скриншот может быть признан в качестве ненотариального доказательства.

Если вы правильно произвели оценку предъявленной вам Претензии и доказательств правонарушения и пришли к выводу, что Правообладатель действительно готов обратиться в суд и с документами у него все в порядке, то стоит предложить заключить досудебное соглашение.

Как же договориться? Вы можете им написать на электронную почту или позвонить по телефону и жалобно спросить готовы ли они скинуть какую-либо сумму?

Однако не стоит принимать поспешных решений. Лучший подход в досудебном урегулировании это направить официальный ответ на досудебную претензию, где в соответствии с действующими нормами права, разъяснениями Пленумов ВС РФ, а в особенности судебной практикой разъяснить им, что предложенная вами сумма является выгодной для обеих сторон, а их обращение в суд выгоды им не принесет.

Итак, Вам почтой пришло исковое заявление или вы обнаружили в картотеке дел арбитражного суда дело против Вас и не знаете что же делать.

Если вдруг кто не сталкивался, то картотеке дел арбитражного суда здесь: https://kad.arbitr.ru/ Вы можете просто вбив свое ФИО, наименование организации или ИНН найти все судебные дела против Вас.

Как добиться полного отказа в удовлетворении иска? Так просто на этот вопрос ответить нельзя, все зависит от дела, поскольку всегда все индивидуально. Чаще всего, отказы бывают именно из-за отсутствия надлежащих доказательств по делу, о чем мы уже писали выше. Однако, иногда стоит выбрать позицию снижения компенсации.

Самое главное, это не пускать дело на самотек. Если вы не предоставите в суд Возражение на исковое заявление, то суд скорее всего взыщет по полной.

Правообладателя подают в суды иски с завышенными суммами взыскания, которые ничем не подтверждают. И если, вы не будете возражать против заявленной суммы, то суды не будут уменьшать размер компенсации. Но если подать грамотное Возражение, то размер компенсации можно уменьшить до 1 тыс.- 10 тыс. за одно нарушение.

Что же нам говорит закон?

Таким образом, видим, что размер компенсации должен быть обоснован, чего Истцы по этим делам не делают, а следовательно нужно смело заявлять о снижении размера компенсации.

Какие могут быть основания для снижения? Ниже представлены обстоятельства, на которые обращают внимания суда при снижении. Данные основания выработаны из нашей работы, а также анализа более сотни дел в данной категории:

1. Правонарушение совершено ответчиком впервые.

2. Истец не ставил ответчика в известность о том, что он является правообладателем, не предупреждал о необходимости прекратить реализацию контрафактного товара.

3. Истец не представил суду сведения о ценах на оригинальные услуги, продаваемые самим правообладателем.

4. Ответчик являлся предпринимателем с незначительным оборотом и небольшой прибылью.

5. Истец обязан, в случае заявления ответчиком возражений, представить доказательства осуществления аналогичной предпринимательской деятельности на территории.

6. Материальное положение Ответчика.

7. Одним действием Ответчика произошло нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих одному правообладателю.

8. Нарушения были допущены ответчиком по неосторожности.

9. Торговля контрафактным товаром не являются основной.

10. Ответчик относился к субъектам малого предпринимательства, а именно к категории «Микропредприятие».

11. Убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано Ответчиком.

12. И спользование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, если дело в суде, то нужно обязательно подавать мотивированное возражение и требовать снижения компенсации, иначе суд спокойно может взыскать любую заявленную Истцом сумму до 5 000 000 рублей.

В пункте 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав , утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации , избранный правообладателем. При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

ИТОГ: Самое главное при получении требований от Правообладателя сразу же разобраться с вашими действиями, досканально все изучить и выбрать позицию, которой будете придерживаться. Если ничего не делать, то не стоит ждать ничего хорошего.

Мы понимаем, чтобы во всем этом разобраться, нужно быть юристом с солидным опытом работы в сфере интеллектуального права. Именно поэтому, мы создали группу, где обсуждаем актуальную судебную практику по искам к предпринимателям.