Самые интересные IP споры за май
Каждый месяц смотрим практику судов и Роспатента и выбираем для вас 5 самых интересных споров по интеллектуальной собственности.
1.Товарный знак "Вкусно и точка" устоял в ППС
Дело: Решение ППС
Суть спора: Владелец серии кафе в г. Грозный и правообладатель товарного знака "it's fine ТОЧКА" попытался оспорить регистрацию товарного знака. Основание - сходство с его ранее зарегистрированным товарным знаком.
Позиция заявителя:
- Элементы "Вкусно - и» и «It's fine» придают незначительные отличия, основной элемент обозначений - слово "ТОЧКА";
- Исходя из общественного мнения, отраженного в сети Интернет, потребителями воспринимается название товарного знака «Вкусно - и точка» как просто «точка», то есть в значении слова как «место» (приведены выдержки с сайта pikabu.ru, myslo.ru, sostav.ru);
- Смысловое значение обозначений примерно совпадает (место, где вкусно);
- У заявителя известная сеть кафе в Грозном, а ресторанов Макдональдс или "Вкусно и точка" там нет. Поэтому есть в Грозном появится ресторан "Вкусно и точка", потребители свяжут это не с экс-Макдональдсом, а с товарным знаком заявителя.
Позиция правообладателя:
- Результаты социологического опроса показали, что 91% опрошенных считают, что услуги под обозначениями оказывают разные компании;
- Смысловое значение разное. «Вкусно - и точка» имеет значение: «приятно на вкус и это всё, то есть окончательное решение». «it's fine ТОЧКА» передает следующий смысл: «это хорошая точка» или «это место, в котором все хорошо»;
- В словосочетаниях «Вкусно - и точка» и «it's fine ТОЧКА» наиболее существенными и определяющими смысловое значение являются словесные элементы: «Вкусно» и «ТОЧКА», соответственно;
- На дату подачи возражения обозначение «Вкусно - и точка» приобрело дополнительное смысловое значение, как сеть ресторанов, пришедшая на замену "Макдональдс".
Итог: В удовлетворении возражения отказано, товарный знак "Вкусно и точка" устоял.
Чем интересно дело:
Есть несколько интересных аспектов дела. В первую очередь - не совсем ясно, почему заявитель не ссылался на свое коммерческое обозначение. Он утверждал, что у него есть большая известность и длительное использование в городе Грозный, аренда помещений, договоры поставки, реклама. В целом, довод о том, что на конкретной территории заявитель уже известен, а Макдональдс там не был представлен - довольно сильный. Почему-то заявитель выбрал не доказывать существование коммерческого обозначения.
Также интересна аргументация и правообладателя. Он указывал, что основную индивидуализирующую функцию несет именно слово "вкусно". При этом такое слово отдельно не обладает различительной способностью для продуктов питания. Остается элемент "и точка" - и несколько ранее зарегистрированных товарных знаков с таким элементом. В будущем другие желающие оспорить товарный знак смогут ссылаться на эту часть аргументации при оценке сходства. Вместе с тем, у Системы ПБО так много товарных знаков с таким элементом, что оспорить даже часть из них будет непросто.
2. Почему не получилось аннулировать товарный знак ГАЗ: не абстрактная заинтересованность в понимании СИП
Дело: первая инстанция СИП-888/2022
Суть спора: Издатель журнала "Легендарные грузовики СССР" получил претензию от ПАО ГАЗ в связи с незаконным использованием товарных знаков. В ответ издатель обратился в суд с требованием прекратить правовую охрану серии товарных знаков ГАЗ в связи с неиспользованием в отношении товаров 16 класса МКТУ. Проблемы возникли с доказыванием заинтересованности в аннулировании - обязательное требование для удовлетворения иска.
Позиция заявителя:
- Ответчик более 3 лет не использует серию товарных знаков;
- Заинтересованность заявителя состоит в следующем:
1) заявитель получил от ПАО ГАЗ претензию по 2м знакам (а просит аннулировать 16);
2) заявитель подал заявку, но после направления предложения ответчику;
3) заявитель выпускает журнал, где как раз и написал о ГАЗ и в чем и заключалось нарушение
Позиция суда:
- Заинтересованным лицо признается, если совокупность обстоятельств свидетельствует о реальном намерении использовать обозначение для индивидуализации товаров или услуг. Ответчик действительно выпускает журнал, он относится к 16 классу МКТУ. Однако ответчик не подтвердил, что предпринял подготовительные действия к использованию этого обозначения для индивидуализации товаров.
- Действительно, существует правовая позиция, что наличие между сторонами спора о защите товарного знака является одним из оснований заинтересованности в аннулировании товарного знака. По мнению суда данное обстоятельство могло было бы свидетельствовать о наличии заинтересованности, но в деле есть другие обстоятельства, которые не позволяют сделать такой вывод;
- Один из товарных знаков ответчика является общеизвестным. Если бы ответчик аннулировал товарные знаки и начал их использовать, это привело бы к получению необоснованных преимуществ, он бы воспользовался известностью ПАО ГАЗ.
- Кроме того, в претензии было указано два товарных знака, а истец пытается аннулировать 16. То есть как минимум по 14 нет заинтересованности, а все 16 товарных знаков ПАО ГАЗ образуют серию знаков.
Итог: Суд отказал в удовлетворении требований, признал истца незаинтересованным. ПАО ГАЗ сохранило все товарные знаки.
Чем интересно дело:
Дело очень понятно аргументировано. Например, суд понятно объясняет, что вообще направление претензии может являться доказательством заинтересованности, но в данном случае есть исключения. Тем самым суд не создает противоречивый прецедент, дополняя уже сложившуюся практику новыми гранями.
На практике оказалось здорово иметь серию товарных знаков, включающую к тому же общеизвестный товарный знак. Также ответчику пригодилось то, что в претензии были указаны не все товарные знаки.
3. Как у МТС получилось зарегистрировать буквы MWS в качестве охраняемого элемента
Дело: решение ППС
Суть спора: МТС пыталась зарегистрировать товарный знак, но Роспатент сначала отказывал по причине отсутствия различительной способности. В начале ППС отказала в удовлетворении возражения, но после судебного обжалования, ППС была должна рассмотреть возражение заново.
Первоначальная позиция ППС:
- Буквы «MWS» не обладают различительной способностью, поскольку не являются словом;
- Слова "Web Services" прямо характеризуют услуги веб сервисов и тоже не обладают различительной способностью;
- При этом неохраняемый элемент MWS занимает доминирующее положение, а потому в регистрации товарного знака в целом стоит отказать.
Позиция МТС:
- Обозначение «MWS» образовано из первых букв слов «МТS Web services», приведенных в качестве расшифровки «MWS».
- Обозначение «MWS» обладает различительной способностью, поскольку является аббревиатурой и, следовательно, имеет словесный характер;
- Был проведен социологический опрос, который показал, что подавляющее количество респондентов воспринимают обозначение «MWS» как аббревиатуру - слово, состоящее из начальных букв словосочетания «MTS Web Services».
- Заявитель учредил АО «МТС ВЕБ СЕРВИСЫ» (наименование на английском языке JOINT STOCK COMPANY «MTS WEB SERVICES», сокращенное наименование на русском языке – АО «МВС», сокращенное наименование на английском языке - MWS – JSC).
Итог: Товарный знак был зарегистрирован, неохраняемый элемент - только "Web Services".
Чем интересно дело:
Суд еще раз зафиксировал правовую позицию: Чтобы признать конкретное буквосочетание именно аббревиатурой, должно быть доказано, что это буквосочетание воспринимается потребителями конкретного товара как слово, имеющее конкретное значение. Таким образом, не любое буквосочетание является аббревиатурой, но любая аббревиатура является словом.
Если проще, то для регистрации аббревиатуры стоит указать ее значение прямо на товарном знаке, как это сделал МТС. Исключение - если аббревиатура очень известная и длительно используется. При этом если аббревиатура состоит только из согласных, скорее всего потребуется провести социологический опрос.
Кажется, что через некоторое время МТС попытается зарегистрировать уже товарный знак "MWB". Заявка выглядит как первый этап долгосрочной стратегии.
4. Предприниматель в ППС снял основание для отказа в регистрации его товарного знака и получил другое
Дело: СИП-911/2022
Суть спора: Предприниматель пытался зарегистрировать товарный знак. Роспатент отказал на основании ввода в заблуждение по п.3, поскольку обозначение воспроизводит имя и фамилию известного российского бойца смешанного стиля Волкова Александра Евгеньевича. В ППС предприниматель добился снятия этого основания для отказа, но получил новое - отсутствие у обозначения различительной способности.
Так выглядело обозначение по заявке
Позиция Заявителя:
- Поскольку на товарном знаке присутствуют сразу имя и фамилия, то вместе они обладают различительной способностью;
- Обозначение представляет собой оригинальную композицию.
Позиция ППС:
- Обозначение представляет собой имя и фамилию. Оно не способно самостоятельно индивидуализировать товары и услуги одного конкретного лица среди многочисленных равноправных носителей этой фамилии и имени, в том числе являющихся также предпринимателями;
- Черный квадрат на обозначении является фоном и не придает оригинальности обозначению;
- Фамилия и имя являются широко распространенными.
Итог: В регистрации товарного знака было отказано. Предприниматель обжаловал решение в СИП, но оно осталось без изменений.
Чем интересно дело:
Дело интересно довольно проработанной позицией СИП по поводу регистрации фамилии. Также дело напоминает о том, что в ППС при обжаловании отказа или частичного отказа могут появиться новые сложности и причины для отказа.
5. Последствия указания в договоре обязательства не регистрировать похожий товарный знак
Дело: СИП-180/2022
Суть спора: Российская компания была дистрибьютором итальянской в РФ. Договором прямо был предусмотрен запрет на регистрацию похожих товарных знаков. Российская компания предположительно подделала согласие на регистрацию и зарегистрировала на себя похожий товарный знак. Итальянская компания об этом узнала и попыталась его оспорить.
В деле фигурирует сразу несколько оснований для оспаривания, нам показались наиболее интересны два.
Подделка письма-согласия: Лицо, якобы подписавшее письмо-согласие, выдало аффидавит о том, что этого не делало. Аффидавит - это заверенные письменные показания.
Была назначена экспертиза, которая показала, что письмо-согласие не подвергалось механическим воздействиям, то есть подпись там никто не менял. Но вот вопрос - является ли подпись принадлежащей тому самому лицу?
Для этого была проведена почерквоведческая экспертиза, которая показала, что подпись с большой вероятностью подделана. Точно эксперт сказать не смог, поскольку подпись слишком простая сама по себе. В совокупности доводов эксперта и его ответов на вопросы, суд пришел к выводу, что письмо-согласие не может быть принято во внимание.
Нарушение обязательства в договоре: В стороне было прямо предусмотрен запрет на регистрацию сходных обозначений. Российская сторона его нарушила, да еще и, вероятно, подделала письмо-согласие. Суд признал действия российского дистрибьютора злоупотреблением правом.
Итог: Товарный знак, зарегистрированный таким сомнительным образом, был признан недействительным.
Чем интересно дело:
Дело подтверждает значимость фиксирования запрета на регистрацию и несанкционированное использование сходных обозначений сторонами договора. В совокупности с другими обстоятельствами это может помочь в оспаривании нежелательной регистрации.
----
Больше полезных материалов по IP в нашем канале IP Universus.