О роли обобщенных подходов Роспатента в судебных спорах, связанных со сходством обозначений
В частности, отступление от методологии встречается при сравнении комбинированных обозначений. А в случае установления сильных (доминирующих) и слабых элементов в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент.
Согласно п.10 ст.1483 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с ГК РФ средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения.
Сходство сравниваемых обозначений и вероятность их смешения в гражданском обороте определяется регистрирующим органом в соответствии с методологией, которая установлена в соответствующих Правилах [2] и Руководстве [3], закрепляющем обобщенные подходы Роспатента в целях обеспечения единообразной практики экспертизы.
Суды [4] используют такие обобщающие материалы Роспатента для сравнения правовой позиции по конкретному делу с той позицией, которую этот орган считает срезом своей единообразной практики, и в случае расхождения позиции в конкретном деле с обобщенной позицией - для проверки наличия мотивов изменения подхода административного органа.
Очевидно, что немотивированное расхождение решений Роспатента с указанными методологическими подходами приводит к судебным спорам, в которых суды, признавая такие решения недействительными, отмечают в том числе непринятие Роспатентом во внимание своей же практики.
В частности, отступление от методологии встречается при сравнении комбинированных обозначений. Согласно Руководству Роспатента (п. 7.1.2.4.) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом, т.е. оценивается общее зрительное впечатление, которое эти обозначения производят на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг [5].
При этом, в случае сравнения сходных элементов сравниваемых обозначений учитывается их расположение в обозначении, то есть определяется, являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общей композиции обозначения и т.п.
СИП неоднократно отмечал [6], что в случае установления сильных (доминирующих) и слабых элементов в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, т.к. он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. При этом только ссылки на наличие изобразительного элемента в комбинированном обозначении или ссылки на отсутствие различительной способности у частей словесного элемента явно недостаточно для оценки индивидуализирующей способности словесного элемента как низкой, по сравнению с изобразительным элементом.
Таким образом, если подход Роспатента при определении доминирующего элемента основан на позиции о несущественности индивидуализирующей функции словесного элемента в спорном комбинированном обозначении, такая позиция не может просто констатироваться, а требует соответствующего обоснования. В противном случае есть риск признания такого решения регистрирующего органа незаконным ввиду нарушения методологии сравнения обозначений.
Так, в деле N СИП-443/2022 [7] суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения общества на отказ в государственной регистрации комбинированного товарного знака. По мнению Роспатента, признавшего доминирующим изобразительный элемент, словесный элемент имеет слабую различительную функцию, т.к. представляет собой сложное слово, составленное из двух логически обособляемых в нем общепринятых сокращений (аббревиатур), не обладающих различительной способностью. Однако Суд отметил, что просто ссылки на отсутствие различительной способности у частей словесного элемента явно недостаточно для оценки положения в обозначении словесного элемента, т.к. элементы, выполненные в виде единого слова, подлежат оценке без разделения на составные части. В данном случае Роспатент не учел свои же методологические подходы по оценке доминирующего элемента, согласно которым словесный элемент обозначения, выполненный более крупным шрифтом, занимающий центральное место, с которого начинается осмотр обозначения, признается доминирующим, если не установлено иное.
Таким образом, при определении сходства обозначений нужно учитывать в том числе обобщенную практику административного органа, и при иной позиции необходимо мотивировать ее расхождение с базовыми (обобщенными) подходами.
Источники:
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // СПС «КонсультантПлюс»
2. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 23.11.2020) // СПС «КонсультантПлюс»
3. Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (ред. от 25.03.2022) // СПС «КонсультантПлюс
4. См., например, Постановление Президиума СИП от 24.01.2022 N С01-2195/2021 по делу N СИП-762/2021, Решение СИП от 18.10.2022 по делу N СИП-443/2022 // СПС «КонсультантПлюс»
5. П.37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 // СПС «КонсультантПлюс»
6. См., например, Постановление Президиума СИП от 07.06.2021 N С01-345/2021 по делу N СИП-476/2020, Решение СИП от 27.02.2023 по делу N СИП-858/2022, Решение СИП от 16.02.2023 по делу N СИП-966/2022, Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2023 по делу N СИП-816/2022 // СПС «КонсультантПлюс»
7. Решение Суда по интеллектуальным правам от 18.10.2022 по делу N СИП-443/2022 // СПС «КонсультантПлюс»