Способы защиты товарного знака при незаконном использовании в доменном имени
Вопрос соотношения товарного знака и доменного имени неоднократно рассматривался многими экспертами в области интеллектуальной собственности. Очевидно, что правовой режим товарного знака и доменного имени различны, в том числе потому, что в отличие от доменного имени товарному знаку в соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставлена правовая охрана в качестве средства индивидуализации. Кроме того, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ одним из способов использования исключительного права на товарный знак помимо прочего является размещение товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Таким образом, при незаконном использовании товарного знака в доменном имени правообладатель товарного знака вправе защитить свое исключительное право. Рассмотрим способы при незаконном использовании товарного знака в доменном имени.
В соответствии с российским законодательством нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, идентичного или сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении товаров, аналогичных тем, в отношении которых данному товарному знаку предоставлена правовая охрана, без согласия правообладателя товарного знака. Требование о пресечении нарушения, выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком, может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом в судебном порядке. При рассмотрении данной категории споров суд учитывает различные обстоятельства: статус правообладателя товарного знака, использование предполагаемым нарушителем товарного знака/обозначения, сходного до степени смешения доменному имени без законных оснований, неоднократность нарушения.
Так, по делу № А40-63506/2020 Арбитражный суд города Москвы удовлетворил требования о запрете использования домена, об обязании аннулировать регистрацию доменного имени, а также о взыскании компенсации в размере 100 000 рублей (апелляционной и кассационной инстанциями решение суда первой инстанции оставлено без изменений). Спорные домены в данном деле представляли собой словесные обозначения, являющиеся сходными с товарными знаками истца. Также был принят во внимание аналогичный характер услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки, и услуг, в отношении которых используются домены. Суд установил, что ответчики неправомерно (без согласия правообладателя) используют принадлежащие истцу товарные знаки в спорных доменных именах.
Как следует из системного толкования норм международного права и положений Гражданского кодекса Российской Федерации, к товарным знакам применяется национальный принцип правовой охраны, предполагающий, что исключительные права на эти объекты интеллектуальной собственности, зарегистрированные на территории Российской Федерации, признаются и подлежат правовой охране в пределах установленных границ этого государства. При этом, в спорах по поводу доменных имен, которые идентичны или сходны до степени смешения с товарными знаками, фирменными наименованиями, суд при определении обстоятельств использования (администрирования, делегирования и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единой политике разрешения споров о доменных именах UDRP (UDRP – от англ. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), утвержденной 24 октября 1999 года Корпорацией по присвоению доменными именами и IP-адресами ICANN (далее – «Политика»).
Однако помимо судебного порядка есть административный порядок защиты товарного знака при незаконном использовании в доменном имени, а именно рассмотрение доменных споров в специализированных международных арбитражных центрах в соответствии с Политикой UDRP. Такой порядок регулируется вышеупомянутой Политикой, Едиными правилами разрешения споров в отношении доменного имени, утвержденными 28 сентября 2013 года Корпорацией по правлению доменными именами и IP-адресами ICANN и вступившими в силу 31 июля 2015 года (далее – «Правила») и Дополнительными правилами по разрешению споров в отношении доменного имени, действующими с 31 июля 2015 года.
На данный момент существует шесть организаций, которые уполномочены корпорацией ICANN на разрешение доменных споров в соответствии с процедурой UDRP: Арабский центр разрешения споров о доменных именах (ACDR); Азиатский центр разрешения споров о доменных именах (ADNDRC); Канадский международный центр разрешения споров о доменных именах (CIIDRC); Чешский арбитражный суд, арбитражный центр по спорам, связанным с Интернетом; Национальный арбитражный форум (США); Центр Всемирной организация по интеллектуальной собственности по арбитражу и посредничеству (Центр ВОИС).
В данной статье будут рассмотрены особенности административного разбирательства в отношении доменных имен в Центре арбитража и посредничества ВОИС.
В соответствии с пунктом 5 Политики лицо может инициировать административное разбирательство в Центр ВОИС, если (i) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, права на которые есть у заявителя; (ii) у нарушителя нет прав или законных интересов в отношении доменного имени; (iii) доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. Предметом такой жалобы могут выступать один или несколько доменов, предположительными администраторами которых является одно лицо. Кроме того, заявитель также может указать и несколько товарных знаков, на основании которых подана претензия ((viii), (b), 3 Политики).
Если домен первого (верхнего) уровня является международным (например,.com, .net) или родовым (например, .aero, .biz, .name), то разрешение спора осуществляется с помощью административных процедур, разработанных ВОИС и ICANN в соответствии с процедурой UDRP. Если же спор касается российской национальной доменной зоны (.RU, .SU, .РФ, а также доменов верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории РФ юридическими лицами, являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен [1]), в таком случае спор подлежит рассмотрению российским судом.
Процесс административного рассмотрения доменных споров Центром ВОИС представляет собой подачу заявителем жалобы в Центр ВОИС любым физическим или юридическим лицом в электронной форме. Затем поданная жалоба регистрируется на сайте ВОИС, присваивается номер делопроизводства и назначается менеджер по юридическим делам, уполномоченный вести переписку между сторонами спора. Началом административного разбирательства будет являться дата направления Центром ВОИС жалобы ответчику. После получения отзыва на жалобу от ответчика, назначается административная комиссия и арбитр / арбитры рассматривают возникший спор.
Если поданная жалоба соответствует формальным требованиям, менеджер по юридическим делам сообщает об этом заявителю и направляет регистратору спорного доменному имени запрос о получении (в случае, когда сведения об администраторе доменного имени не известны) или подтверждении сведений об администраторе доменного имени. Данная обязанность Центра ВОИС является бесспорным преимуществом административного порядка, так как значительно экономит затраты заявителя. Если поданная жалоба не соответствует формальным требованиям, а также в случае получения сведений об администраторе доменного имени, если они не были известны, менеджер по юридическим делам предлагает заявителю дополнить / устранить нарушения в поданной жалобе в срок, не превышающий пяти календарных дней. Если в течении данного срока заявитель не устранит предлагаемые препятствия в течении пяти дней, жалоба будет считаться отозванной.
Удобным для заявителя также является и выбор языка, на котором будем идти административное разбирательство. В соответствии с пунктом 11 Правил, если стороны не договорились об ином, языком разбирательства по умолчанию является язык соглашения о регистрации доменного имени, при условии, что комиссия вправе определить иное. Однако в некоторых случаях может потребоваться использование языка, отличного от языка регистрационного соглашения. Такие случаи включают в себя: (i) доказательства того, что ответчик не сможет понять язык жалобы; (ii) язык/графику доменного имени, в частности, если он совпадает с языком знака заявителя; (iii) любой контент на веб-странице под спорным доменным именем; (iv) предыдущие дела с участием ответчика на определенном языке; (v) переписка между сторонами; (vi) потенциальная несправедливость или неоправданная задержка в переводе истцом жалобы; (vii) доказательства других зарегистрированных на заявителя доменных имен, используемые или соответствующие определенному языку, (viii) в случаях, связанных с несколькими доменными именами.
На мой взгляд, одной из самых интересных особенностей административного рассмотрения Центром ВОИС является то, что заявитель и ответчик вправе назначить арбитра по своему усмотрению. Подавая жалобу, заявитель вправе выбрать количество арбитров, которые будут рассматривать спор: одного или трех. При чем, если заявитель выбирает трех арбитров, он также может указать трех кандидатов из списка членов кандидатов арбитров ВОИС, одного из которых Центр ВОИС выберет для рассмотрения спора ((iv), (b), 3 Политики). Если заявитель в жалобе указывает на рассмотрение спора одним арбитром, а ответчик настаивает на рассмотрении спора тремя арбитрами, то в таком случае ответчику необходимо будет доплатить пошлину и указать предполагаемых арбитров. В данном случае Центр ВОИС назначит одного кандидата по выбору заявителя, второго – по выбору ответчика, третьего – по своему усмотрению.
Следующей особенностью рассмотрения дела в административном порядке является заочный порядок рассмотрения жалобы. Такой порядок несомненно удобен и способствует достаточно быстрому рассмотрению спора. Согласно пункту 15 Правил, арбитр рассматривает дело исключительно на основании документов и объяснений, представленных сторонами. Предоставление дополнительных документов производится только по запросу Центра ВОИС.
Еще одной особенностью рассмотрения жалобы Центром ВОИС является сравнительно небольшой срок, который установлен для данной процедуры. В общей сложности с момента подачи жалобы до вынесения решения административной комиссией установлен срок от двух до трех месяцев в зависимости от момента предоставления ответчиком отзыва (на предоставление отзыва ответчику предоставлен срок, не превышающий двадцати календарных дней). Для сравнения, процессуальный срок рассмотрения доменного спора российским судом с соблюдением досудебного порядка (при последующем предъявлении материальных требований), включая две инстанции, в лучшем случае будет составлять от шести месяцев.
В соответствии с п. 4 Политики по своему усмотрению заявитель имеет право требовать либо передать оспариваемое доменное имя заявителю, либо обязать регистратора отменить регистрацию спорного доменного имени. При рассмотрении аналогичного дела в российском суде, истец также в соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. При подаче жалобы в Центр ВОИС у заявителя нет возможности требовать от ответчика взыскания компенсации. Кроме того, при рассмотрении дела в российском суде сторона, в пользу которой был принят судебный акт, имеет право взыскать судебные издержки с другой стороны.
Подавая жалобу в Центр ВОИС, заявитель в совокупности должен доказать три факта: 1) спорное доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком / товарными знаками заявителя; 2) у администратора спорного доменного имени нет прав и законных интересов в отношении доменного имени; 3) спорное доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно ((ix), (b), 3 Политики). Ответчик же в ответе на поданную жалобу может указать следующие факты: 1) ответчик добросовестно использовал спорное доменное имя до подачи соответствующей жалобы; 2) ответчик использует спорное доменное имя в некоммерческих целях и не преследует цель извлечения выгоды; 3) ответчик имеет широкую известность среди потребителей.
Также следует отметить, что рассмотренная выше процедура не препятствует возможности рассмотрения спора о том же доменном имени в российском суде как до, так и после рассмотрения спора в административном порядке.
Таким образом, у административного способа защиты права на товарный знак при незаконном использовании в доменном имени в Центре ВОИС определённо есть как свои плюсы, так и свои минусы. В этой связи выбор способа защиты нарушенного права лица остается на его усмотрение.
Источник:
1. Приказ Роскомнадзора от 29.07.2019 № 216 «Об определении перечня групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону».