Определение сильных и слабых элементов товарного знака
Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. При этом, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. Пункт 162 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» устанавливает, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.
Но как же определить, какие элементы товарного знака являются сильными, а какие слабыми? В настоящей статье данный вопрос будет рассмотрен с точки зрения актуальной судебной практики.
В Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021 указано, что те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно. В частности, сила элемента устанавливается:
- в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака;
- применительно к конкретным товарам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров);
- исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей.
Учет других элементов товарного знака
Доводы о силе конкретного элемента конкретного товарного знака могут быть проанализированы только с учетом других элементов этого же товарного знака.
Так, часто использующийся в товарных знаках элемент может иметь меньшую силу, чем элемент, редко встречающийся в товарных знаках. Из этого исходит, например, пункт 2.471 Руководства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO Intellectual Property Handbook), предполагающий, что, когда сравниваются товарные знаки, имеющие совпадающий элемент, принимается во внимание наличие иных товарных знаков иных правообладателей с таким же элементом. Если такие знаки имеются, то потребитель привыкает к использованию этого элемента разными лицами и не обращает на него особое внимание как на элемент, отличающий знаки.
Из этой же логики исходит и Роспатент при экспертизе заявленного в качестве товарного знака обозначения. Так, Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» в пункте 7.3.2 установлено, что «в качестве довода, свидетельствующего об отсутствии угрозы смешения потребителями заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, могут быть приведены сведения о том, что совпадающий или сходный элемент сравниваемых товарных знаков используется в составе товарных знаков и обозначений, используемых третьими лицами. В таком случае факт одновременного использования многими лицами совпадающих или сходных элементов товарных знаков и обозначений может быть учтен при оценке значимости указанных элементов в сравниваемых товарных знаках и обозначениях для целей индивидуализации соответствующих товаров и услуг. В частности, с учетом конкретных обстоятельств может быть сделан вывод о том, что входящий в состав большого количества товарных знаков и обозначений элемент является слабым и его совпадение или сходство в сравниваемых товарных знаках и обозначениях само по себе не ведет к их сходству до степени смешения».
Восприятие потребителями
Как указано в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2021 по делу № СИП-871/2020, от 17.12.2021 по делу № СИП-591/2020 и других для случая, когда товарный знак состоит из нескольких слов, необходимо определить, не воспринимаются ли они в качестве устойчивых неделимых словосочетаний или фразеологизмов.
Для случая, когда «младший» товарный знак состоит из нескольких слов, необходимо определить, не воспринимаются ли они в качестве устойчивых неделимых словосочетаний (например, "глазное яблоко", "бабье лето", "слуга народа", "битый час", "добрая традиция") или фразеологизмов (например, "шапка Мономаха").
Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их слов. Значение таких выражений не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе: слова словосочетания теряют все самостоятельные признаки слова (лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию), кроме звукового облика. Связь между словами в составе таких выражений неразделимая. Соответственно, такие выражения хотя формально и состоят из нескольких слов, но за счет своей целостности и утраты отдельными лексическими единицами признаков слова воспринимаются в качестве единого элемента. Несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент не только в вышеуказанных случаях, но и исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака. Таким образом, определение количества элементов в товарном знаке осуществляется исходя из его восприятия потребителями.
Например, в деле № СИП-434/2023 президиум Суда по интеллектуальным правам (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2024) установил, что суд первой инстанции правомерно исходил из того, что спорный товарный знак включает в себя единую конструкцию, которая не распадается на отдельные словесные элементы "ПЛАНЕТА" и "СИБИРЬ". Действуя в контексте изложенной логики, суд первой инстанции пришел к закономерному выводу о том, что входящее в состав спорного обозначения слово "ПЛАНЕТА" не воспринимается в качестве противопоставленного знака обслуживания, зарегистрированного на имя Ибатуллина А.В.
Таким образом, определение сильных и слабых элементов товарного знака определяются не абстрактно, а в каждом конкретном случае индивидуально с учетом других элементов товарного знака, а также с учетом восприятия элементов потребителями.