Основания для отказа в регистрации товарного знака и способы их преодоления

Регистрация товарного знака представляет собой трудоемкую процедуру, включающую несколько стадий, ключевой из которых является экспертиза заявленного обозначения. Именно от того, какие результаты повлечет за собой экспертиза заявленного обозначения, будет зависеть дальнейший «жизненный цикл» заявленного обозначения. Остановимся более подробно на этом этапе экспертизы и его особенностях.

Как следует из положений ст. 1499 Гражданского кодекса Российской Федерации, «Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы. В ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 6, подпункта 1 пункта 7, подпункта 3 пункта 9 (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 настоящего Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.».

Таким образом, в ходе экспертизы заявленного обозначения проходит проверка на соответствие заявленного обозначения требованиям вышеуказанных статей. В случае, если экспертиза выявляет какие-либо несоответствия, заявителю направляется уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения, в котором прописываются конкретные основания (указывается ссылка на пункт/пункты статьи ГК РФ), по которым товарный знак не может быть зарегистрирован.

Важно отметить, что заявитель может представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов. Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, вместе с тем очень важно соблюсти сроки для их предоставления в адрес экспертизы – такой срок строго регламентирован, и он составляет шесть месяцев со дня направления заявителю указанного уведомления. Таким образом, получив уведомление экспертизы, у заявителя есть шестимесячный период, чтобы проработать возможные варианты для преодоления доводов экспертизы и предпринять необходимые действия. Решение о принятии доводов остается на усмотрение экспертизы. Следует заметить, что продление срока ответа на уведомление не предусмотрено.

Каждая заявка на товарный знак – это уникальный проект со своими особенностями и ключевыми моментами. Делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем нет какого-либо универсального «рецепта» по преодолению доводов экспертизы, который применим ко всем заявкам. Вместе с тем, можно выделить несколько типовых опций для преодоления доводов экспертизы в зависимости от оснований для отказа.

Как следует из положений п.1 ст.1483 ГК РФ:

«1. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью».

В качестве примера разберем случай, когда экспертиза в уведомлении указывает на описательность знака для заявленных услуг. В этом случае возможно, например, приводить доводы о фантазийности заявленного обозначения применительно к тем услугам, для которых испрашивается его регистрация. Также полезно будет приобщить документы, подтверждающие использование знака заявителем, – тем самым показать, что в ходе интенсивного использования товарный знак приобрел различительную способность. Кроме того, в качестве подкрепления мнения заявителя, можно использовать практику Роспатента по регистрации подобных знаков.

Как следует из положений п.3 ст.1483 ГК РФ:

«3. Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.»

В качестве примера рассмотрим случай, когда в уведомлении экспертиза указывает на то, что заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и ссылается на информацию в сети Интернет, где аналогичный знак используется иным лицом (не заявителем по заявке). В этом случае необходимо будет документально подтвердить связь заявителя и того лица, информация о котором размещена на сайте. Важно, чтобы документы отражали связь компаний.

Как следует из положений п.6 ст.1483 ГК РФ:

«6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.»

В качестве примера разберем случай, когда в уведомлении экспертиза по заявке на комбинированный товарный знак противопоставляет также комбинированный товарный знак с более ранним приоритетом. При подготовке ответа важно проанализировать обозначения по трем критериям сходства: фонетический, семантический и графический – и грамотно расписать отличия в знаках по каждому из них.

Согласно п. 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, «обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия».

Таким образом, Правилами установлено, что при сравнении заявленного обозначения с другими обозначениями для установления сходства (или несходства) до степени смешения учитывается обозначение в целом. В связи с чем, при ответе на уведомление необходимо привести доводы о несходстве знаков по трем вышеуказанным критериям и аргументировать, что указанные различия обеспечивают совершенно различное восприятие сравниваемых знаков, и знаки не ассоциируются друг с другом.

Дополнительно к вышеуказанным аргументам также можно представить документы, подтверждающие использование заявителем товарного знака и его присутствие на рынке.

Вышеуказанные примеры позволяют наглядно показать, какие варианты по преодолению доводов экспертизы могут быть. Вместе с тем, это лишь малая часть возможных опций, поскольку каждая заявка требует индивидуального подхода и проработки стратегии применительно к конкретному случаю. Очень важно грамотно подойти к подготовке ответа на уведомление, проработать возможные варианты действий и привести весомые аргументы в пользу регистрации товарного знака.

Также следует отметить, что в уведомлении экспертизы может быть указано как одно основание для отказа в регистрации, так и несколько – все зависит от заявленного обозначения, которое было подано на регистрацию в качестве товарного знака.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что перед тем, как подавать заявку на товарный знак, очень важно провести его оценку на предмет охраноспособности и проанализировать возможные основания для отказа в регистрации. Грамотная подготовка к регистрации товарного знака позволит подготовить обозначение, отвечающее всем установленным требованиям, и экспертиза пройдет без вынесения уведомления, что положительно отразится на сроках регистрации.

Автор: Мария Дворникова