Предварительный отказ по заявке на регистрацию товарного знака: что делать?
Вы подали заявку на регистрацию товарного знака и спустя 2–3 месяца получили уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Российской Федерации?
Это означает, что по вашему обозначению был вынесен предварительный отказ. Сейчас Роспатент считает, что ваше обозначение нельзя зарегистрировать и у вас есть 6 месяцев, чтобы его переубедить.
Причин для вынесения предварительного отказа много, указаны они в статье 1483 Гражданского кодекса РФ.
Разберем самые частые из них:
Ваше обозначение сходно до степени смешения с уже существующим товарным знаком или заявкой на регистрацию товарного знака.
Это означает, что для аналогичных товаров или услуг уже зарегистрирован товарный знак похожий на ваш.
Какие варианты выхода из ситуации?
1. Получить согласие от предпринимателя, зарегистрировавшего знак ранее и представить его в Роспатент;
2. Аннулировать противопоставленный знак в административном или судебном порядке (такой способ подходит, если имеются правовые основания для аннулирования товарного знака);
3. Доказать Роспатенту, что ваши товарные знаки не сходны (составить подробный анализ ваших обозначений, доказывающий отсутствие сходства).
Ваше обозначение не обладает различительной способностью.
Такое возможно, если ваш товарный знак состоит только из согласных букв, цифр и простых фигур или если он указывает на характеристики товаров или услуг. Например, нельзя зарегистрировать товарный знак "Сделано вручную" или товарный знак "Хлеб" для хлебобулочных изделий.
Какие варианты выхода из ситуации?
- Доказать, что вы активно используете ваш бренд и он ассоциируется именно с вами. По такому пути пошли BMW, KFC и многие другие бренды;
- Написать обоснованную правовую позицию, которая убедит Роспатент в том, что ваше обозначение не является описательным.
Ваше обозначение вводит потребителей в заблуждение.
Такое часто происходит, если ваше обозначение содержит какие-то характеристики, которые Роспатент считает ложными. Например, если ваш логотип содержит словесный элемент "сделано в Италии", а ваше юридическое лицо зарегистрировано в России. Также зачастую Роспатент указывает на введение в заблуждение, если на рынке уже есть известный бренд (без зарегистрированного товарного знака), совпадающий с вашим.
Какие варианты выхода из ситуации?
- Докажите, что характеристика товара не является ложной. Предоставьте все необходимые подтверждающие документы, например, докажите наличие производства в Италии или то, что вы известнее существующего на рынке бренда;
- Исключите вводящий в заблуждение элемент из товарного знака (это возможно, если он не занимает доминирующего положения).
Важно! Не смотря на то, по какому основанию был вынесен предварительный отказ в регистрации товарного знака, необходимо дать ответ Роспатенту в течение 6 месяцев. Если не сделать это, несмотря на то, прав Роспатент или нет - по вашему товарному знаку будет вынесен отказ в регистрации. Обжалование такого решения возможно в течение 4 месяцев с момента вынесения отказа в Палате по патентным спорам, а также это потребует уплаты дополнительной пошлины в размере 9 тысяч рублей.