Как мы защитили разработчика программного обеспечения от нелицензионного использования в споре против Ситибанка

Наш доверитель – компания Smart Engines Services («SES») – является разработчиком программного обеспечения для крупнейших российских и иностранных банков.

Ключевой продукт SES - это программа Smart IDReader, которая с внедрением методов машинного зрения позволяет распознавать данные с документов с непревзойденной точностью на любых устройствах: мобильных телефонах, веб-камерах и сканерах.

Больше информации о продуктах SES здесь: https://smartengines.ru/smart-idreader/

В апреле 2020 г. между SES и АО КБ «Ситибанк» («Ситибанк») был заключен лицензионный договор, по которому SES предоставила Ситибанку права использования программы Smart IDReader. В течение 2 лет банк использовал программу без каких-либо проблем.

В марте 2022 г. Ситибанк уведомил SES о расторжении лицензионного договора.

Все бы ничего, но в июне 2022 г., то есть спустя 3 месяца с даты расторжения лицензионного договора, SES установила косвенные признаки использования программы.

Так, сотрудник банка обратился к поддержку SES c вопросом о том, какая версия библиотеки программы является актуальной. Это означало, что Ситибанк де-факто использует программу и в нарушение условий договора не удалил программу со своих устройств.

SES с нашей помощью обратилось к Ситибанку с претензией, требуя незамедлительно прекратить использование программы и предоставить сведения о количестве распознаваний.

Ситибанк оставил претензию без ответа, что стало поводом для обращения в суд с иском о признании факта нелицензионного использования программы и о взыскании компенсации за такое использование в размере 5 млн. руб.

Правовым основанием для предъявления иска стали положения закона о праве лицензиата предъявить иск к лицам, использующим результаты его интеллектуальной деятельности без согласия лицензиата.

Использование результата интеллектуальной деятельности после прекращения действия лицензионного договора не допускается (п.3 ст.1257 ГК РФ).

В случаях нарушения исключительного права на произведение (а программа является произведением) правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя (п.3 ст.1252 ГК РФ):

- возмещения убытков или

- выплаты компенсации.

Как правило, правообладатели взыскивают именно компенсацию, так как состав доказывания в этом случае сокращенный – для взыскания компенсации достаточно установить факт нелицензионного использования.

Однако суд вправе эту компенсацию снизить. Что должен учитывать суд при разрешении спора о взыскании компенсации за нелицензионное использование для того, чтобы определить итоговый размер компенсации:

- характер допущенного нарушения,

- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,

- наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),

- вероятные имущественные потери правообладателя и др.

В суде Ситибанк признал факт неудаления программы из своих устройств, однако пытался показать суду, что эта оплошность связана с небрежностью IT-сотрудников банка, а программа в итоге была удалена в сентябре 2022 (уже после предъявление иска SES).

Ситибанк предоставил информацию, что фактически банк не пользовался программой после прекращения договора (количество распознаваний было незначительным, по мнению банка).

Суд оценил доводы SES и Ситибанка и пришел к следующим выводам:

При этом суд снизил размер компенсации до 500 000 руб. С текстом решения в полном объеме можно ознакомиться здесь.

Дело приобрело большую огласку в СМИ, например:

Российская Газета: Российская дочка американского банка признана виновной в использовании нелицензионного софта.

Коммерсант: Суд частично удовлетворил иск к Ситибанку о нелегальном использовании российского ПО.

Frank: Суд посчитал, что Ситибанк нелегально пользовался российским ПО.

Inc Russia: «Ситибанк» оштрафовали за нелегальное использование российского ПО.

Решение вступило в законную силу и не было оспорено Ситибанком.

* * *

Если принадлежащие Вам объекты интеллектуальной деятельности подвергаются подобным нарушениям, то мы будем рады помочь защитить Ваши права.

Спасибо за внимание!

Арам Григорян, адвокат