Получил иск/претензию за продажу контрафактного товара на Ozon/Wildberries. Что делать? Товарные знаки
Вы можете оставить свой вопрос или прислать иск/претензию в нашу группу Вконтакте и наши юристы бесплатно оценят вашу ситуацию и подскажут какую позицию избрать:
1. Где вас нашли?
Правообладатель вправе требовать компенсацию не только за сам факт реализации ему контрафактного товара, а просто за размещение карточки этого товара на маркетплейсах (предложение к продаже). С этой целью представители правообладателей регулярно осуществляют мониторинг товаров на сайтах Вайлдберриз/Озон.
Согласно пунктам 4,5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. № 19 предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак. Хранение продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, признается нарушением прав на товарный знак, если хранение осуществляется с целью введения такой продукции в хозяйственный оборот.
Вам придет претензия на электронную почту или на почтовый адрес с ссылкой на товар, скриншотами и требованием выплатить компенсацию, незамедлительно ответить на полученную претензию. В данном случае, следует также изучить полученные документы, а именно проверить есть ли доверенность, оформлена ли она надлежащим образом, как правообладатель обосновывает свое право на владение товарным знаком, какие документы предоставляет в доказательство этому, Внимательно сравнить совпадает ли товарный знак правообладателя с товарным знаком на вашем товаре. Проверить надлежащим ли образом удостоверены прилагаемые скриншоты карточки товара.
Если будут обнаружены недочеты со стороны Правообладателя хотя бы по одному из вышеуказанных пунктов, то это может служить обстоятельством для отказа в выплате компенсации, а требования правообладателя не будут являться законными.
2. Как реагировать на претензию? Досудебное урегулирование.
Если дело дошло до судебного разбирательства, пролистайте до следующей главы
Если претензия подана по доверенности от лица Правообладателя, то первым делом нужно проверить доверенность представителя, а именно срок действия доверенности, имеет ли представитель правообладателя право на предъявление таких претензий.
Если доверенность была выдана нотариусом, то ее действительность можно проверить на сайте: https://www.reestr-dover.ru/
Не все доверенности выдаются нотариусом, юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе выдавать доверенности на своем бланке без обращения к нотариусу. Такая доверенность должна быть подписана генеральным директором или самим индивидуальным предпринимателем и скреплена печатью.
Затем, нужно проверить каким образом Правообладатель подтверждает факт нарушения.
Согласно пункту 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.
Как мы уже писали раньше, нарушением может считаться не только факт продажи, но и факт выставления товара на продажу для неограниченного круга лиц.
В этом случае Правообладатель подтверждает нарушением скриншотом.
Судебная практика предъявляет несколько требований к таким скриншотом, чтобы они были приняты в качестве надлежащего доказательства.
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ:
Если вы правильно произвели оценку предъявленной вам Претензии и доказательств правонарушения и пришли к выводу, что Правообладатель действительно готов обратиться в суд и с документами у него все в порядке, то стоит предложить заключить досудебное соглашение.
Как же договориться? Вы можете им написать на электронную почту или позвонить по телефону и жалобно спросить готовы ли они скинуть какую-либо сумму?
Однако не стоит принимать поспешных решений. Лучший подход в досудебном урегулировании это направить официальный ответ на досудебную претензию, где в соответствии с действующими нормами права, разъяснениями Пленумов ВС РФ, а в особенности судебной практикой разъяснить им, что предложенная вами сумма является выгодной для обеих сторон, а их обращение в суд выгоды им не принесет.
3. Что делать если дело уже в суде? Готовим возражение на иск.
Итак, Вам почтой пришло исковое заявление или вы обнаружили в картотеке дел арбитражного суда дело против Вас и не знаете что же делать.
Если вдруг кто не сталкивался, то картотеке дел арбражного суда здесь: https://kad.arbitr.ru/ Вы можете просто вбив свое ФИО, наименование организации или ИНН найти все судебные дела против Вас.
Как добиться полного отказа в удовлетворении иска? Так просто на этот вопрос ответить нельзя, все зависит от дела, поскольку всегда все индивидуально. Чаще всего, отказы бывают именно из-за отсутствия надлежащих доказательств по делу, о чем мы уже писали выше. Однако, иногда стоит выбрать позицию снижения компенсации.
Самое главное, это не пускать дело на самотек. Если вы не предоставите в суд Возражение на исковое заявление, то суд скорее всего взыщет по полной.
Правообладателя подают в суды иски с завышенными суммами взыскания, которые ничем не подтверждают. И если, вы не будете возражать против заявленной суммы, то суды не будут уменьшать размер компенсации. Но если подать грамотное Возражение, то размер компенсации можно уменьшить до 1 тыс.- 10 тыс. за одно нарушение.
Что же нам говорит закон?
Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абз. второй п. 3 ст. 1252), в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Низший предел размера компенсации, установленный ст. 1301 и 1515 ГК РФ, составляет 1 000 рублей.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 62 Постановления № 10).
Таким образом, видим, что размер компенсации должен быть обоснован, чего Истцы по этим делам не делают, а следовательно нужно смело заявлять о снижении размера компенсации.
Какие могут быть основания для снижения? Ниже представлены обстоятельтсва, на которые обращают внимания суда при снижении. Данные основания выработаны из нашей работы, а также анализа более сотни дел в данной категории:
1. Правонарушение совершено ответчиком впервые.
2. Истец не ставил ответчика в известность о том, что он является правообладателем, не предупреждал о необходимости прекратить реализацию контрафактного товара.
3. Истец не представил суду сведения о ценах на оригинальные услуги, продаваемые самим правообладателем.
4. Ответчик являлся предпринимателем с незначительным оборотом и небольшой прибылью.
5. Истец обязан, в случае заявления ответчиком возражений, представить доказательства осуществления аналогичной предпринимательской деятельности на территории.
6. Материальное положение Ответчика.
7. Одним действием Ответчика произошло нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих одному правообладателю.
8. Нарушения были допущены ответчиком по неосторожности.
9. Торговля контрафактным товаром не являются основной.
10. Ответчик относился к субъектам малого предпринимательства, а именно к категории «Микропредприятие».
11. Убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано Ответчиком.
12. Использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).
Таким образом, если дело в суде, то нужно обязательно подавать мотивированное возражение и требовать снижения компенсации, иначе суд спокойно взыщет любую заявленную Истцом сумму до 5 000 000 рублей.
В пункте 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.
В пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав , утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации , избранный правообладателем.При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.