Основные положения лицензионного соглашения по английскому праву

В Великобритании правила, регулирующие лицензирование исключительных прав, содержатся в Законе о патентах 1977 года (Patents Act), Законе об авторском праве, промышленных образцах и патентах 1988 года, раздел 90 (Copyright, Designs and Patents Act), Законе о товарных знаках 1994 года, разделы 28-31 (Trade Marks Act).

Можно отметить следующие общие особенности лицензионного соглашения в английском праве:

1. Отсутствие требований к форме лицензионного договора (он может заключаться и в устной форме), кроме случаев передачи прав на зарегистрированный товарный знак и исключительной лицензии авторских прав, исключительной лицензии промышленного образца.

2. Отсутствие единообразного требования регистрации всех лицензионных договоров, кроме передачи лицензий на товарные знаки и исключительных патентов.

Ключевые положения лицензионного соглашения по английскому праву:

1. Определение конкретной интеллектуальной собственности, в отношении которой выдается лицензия.

Лицензия может выдаваться на

· передачу технологий (в том числе патенты и ноу-хау),

· программное обеспечение,

· товарные знаки,

· образы персонажей из области телевизионного и кинопроизводства, индустрии музыки и развлечений,

· доменные имена,

· селекционные сорта растений, семян и т.п.,

· зарегистрированные промышленные образцы и права на них.

2. Вид лицензий

Исключительная лицензия (Exclusive license) – означает, что исключительно указанный в лицензионном соглашении лицензиат (и никто иной, включая лицензиара) вправе использовать соответствующие права интеллектуальной собственности.

Неисключительная лицензия (Non-Exclusive License) – означает, что наряду с указанным в лицензионном соглашении лицензиатом лицензиар вправе продолжать использовать данную интеллектуальную собственность, а также разрешить другим лицензиатам также использовать данную интеллектуальную собственность (при этом возможно условие, при котором лицензиар предоставляет лицензии только ограниченной группе других лицензиатов, которые соответствуют определенным критериям и/или ограниченное количество лицензий – co-exclusive license).

Единственная лицензия (Sole License) – означает исключительную лицензию с оставлением за лицензиаром всех прав на использование данной интеллектуальной собственности.

3. Размер лицензии – означает конкретизацию сферы действия лицензии по видам деятельности (производство, продажа, поставка и т.п.), области использования, территории, а также право (или отсутствие прав) лицензиата на выдачу сублицензий другим лицам.

4. Контроль качества лицензионного продукта.

Лицензии на товарные знаки содержат подробные положения о контроле качества, поскольку такие лицензии часто выдаются с правом производства продукции, либо в контексте дистрибьюторского соглашения, по которому лицензиат распространяет производимую лицензиаром продукцию. Следует иметь ввиду, что по английскому праву, если правообладатель зарегистрированного товарного знака допускает использование лицензиатом знака на товарах и услугах более низкого качества, чем у лицензиара, регистрация такого знака может быть отменена на законном основании, в связи с тем, что знак стал ложным, т.к. вводит публику в заблуждение относительно качества товара (“обман общественности” – Trade Marks Act, 1994).

Соответственно, c этой целью соответствующие лицензионные соглашения содержат положения об осуществлении контроля качества товаров и услуг (указываются стандарты, которым должны соответствовать товары и их упаковка; обязанности лицензиата предоставлять лицензиару образцы своей продукции и обязанности лицензиара оказывать техническое содействие в производстве продукции и оказании услуг; права лицензиара по инспекции процесса производства, упаковки и хранения продукции и отзыву продукции с рынка при несоответствии стандартам качества).

5. Вознаграждение лицензиара

Виды вознаграждения лицензиара:

· роялти (комбинация роялти),

· выплаты по достижении определенных этапов (milestones),

· авансовый взнос,

· неисключительные права на технологию другой стороны (в случае перекрестного лицензирования),

· акции компании другой стороны (при создании совместного предприятия).

Роялти – наиболее распространенная форма оплаты – может быть фиксированной (за каждый проданный лицензионный продукт) или рассчитываться как процент от чистой стоимости продаж лицензионных продуктов/продуктов, включающих лицензионные продукты. При этом стороны лицензионного соглашения предусматривают механизм, позволяющий лицензиару осуществлять проверку правильности выплачиваемых ему сумм в качестве предусмотренного лицензионным соглашением вознаграждения.