Товарный знак на доменное имя

Как усилить правовую защиту сайта – защита от риска однажды потерять домен

Доменное имя, в отличие от товарного знака, не объект интеллектуальной собственности, а потому не охраняется законом. Любой желающий может зарегистрировать домен, по написанию очень похожий на ваш, и продавать на таком сайте продукты той же номенклатуры, что и вы. До тех пор, пока недобросовестный конкурент продает аналогичную продукцию, но под своим брендом, его невозможно привлечь к ответственности, потому что закон он не нарушает. В итоге вы теряете целевых покупателей, недополучаете прибыль, пока ваши клиенты путают названия доменных имен и по ошибке попадают не к вам в интернет-магазин, а к конкуренту.

Эту ситуацию можно пресечь одним способом – регистрацией доменного имени в качестве товарного знака (ТЗ). Как только зарегистрируете домен как ТЗ, вы сможете потребовать блокировки любого сайта, который как-то напоминает ваш. И закон будет на вашей стороне. Рассказываем, как это сделать.

Регистрация доменного имени и регистрация товарного знака на домен – это две разные процедуры, имеющие разную правовую основу.

Регистрация (покупка) доменного имени проходит онлайн у Регистратора доменов. Вы выбираете в базе свободный домен и зону (ru, com, by, org и тд.) и заполняете анкету. После простой проверки сведений Регистратор оформляет права на домен на имя заявителя на срок от 1 года до 10 лет. По окончании этого периода право на домен можно продлевать неограниченное количество раз.

На заметку! Если домены отличаются друг от друга хотя бы одной буквой, они считаются разными. Например, tinner.com и tinner.ru: если занят один, то другой может быть свободен для оформления.

После оформления домена можно сразу подать документы на его регистрацию в качестве словесного товарного знака. Заявление подают в Роспатент (ФИПС). Это централизованный государственный орган, который отвечает за учет и регистрацию объектов интеллектуальной собственности. Регистрация в Роспатенте – длительная и сложная процедура, которая проходит в несколько этапов и занимает от 2 до 6 месяцев. При подаче документов заявитель оплачивает государственную пошлину в размере 33 000 рублей.

Не каждый домен можно зарегистрировать в качестве ТЗ. Госорган проверяет доменное имя по трем критериям охраноспособности:

1) различительная способность – имя сайта отличается от уже зарегистрированных словесных товарных знаков написанием, звучанием и смысловой нагрузкой;

2) отсутствие нарушений публичных, общественных интересов и норм морали – ФИПС не зарегистрирует домен, имеющий нецензурное смысловое значение, а также никнеймы, отсылающие к федеральным объектам и общеизвестным обозначениям;

3) отсутствие признаков, которые могут ввести потенциального потребителя в заблуждение.

Если домен не соответствует хотя бы одному условию, ФИПС откажет в правовой защите и уплаченную пошлину не вернет.

На заметку! Чтобы сохранить время и деньги, рекомендуем заранее проверить соответствие домена условиям охраноспособности. Это можно сделать самим или с помощью патентного поверенного. Проверять нужно в открытых реестрах Роспатента с учетом класса МКТУ. Для проверки откройте базу, введите в поиск название домена и рядом укажите класс, для которого желаете зарегистрировать ТЗ. Система автоматически выдаст похожие уже зарегистрированные товарные знаки. Если найденные знаки различаются с вашим доменом одной-тремя буквами или объекты имеют схожее звучание, ФИПС откажет в регистрации.

Патентный поверенный проведет базовую проверку вашего обозначения бесплатно.

На заметку! Существуют понятия «охраняемая» часть товарного знака и «неохраняемая». Неохраняемая – та часть ТЗ, которая не может быть взята под правовую защиту. В доменных именах к неохраняемой части относят доменную зону. Например, в товарном знаке «tinner.com» под правовую защиту нельзя взять слово «com».

После регистрации владелец ТЗ получает свидетельство о правовой защите домена как товарного знака. Срок действия свидетельства длится 10 лет. Потом документ можно продлевать неограниченное количество раз еще на 10 лет.

На заметку! Не стоит путать регистрацию домена в качестве товарного знака с патентованием. Запатентовывать можно изобретения, способы, методы, технологии получения полезного продукта, полезные модели и промышленные образцы. Когда речь идет о регистрации словесного, графического или иного обозначения, говорят об оформлении свидетельства на товарный знак, а не о получении патента.

Зарегистрировать домен в качестве товарного знака можно:

1) с указанием доменной зоны, например, vili.ru, «вили.ру» (№№ 823446), «карент.ру» (№ 797631), bricsmath.com (№832737);

2) без указания доменной зоны – vestar (№823421), seliverstova (№764493);

3) вместе с графическим оформлением:

Если домен не зарегистрирован как товарный знак, есть высокий риск, что случится одна из двух ситуаций:

1) обнаружится, что ваш домен полностью или частично схож с чужим товарным знаком, и однажды объявится собственник ТЗ с требованием передать ему домен;

2) другой, юридически подкованный предприниматель, захочет развивать бизнес под товарным знаком, похожим на ваш домен, и зарегистрирует его как ТЗ в Роспатенте, а после отправит вам письмо с просьбой прекратить пользоваться теперь уже его домен.

Тот, кто зарегистрировал домен как ТЗ, имеет больше прав на него. Проигнорировав требование передать спорный домен, вы можете довести дело до суда. Скорее всего, Суд по интеллектуальному праву встанет не на вашу сторону. Дело может закончиться потерей сайта и выплатой штрафа за нарушение чужих прав. Размер штрафа может достигать 200-300 тыс. рублей.

Случай из практики. В 2011 году SwatchAG (производитель часов) подал иск на администратора домена swatch.ru за нарушение исключительных прав на ТЗ «Swatch». Истец настаивал на отчуждении домена и выплате денежной компенсации в объеме 50 000 рублей. Суд удовлетворил иск частично – обязал нарушителя передать права на спорное имя сайта и выплатить штраф в размере 10 000 рублей.

На заметку! Администраторы вкладывают время и деньги в продвижение сайта в поисковых системах (ПС). Показатели поисковой выдачи привязываются к домену, поэтому потерю домена приравнивают к потере вложенных в раскрутку средств и усилий. Отчужденный домен перейдет к новому владельцу вместе с наработанной репутацией в ПС. Чтобы не допустить этого, рекомендуем заранее побеспокоиться о регистрации домена в качестве товарного знака.

Владельцы незарегистрированных доменов в качестве ТЗ также могут столкнуться с мошенниками – неймсквоттерами и киберсквоттерами. Это лица, которые выслеживают незащищенные законом домены и регистрируют их на себя с опережением для последующего шантажа администратора.

На заметку! Даже если владелец исключительных прав на ТЗ не потребует изъятия или блокировки домена, он имеет полное право остановить любую рекламу в Яндекс Директ и AdSense, где фигурирует объект его интеллектуального права – например, остановить показ тизеров со ссылками, ведущими на спорный домен.

Чтобы не потерять домен, рекомендуем перед его регистрацией проверить в базе Роспатента на совпадение с уже зарегистрированными товарными знаками. Выбирайте такое имя сайта, которое не нарушает ничье исключительное право, а затем подавайте документы в Роспатент для оформления прав на себя.

На заметку! Администраторам аккаунтов в социальных сетях при выборе названий, хэштегов, логинов для групп и пабликов рекомендуем следовать такой же процедуре.

5 причин не медлить с регистрацией домена в качестве товарного знака.

1. Законный способ обойти недобросовестных конкурентов. После регистрации домена как ТЗ он станет охраняемым элементом – средством индивидуализации вашего бренда или продукта. Имея на руках свидетельство о регистрации товарного знака, вы сможете пресекать сайты-клоны, которые маскируются под ваш бренд.

2. Эффективный путь увеличения дохода. Имея права на товарный знак, вы можете сотрудничать с теми, кто хочет законно использовать домен, похожий на ваш ТЗ, и получать дополнительный доход. Например, можете заключить лицензионный договор – соглашение, которое позволит администратору домена по-прежнему использовать спорное имя сайта, но при этом выплачивать вам процент от прибыли.

3. Регулирование электронного рынка сбыта. Права на домен позволят блокировать всплывающую рекламу сайтов-конкурентов в Google AdWords и «Яндекс Директе», если они используют в тизере название сайта или бренда, похожее на ваше.

4. Возможность пользоваться короткими ссылками «ВКонтакте» и Facebook и другими привилегиями. Владельцы исключительных прав на средства индивидуализации имеют привилегированный статус на многих ресурсах. Например, администраторы соцсетей дают им возможность создавать короткие ссылки, а также быстрее откликаются на тикеты обратной связи.

5. Увеличение стоимости активов бизнеса. Домен, зарегистрированный как товарный знак, можно оценить и поставить на баланс. Это привлечет инвесторов и увеличит вес компании на рынке.

На заметку! Оформив права на домен, вы вправе запретить конкурентам использовать его название в любой доменной зоне. Например, при зарегистрированном ТЗ «organizaciya», конкуренты не смогут пользоваться доменами organizaciya.com, organizaciya.ru, organizaciya.by, organizaciya.org и т.д.

Товарный знак на домен можно зарегистрировать лично и через патентного поверенного. В первом случае вам придется самим готовить документы и отстаивать интересы в Роспатенте. Во втором – патентный поверенный всю работу сделает за вас: проверит домен на охраноспособность и, если она будет низкой, предложит другие варианты доменного имени, чтобы оно успешно прошло оформление. Также поверенный подготовит документы и отправит в ФИПС, дождется ответа, а вам останется получить на руки готовое свидетельство о регистрации товарного знака. Средняя цена на услуги патентного поверенного – 42 000 рублей.

На заметку! Зарегистрировать товарный знак может ИП, физическое или юридическое лицо. Иностранные граждане, в отличие от граждан РФ, не могут напрямую обратиться в Роспатент. Им доступен только вариант работы с патентным поверенным.

При самостоятельной подаче заявки в ФИПС, нужно пройти следующие этапы:

1) убедиться, что домен, который подлежит оформлению, не нарушает ничьи права – для этого его проверяют по базам Роспатента;

2) подготовить пакет документов и отправить его в ФИПС – заявление о выдаче охранного документа, описание вашего доменного имени, перечень классов МКТУ, в связи с которыми нужна правовая защита;

3) заплатить госпошлину 33000 рублей – ее оплачивают несколькими частями;

4) ожидать ответ от Роспатента – госорган может запросить уточняющие данные;

5) ожидать подтверждения от Роспатента о готовности зарегистрировать товарный знак – его выдадут, как проведут экспертизу ТЗ и проверят документы;

6) получить свидетельство о регистрации товарного знака на руки – свидетельство высылают в электронном формате, но можно запросить и бумажную версию.

Разберем несколько примеров из практики, чтобы наглядно показать, на чью сторону становится суд в различных ситуациях.

Пример №1 – когда приоритет регистрации домена не имеет значения. При конфликте интересов администратора домена и владельца товарного знака, администратор в свое оправдание часто приводит аргумент приоритета регистрации: «Я раньше зарегистрировал домен, чем оппонент товарный знак, потому прав у меня больше». Суд принимает к рассмотрению такой аргумент, но не считает его достаточным.

Случай из практики. В 2013 году ЗАО «Снегири Девелопмент» подала иск на ООО «Истринские дали» за использование в доменном имени www.snegiri-msk.ru зарегистрированный товарный знак «SNEGIRI». Представители закона встали на сторону Истца, обязали ответчика выплатить компенсацию в размере 500 000 рублей и удалить сайт и всю рекламу, содержащую отсылку на ТЗ «SNEGIRI». Несмотря на то, что домен был зарегистрирован раньше ТЗ, суд в своем решении сослался на схожесть до степени смешения домена и зарегистрированного товарного знака.

Пример №2 – когда суд может встать на защиту владельца домена. Суд может встать на сторону администратора домена, если он докажет, что:

1) у доменного имени нет сходства до степени смешения с зарегистрированным ТЗ;

2) администратор продает на сайте товары / услуги под собственным брендом, и посетители этого сайта ассоциируют домен с продающейся продукцией;

3) требования собственника ТЗ неправомерны;

4) собственник ТЗ злоупотребляет исключительным правом.

Случай из практики. В 2015 году одно из подразделений Яндекса судилось с компанией «Мета Дизайн» насчет спорного домена AUTO.RU. Яндекс ранее зарегистрировал домен как товарный знак и массово предъявлял иски организациям, использующим слово AUTO для идентификации вебресурсов. Юрист компании «Мета Дизайн» дал отпор, доказав, что слово «AUTO» – общеупотребительное и потому не имеет признаков охраноспособности. Суд согласился с доводом и аннулировал свидетельство о регистрации ТЗ «AUTO».

Этот кейс показывает, что важно не отчаиваться при получении претензии и иметь смелость перепроверить юридическую силу фактов, которую приводит истец в качестве «неопровержимых» доказательств своей правоты.

Всемирная организация интеллектуальной собственности ежегодно рассматривает около 40 000 доменных споров. Некоторые судебные дела длятся годами, потому что не всегда можно однозначно ответить, кто прав, а кто нарушает закон. Юристы по интеллектуальному праву изучают обстоятельства дела, чтобы выяснить: тот, кто посягает на чужой домен – честный предприниматель, чье интеллектуальное право нарушается, или это киберсквоттер.

Единственный способ защитить домен от потери – перевести его в категорию товарного знака и стать его собственником. А если вы уже получили претензию о правонарушении – не сдавайте позицию сразу, а обратитесь к патентному поверенному или юристу по интеллектуальному праву. Он проверит, насколько обосновано недовольство заявителя.

То же самое стоит сделать и законному владельцу товарного знака при подозрении, что его интеллектуальную собственность используют в незаконных целях.

Раскрутка домена, не зарегистрированного в качестве товарного знака, – рискованная затея. Чтобы однажды не потерять вложенные ресурсы, нужно получить охранный документ в Роспатенте.

Заявку на охранный документ отправляют лично или через патентного поверенного. В первом случае заявитель оплачивает госпошлину в объеме 33 000 рублей и уделяет много времени и внимания для погружения в нюансы регистрации объектов интеллектуальной собственности. При обращении в ФИПС через патентного поверенного помимо пошлины нужно будет оплатить услуги специалиста (примерно 42 000 рублей). Зато всю сложную и рутинную работу он возьмет на себя, и заявителю ничего не придется делать. Еще один плюс – заявитель заплатит пошлину на 30% меньше, так как патентный поверенный отправит всё через свой личный электронный кабинет.

Если вы уже получили претензию – не отчаивайтесь, а обратитесь за консультацией к специалисту: иногда такие претензии рассылают мошенники. Патентный поверенный выяснит, есть ли у автора претензии действительные основания угрожать.

Зарегистрированный домен в качестве товарного знака повышает капитализацию и инвестиционную привлекательность бизнеса, открывает возможность для выгодной продажи сайта и комфортных условий кредитования.