Генеральный директор ООО зарегистрировал на себя товарный знак: какие могут быть последствия?

После вступления в силу поправок в 4 часть ГК РФ регистрировать товарные знаки на свое имя стали и физические лица. Некоторые из них, например, директора ООО, в заявочных документах в качестве правообладателя указывают себя, а не компанию. Такое решение может обернуться неприятными последствиями для бизнеса, связанными с распоряжением и правовой защитой товарного знака.

Например, физическому лицу в суде будет сложно доказать использование обозначения в коммерческой деятельности, невозможно выдать франшизу – Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) просто не зарегистрирует такой договор, могут возникнуть и другие риски, например, налоговые.

Товарный знак – это объект интеллектуальной собственности, служащий для маркетингового продвижения бизнеса. Уникальное обозначение получает правовую государственную охрану только после регистрации в Роспатенте, и только в отношении определенных товаров и услуг из списка МКТУ.

С недавнего времени правообладателем товарного знака может быть как юридическое лицо, так и физическое. То есть, директор ООО без статуса индивидуального предпринимателя тоже может зарегистрировать обозначение на свое имя. Это стало возможным с 28 июня 2023 года после вступления в силу закона № 193-ФЗ от 28.06.2022, который уравнял в правах иностранных и отечественных физических лиц. Последние, включая самозанятых, только за 6 месяцев 2023 года подали в Роспатент более 9 000 заявок на товарные знаки.

Тенденция объяснима: товарный знак – это дополнительный инструмент для развития личных брендов, продвижения работ, товаров и услуг. Однако в случае с руководителем ООО все не так однозначно: возможны некоторые риски.

Например, если генеральный директор общества зарегистрировал на себя товарный знак, то фактически он не используется в коммерческой деятельности самим ООО. А при неиспользовании товарного знака в течение 3 лет, согласно ст. 1486 ГК РФ, любое заинтересованное лицо сможет досрочно прекратить его правовую охрану (в судебном порядке) и позже зарегистрировать его для себя.

Использование товарного знака подразумевает: маркирование им товаров, реклама товаров и услуг, введение маркированной продукции в гражданский оборот с целью получения прибыли, то есть, согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ, предполагает предпринимательскую деятельность, а физические лица по закону не могут ей заниматься. На это прямо указывает ст. 23 ГК РФ. Более того, физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность, обязаны регистрироваться в качестве ИП по закону № 129-ФЗ от 08.08.2001.

Доказать суду использование товарного знака в коммерческой деятельности директору ООО, как физическому лицу, будет сложно.

Так, в рамках судебного дела № СИП-367/2024 от 7 октября 2024 года ООО № 1 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к ООО № 2 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Ответчик более трех лет не использовал обозначение «Медведь» (номер свидетельства № 314002), зарегистрированное в отношении товаров 7 и 8 классов Международной классификации товаров и услуг – домкраты, ручные и режущие инструменты, гидравлические двигатели, кусачки, ножницы и пр.

К товарному знаку проявил интерес истец, осуществляющий схожую хозяйственную деятельность: торговлю эксплуатационными материалами и принадлежностями машин, электротехническим оборудованием, аппаратурой, приборами и пр.

На предложение заинтересованного лица представитель ООО № 2 не ответил. Как и не предоставил доказательств использования обозначения в коммерческой деятельности. В итоге суд прекратил его правовую охрану, также обязав ответчика оплатить расходы истца по уплате государственной пошлины при подаче иска.

Представим возможную ситуацию: ООО «Химпром» занимается производством и продажей мыла «Ромашковое»: маркирует этим обозначением продукцию, вводит ее в гражданский оборот. При этом одноименный товарный знак зарегистрирован не на организацию, а на директора ООО – физическое лицо Иванова А.А. Конкуренты, оценив потенциал продаж и популярность продукта, присвоили себе это название и тоже начали продавать мыло.

Но чтобы доказать это и защитить свой бизнес, нужно обратиться в суд с исковым заявлением о нарушении исключительных прав на товарный знак. Так на каком же основании ООО «Химпром» будет выступать в качестве истца, если правообладателем является физическое лицо – Иванов А.А.?

Товарный знак может служить не только средством маркирования товаров и услуг, но и инструментом для заработка – объектом экономического оборота, т.е. приносить прибыль при распоряжении правами на него. Регистрация обозначения на имя директора ООО может препятствовать этому.

С каждым годом в России увеличивается количество франшиз – бизнеса, организованного с помощью договора франчайзинга, или коммерческой концессии. В рамках такого соглашения франчайзер (правообладатель) передает франчайзи (покупателю) во временное пользование товарный знак, а вместе с ним и концепцию видения бизнеса – стандарты производства, ноу-хау, методы продаж и пр.

Товарный знак, как и все объекты интеллектуальной собственности, подлежат принятию в бухгалтерском учете в качестве нематериальных активов (НМА). Это может увеличить стоимость компании; право на товарный знак можно внести в уставной капитал или использовать для залога для получения банковского кредита.

Однако нужно соблюсти ряд условий. Например, обозначением должны маркироваться товары организации, то есть оно должно приносить ему экономическую прибыль, использоваться длительное время (более 12 месяцев). Получается, что поставить на баланс можно тот товарный знак, который работает на ООО, а не на физическое лицо, даже если оно – генеральный директор.

Товарный знак может быть изначально зарегистрирован на организацию. Причем у одного ООО их может быть несколько. В этом есть существенные плюсы. Как уже было отмечено, товарный знак в виде НМА должен быть поставлен на бухучет, а официально зарегистрированный бренд делает компанию более привлекательной для инвесторов. С развитием ООО растет стоимость и самого обозначения.

С другой стороны, при выходе учредителя из ООО или при его закрытии права на обозначение все равно останутся за организацией. В этом случае желание генерального директора зарегистрировать товарный знак на себя вполне объяснимо. Но чтобы сделать это без ущерба для бизнеса, нужно правильно его использовать.

Одним из решений может стать передача прав на товарный знак в свое же ООО посредством лицензионного договора:

При такой схеме правообладателю товарного знака нужно быть осторожным, если он является единственным учредителем ООО, или другие участники – аффилированные лица (например, родственники). Таким договором может заинтересоваться налоговая служба и рассмотреть лицензионные отчисления, как незаконное обналичивание денежных средств.

Если генеральный директор в статусе ИП на УСН также является учредителем ООО с долей менее 50%, то регистрация товарного знака на себя и последующая его передача по лицензионному договору в организацию позволит снизить налоговую нагрузку.

У лицензионного соглашения есть существенный плюс – в случае разногласий с другими учредителями и выхода из ООО или прекращения его действия, товарный знак все равно останется за правообладателем – генеральным директором.

Согласно ст. 1488 ГК РФ, передать право на товарный знак в ООО можно и навсегда – путем отчуждения. Это похоже на договор купли-продажи. Для этого сначала обозначение регистрируют на себя, а потом продают в свое же ООО.

Кому выгодна продажа:

1. Правообладателям, более не заинтересованным в товарном знаке в силу разных причин, например, смены деятельности.

2. Правообладателям, выходящим из ООО, закрывающим ИП.

Как и лицензионный, договор отчуждения нужно составить в письменной форме, главное – соблюсти ряд правил:

1. Соглашение не может быть безвозмездным: п.4 ст.575 ГК РФ сообщает, что дарение между коммерческими организациями (юридическими лицами) не допускается.

2. В отдельном пункте договора необходимо прописать сведения о размере вознаграждения. В противном случае он будет считаться незаключенным.

3. Продать исключительные права можно как по всем товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, так и по некоторым из них. Это также важно отразить в документе.

4. Договор отчуждения проходит регистрацию в Роспатенте, без нее он не имеет юридической силы.

5. Величина государственной пошлины за регистрацию договора по уступке прав составит 15 000 рублей. Если продается более одного товарного знака, то за каждый последующий придется доплатить еще по 13 000 рублей.

Регистрация товарного знака – это эффективный инструмент для заработка: обозначение можно передать по лицензионному договору или соглашению коммерческой концессии, продать. Главное – грамотно подойти к вопросу распределения исключительных прав, чтобы избежать или минимизировать юридические риски, такие, как досрочное прекращение правовой охраны знака, его копирование и использование конкурентами, повышенное налогообложение.