Что такое доктрина эквивалентов в патентном праве и зачем она нужна

В п. 3 ст. 1358 ГК РФ законодатель воспринял так называемую доктрину эквивалентов. В соответствии с данной доктриной нарушением исключительного права патентообладателя признается использование в продукте или процессе технического решения, которое не соответствует в полной мере формуле изобретения (буквально не воспроизводит все пункты формулы), но является ему эквивалентным, равноценным.

В отечественной цивилистике данной доктрине до сих пор не было уделено достаточного внимания. Между тем западные исследователи отмечают, что ни одна доктрина в патентном праве не является настолько спорной, как доктрина эквивалентов <1>. Отмечается, что в отсутствие данной доктрины сфера действия патента оказалась бы настолько узкой, что тривиальные изменения в продукте выводили бы его за рамки господства правообладателя. В таком случае вся система защиты патентных прав оказалась бы бессмысленной <2>.

______________________________

<1> См.: Meurer M.J., Nard C.A. Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents // The Georgetown Law Journal. 2005. Vol. 93. N 1947. P. 1948; Michel P.R. The Role and Responsibility of Patent Attorneys in Improving the Doctrine of Equivalents // IDEA: The Journal of Law and Technology. 2000; Allison J. The (unnoticed) demise of the doctrine of equivalents / J. Allison, M. Lemley // Stanford Law Review. 2007. Vol. 59. N 955. P. 956.

<2> См.: Pumfrey N., Adelman M., and al. The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes: Does Anybody Have It Right? // Yale Journal of Law and Technology. 2009. N 1. Vol. 2009

Родина доктрины эквивалентов - США. Еще в решении 1814 г. по делу Odiorne v. Winkley отмечалось, что незначительные изменения, внесенные в запатентованное решение иным субъектом, не могут поколебать права изначального изобретателя <1>. Несколько позже в решении Winans v. Denmead Верховный суд США констатировал, что там, где форма и сущность неразделимы, достаточно рассмотреть только форму. Там, где сущность изобретения целиком может быть скопирована в другой форме, обязанностью судов и присяжных является смотреть сквозь форму в сущность изобретения - то, что дало право изобретателю на его (или ее) патент и что патент был предназначен защищать <2>. Таким образом, необходимость в доктрине эквивалентов вытекает из самой сущности патентной охраны. В отличие от копирайта патентные права охватывают не форму решения, а идею (содержание), формы закрепления и выражения которой могут быть различны.

______________________________

<1> Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

<2> Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 608 (1950).

<3> Applied Materials, Inc. v. Advanced Semiconductors Materials Am., Inc., 98 F.3d 1563, 1574 (Fed. Cir. 1996).

По мнению Р. Познера и В. Лендеса, доктрина эквивалентов служит снижению издержек на описании изобретения. В отсутствие данной доктрины заявители были бы вынуждены включать в заявку на патент намного больше информации об изобретении, уточнений. При этом могли бы увеличиться транзакционные издержки: последующим инноваторам пришлось бы получить лицензии не на одно решение, а сразу несколько <1>.

___________________________

<1> См.: Landes W., Posner R. The economic structure of intellectual property law. Cambridge, Massachusetts, 2003. P. 323.

Американские суды разработали различные тесты для решения вопроса с применением доктрины эквивалентов. Наибольшее распространение получил тест "функция - путь - результат". Эквивалентный признак выполняет ту же функцию, тем же путем, что и указанный в формуле признак. Признак признается эквивалентным, если продукт ответчика выполняет практически ту же функцию, по существу таким же образом, что и запатентованное решение. При этом достигается один и тот же результат <1>.

______________________________

<1> См.: Glick M.A. Intellectual property damages: guidelines and analysis / Mark A. Glick, Lara A. Reymann, Richard R. Hoffman. New Jersey: Hoboken, 2003. P. 133.

В целом подобный подход к раскрытию назначения доктрины эквивалентов следует признать оправданным. Он соответствует современным представлениям о сущности исключительного права и имеет функциональную направленность.

В Германии для квалификации признаков в качестве эквивалентных применяется четырехуровневый тест. Суд должен получить ответ на четыре вопроса:

1) способно ли измененное (с признаком, предполагаемым эквивалентным) воплощение разрешить техническую проблему, лежащую в основе изобретения, с такой же эффективностью, как и само изобретение?

В данном случае немецкие суды не спрашивают, как изобретение работает. Имеет значение лишь результат предпринимаемых усилий. Он должен быть практически идентичным тому результату, которого можно добиться при использовании изначального признака. Простой схожести эффектов в данном случае недостаточно;

2) была ли у среднего специалиста на дату приоритета возможность признать измененный объект обладающим схожим эффектом? Если объекты, обладающие одинаковыми эффектом, не были очевидны для специалиста в данной области, они находятся за пределами патента;

3) был ли обозначенный выше вывод сделан средним специалистом, исходя из технического исследования патентной формулы. Речь идет не только о том, что специалист в данной области мог бы сделать в день приоритета, зная патент, но и о том, что он мог бы сделать и сделал бы на основе патента (формулы патента). Установленные средним специалистом эквиваленты должны быть достаточно близки к техническому значению патентной заявки, они должны быть выведены из технического анализа патентной формулы;

4) является ли модифицированный продукт предполагаемым или ставшим очевидным из уровня техники?

Данный вопрос известен как возражение Формштейна в прецедентном праве Германии. Применение доктрины эквивалентов не должно привести к тому, что под патентной охраной окажутся решения, которые не обладают новизной и являются очевидными для специалиста.

Между тем необходимо сделать несколько дополнительных замечаний.

Во-первых, доктрина эквивалентов обеспечивает сбалансированность патентной системы и должна рассматриваться в том числе в контексте критериев патентоспособности. Представим, что заявитель изначально не учел в формуле всех возможных воплощений технического решения. Спустя некоторое время он решил распространить правовую охрану и на данные несущественные изменения. Между тем в выдаче еще одного патента ему было отказано: решение не отвечает критерию "изобретательский уровень". Иной субъект начинает использовать подобную вариацию основной разработки. В отсутствие доктрины эквивалентов суд должен будет сказать, что ответчиком использовалось иное незапатентованное решение. Таким образом, получится, что на стадии патентования вариация будет рассматриваться в качестве аналога запатентованного решения, а при защите нарушенного исключительного права - в качестве самостоятельного решения. Это, очевидно, будет подрывать внутреннюю логику патентного права.

Во-вторых, в рассматриваемом аспекте важно учитывать в том числе информационную (уведомительную) функцию патентов. Выдача патента связана со стимулированием разработчиков не только к созданию новых разработок, но и к раскрытию информации о существующих. В таком случае разработка войдет в уровень техники. На основе нее могут создаваться усовершенствованные решения, что будет способствовать инновационному развитию. При этом принципиально важно, чтобы иные участники рынка и разработчики четко понимали, где заканчивается изначальная инновация. В ином случае разработчики будут дестимулированы к усовершенствованию существующих решений, поскольку станут опасаться исков о нарушении изначального патента.

Эквивалентный признак всегда является равноценным заменителем признака, обозначенного в формуле.

Эквивалентные признаки позволяют подвести под формулу изобретения иные возможные воплощения запатентованного решения, но не принципиально новые решения. В подобном аспекте закономерно заключить, что такие признаки не должны менять сущность изобретения. При этом они должны быть более или менее очевидны для среднего специалиста. В ином случае, во-первых, пострадает информационная функция патента. Во-вторых, возрастут риски, связанные с разработкой кумулятивных инноваций. Собственно, именно про это и говорит п. 3 ст. 1358 ГК РФ, согласно которому эквивалентный признак должен быть известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Как было отмечено В. Джермакяном, "не признается эквивалентным признаком заменяющий элемент, если он является новым, обеспечивает в конкретном устройстве получение нового полезного технического результата, не достигаемого при применении заменяемого по патентной формуле признака, и может рассматриваться как признак нового изобретения" <1>.

____________________

Джермакян В.Ю. Доктрина эквивалентов (теория и российская практика) // http://spbkpp.org/wp-content/uploads/2012/09/TezisyJekvivaIentyDzhermakjan.pdf

Действующее российское законодательство не определяет, какие признаки являются эквивалентами. Попытка раскрыть доктрину эквивалентов была предпринята Госкомизобретений СССР в Инструкции о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения (утв. Госкомизобретений СССР 15 января 1974 г.) <1>. В соответствии с данным актом эквивалентной заменой была признана замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области. Сегодня указанная Инструкция действует в части, не противоречащей четвертой части ГК РФ, и применяется судами при разрешении споров о нарушении исключительных прав.

_____________________________

<1> Инструкция о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения: утв. Госкомизобретений СССР 15.01.1974 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1974. N 5.

В судебной практике также можно найти примеры подобных определений доктрины эквивалентов. Так, в одном из решений суд раскрыл эквивалентный признак через тройной тест: неизменность сущности изобретения; достижение эквивалентным признаком того же результата, что и признаком, присущим охраняемому изобретению; известность средства замены.

При рассмотрении дела N А41-70419/2014 Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 1 февраля 2017 г. N С01-984/2016 поставил перед экспертами четыре вопроса, призванных установить (не)эквивалентность признаков:

На практике доктрина эквивалентов часто рассматривается применительно к количественным признакам, включенным в формулу. Такие признаки могут характеризовать температуру, при которой протекает реакция, толщину материалов, дозировку вещества и т.п. Ключевой вопрос, который здесь возникает: можно ли иные количественные показатели рассматривать в качестве эквивалентных признаков?

Российские суды, как правило, не рассматривают признаки, указывающие на иные количественные параметры, в качестве эквивалентных.

Так, индивидуальный предприниматель С. обратился с иском о защите исключительных прав на "газоразрядный блок установки для очистки газов". Судом было установлено, что вместо одного из этих признаков изобретения в изделии ответчика содержится заменяющий признак: иной диапазон ширины свободного от проводника и токовода поля пластины относительно ширины самой пластины: от 0,10 до 0,26, тогда как в продукте (устройстве) истца он составлял от 0,02 до 0,08.

Суд заключил, что подобные признаки не являются эквивалентными. Он исходил из того, что заменяющий признак изменяет сущность изобретения и не позволяет получить тот же результат, как заменяемый им признак изобретения. В описании к запатентованному изобретению сам правообладатель указал, что "изменение данного диапазона в сторону уменьшения не обеспечивает необходимый уровень защиты, а изменение в сторону увеличения ведет к нерациональному увеличению габаритов и материалоемкости устройства". При этом, по мнению суда, материалами дела не подтверждена известность заменяющего признака в качестве эквивалентного в данной области техники до даты приоритета изобретения <1>.

________________________________

<1> См.: решение Арбитражного суда от 26 февраля 2018 г. по делу N А40-228644/16-51-2285 // СПС "КонсультантПлюс".

Представляется, что при решении вопроса об эквивалентности количественных признаков необходимо исходить из следующего. Во-первых, количественный признак не должен определять сущность и патентоспособность решения. Так, если решение является новым только при количественном показателе А, любой иной показатель не может рассматриваться в качестве эквивалентного.

Во-вторых, правообладатель, который настаивает на применении доктрины эквивалентов, должен объяснять суду, почему им были установлены конкретные показатели. Например, он может ссылаться на то, что им проводились эксперименты только при указанных показателях. При этом учет всех возможных вариантов был бы слишком затратным и нецелесообразным. Нетрудно заметить, что подобный подход в полной мере коррелирует с раскрытым выше назначением доктрины эквивалентов как механизма снижения возможных издержек правообладателя на процесс патентования. Дополнительным критерием в данном случае может стать сущность изобретения. Если речь идет о вторичном изобретении (например, патенте на фармкомпозицию), то в таком случае суды по общему правилу не должны распространять правовую охрану на решения с иными количественными показателями.

Публикация подготовлена при поддержке юристов DRC.