Проверка товарного знака самостоятельно

Вам нужно зарегистрировать товарный знак?

Первое, что необходимо сделать, это убедиться, а будет ли он вообще зарегистрирован. Для этого необходимо провести анализ обозначения (будущего товарного знака) на соответствие всем критериям охраноспособности товарного знака.

Приступим.

В каждой религии есть свое священное писание: Коран, Библия, Танах, Веды.

У юристов, практикующих в области интеллектуального права, тоже есть свое священное писание – это гл. 4 Гражданского кодекса РФ, статьи 1477 и 1483 которого содержат в себе перечень грехов, не соблюдение которых влечет отказ в регистрации товарного знака.

Точное количество этих грехов (оснований для отказа в регистрации) выявить достаточно сложно, но с уверенностью можно сказать, что есть два типа грехов:

А) Смертные грехи (абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака) – нарушение влечет гарантированный отказ в регистрации.

Б) Грехи, носящие дискуссионный характер (относительные основания для отказа в регистрации товарного знака). В данном случае, при нарушении, индульгенция в виде грамотно подготовленной заявки, либо ответа на уведомление может вполне спасти ситуацию.

Вообще, теоретики высказываю различные точки зрения в вопросе классификации оснований для отказа в регистрации, но на самом деле, нам это и не нужно, по крайне мере на этапе изучения этой статьи. По моему мнению, первым и единственным абсолютным основанием для отказа в регистрации, является несоответствие обозначения критерию, установленному в ст. 1477 ГК РФ и раскрытому в п. 1 ст. 1483 ГК РФ. Соответствие этому критерию, в виду его особой важности, рассмотрим в первом и втором пункте, а далее, все остальные.

Таким образом, для того, чтобы обозначение было зарегистрировано, нужно по пунктам проверить его соответствие всем критериям охраноспособности товарного знака, рассмотрим их подробней:

Ст. 1477 ГК РФ на первый взгляд ничем не примечательна:

всего-то, два маленьких пункта. Маленьких, да ключевых!

п. 1 содержит основу основ – легальное определение товарного знака:

А вот с этого самого определения и вытекает главный признак товарного знака – СПОСОБНОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ ТОВАР ИЛИ УСЛУГУ и, далее, следует ответ на один из самым часто задаваемых вопросов: можно ли зарегистрировать товарный знак на физическое лицо? Нет, нельзя. Правообладателем может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Что вообще означает «СПОСОБНОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ ТОВАР»?

Ответим на этот вопрос через обратную категорию: что не индивидуализирует товар?

Не способны индивидуализировать товар, а соответственно быть товарным знаком:

А что способно индивидуализировать товар и, соответственно, быть товарным знаком?

В основном, это слова, изображения и их различные сочетания. Из этого следуют наиболее часто регистрируемые виды товарных знаков – словесные, изобразительные и комбинированные.

По своей сути, названный пункт, содержит четыре частных случая отсутствия различительной способности. Это, своего рода примеры/факторы, наличие которых может служить сигналом не соответствия знака условиям ст. 1477 ГК РФ (условию, которое было рассмотрено первым пунктом этой статьи).

1. Состоит только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Напр. товарный знак «ПАМПЕРС», некоторое время назад находился на грани «вымирания». Это обозначение настолько сильно вошло в обыденный оборот, что подавляющее число людей стало воспринимать это слово как синоним слову «подгузник». Правообладателю пришлось приложить не мало усилий для того, чтобы этот бренд сохранить за собой.

В аналогичной ситуации оказался правообладатель товарного знака «XEROX» и «JEEP». Кстати, слово «ТЕРМОС» также являлось товарный знаком, но с течением времени стало нарицательным.

2. Является общепринятым символом или термином.

Примерами являются знаки валют, знаки препинания, символы единиц измерения, знак температуры и пр.

3. Характеризует товар: указывает на вид, качество, свойство и пр.

Что это значит? Предположим, Вы решили начать производство автомобилей, ну или проще, пряников. Одним из обязательных пунктов повестки дня будет мозговой штурм на тему «как назвать». При этом, разумно предположить, предложения будут креативные и выбор будет сделан в пользу чего-то броского, интересного, привлекательного! Напр. новую марку авто можно назвать «АУРУС», в крайнем случае «Ё-мобиль», а пряники «Коровкина радость» или «Чайная традиция».

А вот скажите мне, придет ли Вам в голову назвать пряник словом «Пряник» или автомобиль словом «Автомобиль»? Скорее всего нет, но даже если и да, знайте, это у Вас не получиться. Слово «Автомобиль» для производства автомобилей зарегистрировать в качестве товарного знака не получиться. В противном случае, на рынке могла бы сложиться парадоксальная ситуация: некое лицо, зарегистрировав на себя в качестве товарного знака слово «пряник» для пряников могло бы легально запрещать всем производителям пряников писать слово пряник на пачке с пряниками.

Еще примеры слов характеризующие товар: 1 литр, премиум качество, 900 грамм, натуральный продукт, мягкий, жидкий, газообразный и пр., время/дата производства, для мам, для пап, 18+, цена, сделано в России, сделано в ручную и т.д.

4. Представляет собой форму товара.

В данном случае, имеются в виду простые формы. Напр. изображение простой традиционной бутылки объемом 0.5 л. не будет зарегистрировано как товарный знак.

Теперь ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!!

Вопрос 1:

Можно словом «Пряник» назвать кафе? Или пряники назвать «Автомобиль»? Да, можно. Потому что слово «Пряник» для кафе является фантазийным, равно как слово «Автомобиль» для пряников.

Вопрос 2:

Все же, если очень хочется, можно назвать словом «Пряник» пряники, или автомобиль словом «Автомобиль»? Как бы это парадоксально не звучало, МОЖНО!

Пример:

Простая геометрическая фигура, квадрат синего цвета. Много ли потребителей знает, что это такое? К какому товару он имеет отношение? Лично я не знаю.

Правильный ответ: «Газпром» доказал приобретение различительной способности в отношении довольно большого перечня товаров и услуг нефте-газовой сферы.

А вот пример еще лучше:

Это даже не квадрат! Видите Вы конечно квадрат, но зарегистрирован он просто как цвет. Красный. Принадлежит «МТС». Зарегистрирован для узкого перечня услуг 38 класса МКТУ - подвижная радиотелефонная связь, телематические услуги связи.

Названное ограничение условно. Так, напр. слова «Россия» и «Российская федерация» могут быть использованы в товарном знаке как неохраняемые, но при соблюдении определенных условий, хотя и довольно строгих. Тоже касается символики МОК и множества др. названий государств, организаций и их символов.

Интересно, а знают ли многие Российские аптеки и клиники что они не совсем правомерно используют эмблему Красного Креста?

А иногда часть флага Швейцарии?

Можно ли назвать котлеты словом «Отбивная»? Или для пачки с рисом зарегистрировать товарный знак «Гречка». Нет, словом «Гречка» назвать пачку с рисом не получиться, точнее не получиться зарегистрировать товарный знак «Гречка» для такого товара как рис. Смоделируем ситуацию: Некий производитель, по неведанным нам причинам, написал на пачке с рисом слово «Гречка». Вы пришли в магазин за гречкой. На полке рис и гречка, как правило, лежат рядом. Каковы шансы того, что в итоге Вы вместо гречки возьмете рис? Правильно, шансы велики.

Конечно, этот пример утрирован, но надеюсь понятен.

Также, запрещено вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товара. Напр. Вы Российский производитель макарон и захотели назвать их «Палермо». Это обозначение не будет зарегистрировано в качестве товарного знака. Экспертиза Роспатента справедливо отметит, что Палермо это провинция в Италии, а Вы (заявитель) находитесь в России и регистрация подобного обозначения введет потребителя в заблуждение относительно того, где макароны произведены. Проще говоря, бабушка, увидев на макаронах надпись «Палермо», купит их, решив, что они Итальянские, а на самом деле они произведены в соседнем селе.

Если с матом все более или менее понятно, то с обозначениями, противоречащими общественным интересам не все так просто.

Вот ряд примеров приведенных Роспатентом, при которых обозначение не будет зарегистрировано:

Примеры по недопустимости жаргона:

«ХАЛЯВА», «ШИРЕ ХАРЯ», «BLEDINA».

Этот запрет был закреплен в Гражданском кодексе под влиянием алкогольного лобби иностранных государств при вступлении России в ВТО.

Привычные Россиянам названия, такие как Шампанское (область Шампань), Коньяк (провинция Коньяк), Портвейн (город Порту) находятся под запретом. Их могут использовать только компании-производители находящиеся в соответствующих географических регионах.

Думаю, многие заметили, что с полок магазинов незаметно исчезло шампанское, а на смену ему пришло указание «вино игристое», «винный напиток». Коньяк пока держится…

Если Вы решили разместить на пачке пельменей Кремль или храм Василия Блаженного, то знайте, товарный знак Вы не зарегистрируете. Но, как всегда, есть исключения: если Вы получите согласие на регистрацию от правообладателя Кремля, то решение о регистрации будет положительным.

Не смотря на кажущеюся очевидность в вопросе сравнения двух товарных знаков, это основание для отказа в регистрации порой оказывается наиболее сложным и дискуссионным. В особенности если речь идет не о полном копировании (тождестве), а о так называемом «сходстве до степени смешения», когда два товарных знака очень похожи, но все же имеют какие-либо различия.

В целях повышения качества экспертизы и установления объективных критериев позволяющих проверять обозначения на тождества и сходства, Роспатент утвердил методические рекомендации.

Изучив рекомендации Роспатента, особо можно выделить следующие критерии/признаки сходства:

Примеры сходства:

Примеры звукового сходства:

1) слова пишутся по-разному, а звучат одинаково:

ДЖИЛЕТ – GILETTE

DIXIE – DIXI

2) в написании отличаются части слов, но звучат они при этом очень похоже:

ОРБИТ – ОРБИТА

МАКФА – МАКВА

КОЛДРЕКС – КОЛДДЕКС

При определении графического сходства необходимо учитывать ряд критериев, таких как внешняя форма, сходство сочетание цветов и тонов и пр. Но, наиболее важным и первостепенным является ПЕРВОЕ ЗРИТЕЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Если при первом осмотре Вы пришли к выводу о сходстве, то скорее всего так оно и есть. Небольшой совет: если есть сомнения в сходстве, покажите спорные изображение по меньшей мере еще трем посторонним людям. Большинство голосов поможет сделать правильный выбор.

Примеры сходства:

Критериями смыслового сходства могут быть:

- подобие заложенных понятий (ЛУННАЯ СОНАТА – СОНАТА ЛУНЫ)

- совпадение значений на разных языках (КУБ - CUBE, КВАДРАТ - QUADRATE, АНТИБИОТИК – ANTIBIOTIC);

- противоположность понятий (МОЕ БЕЛЬЕ – ТВОЕ БЕЛЬЕ);

- совпадение одного из элементов, на которое падает логическое ударение (ВОДА ИЗ АМУРА – АМУРСКАЯ).

Еще немного примеров:

Компании Кока-Кола принадлежит товарный знак

который охраняет товары 30 класса МКТУ, в частности шоколад. Ваша компания производит пластиковые окна. Сможете ли Вы зарегистрировать в качестве товарного знака слово «МАРС» для окон? Да, сможете, т.к. окна и шоколад находятся в разных товарных группах.

Обратимся еще к одному примеру, более сложному и смоделируем ситуацию:

На территории России зарегистрирован товарный знак

в отношении 33 класса МКТУ, это алкогольные напитки.

Вы тоже производите алкогольные напитки и стоите перед выбором названия для новой линейки вино-водочной продукции. Вам очень нравится вот эти два варианта:

1. Словесное обозначение «СНЕЖНАЯ ДОРОГА».

2. Словесное обозначение «ХЛЕБНАЯ ДОРОГА».

Выбрать нужно один из них. Какой вариант выбрать?

Выбрав вариант «СНЕЖНАЯ ДОРОГА» Вы получите отказ в регистрации товарного знака. Причина лежит в сходстве с уже зарегистрированным товарным знаком "ЗИМНЯЯ ДОРОГА", сходстве как семантическом - подобии заложенных понятий, так и в том, что по сути слова «снежная» и «зимняя» являются характеристиками к слову дорога, лишь уточняют и конкретизируют ее состояние.

Правильным выбором будет сочетание слов «ХЛЕБНАЯ ДОРОГА» и именно это сочетание, в нашей смоделированной ситуации, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. В рассматриваемом случае, слово «ХЛЕБНАЯ» не является описательным по отношению к слову дорога, ведь нет дорог, в которых вместо брусчатки используют булки с хлебом. Вместе с тем, слова «ХЛЕБНАЯ ДОРОГА» образуют устойчивое сочетание (Хлебная дорога – наиболее выгодный маршрут для движения такси, где можно хорошо заработать), при экспертизе которого анализируется обозначение в целом, а не его отдельные элементы.

Географическое указание (ранее в законодательстве использовался термин наименованием места происхождения товара) – это какая-либо современная, либо историческая местность, ставшая известной в результате использования для товар, которые обладают особыми свойствами, которые характерны только для этой местности.

Если обозначение, которое нужно зарегистрировать будет похоже на зарегистрированное географическое указание, Вы получите отказ в регистрации товарного знака, в не зависимости от того, для какого товара или услуги испрашивалась регистрация. Сказанное не относится к компаниям находящимся на территории географического указания и имеющим право на его использование.

Примеры известных многим географических указаний:

- ХОХЛОМА

- ЕССЕНТУКИ

- НАРЗАН

- АРХЫЗ

Примеры менее известных географических указаний:

- ПЕТРОВСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

- БЕЛЁВСКИЙ ПРЯНИК

- СЫР «БУЗУЛУКСКИЙ»

Патент на промышленный образец охраняет внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Такую форму защиты зачастую используют для этикеток, бутылок, упаковок товара. В свою очередь, этим же объектам охраны может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака. Именно этот фактор и обусловливает необходимость сопоставления обозначения заявленного к регистрации в качестве товарного знака с зарегистрированными промышленными образцами.

Если Вы планируете регистрировать этикетку, бутылку и т.д., то это тот случай, когда необходимо обращаться к профессионалам. Новичку будет довольно сложно сопоставить Международную классификацию промышленных образцов с Международной классификацией товаров и услуг.

Основные требования, предъявляемые к регистрируемым обозначениям, рассмотрены. Если обозначение, которое Вы хотите зарегистрировать в качестве товарного знака, им всем соответствует, можно подавать заявку на регистрацию!

ВАЖНО!

Изучите первоисточник:

- Ст. 1477, 1483 ГК РФ, а лучше всю главу 76;

- Руководство по осуществлению административных процедур;

- Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство.