Как зарегистрировать иностранный товарный знак в России: история компании из Гонконга

Если иностранная компания хочет зарегистрировать товарный знак в другой стране, есть два варианта решения: регистрация через национальное патентное ведомство или по Мадридской системе. В практике нашей компании чаще встречается первый вариант. Так в 2020 году к нам обратилась гонконгская компания ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед, которая поставляет в США, Европу и Азию потребительскую электронику. Их товары сейчас можно встретить на маркетплейсах, в магазинах М.видео, DNS, Детский мир, OZON и на других площадках. Чтобы безопасно выйти на местный рынок, необходимо было зарегистрировать три товарных знака. Это защита от несанкционированного использования на территории РФ.

В этой статье мы расскажем о том, как осуществить регистрацию иностранных товарных знаков в России на примере гонконгской компании.

Продвижение товаров и услуг иностранной торговой марки на российском рынке, ввоз продукции и создание представительств (филиалов) требуют регистрации ТЗ для правовой охраны в стране, где планируется реализация. При этом подать заявку может только субъект предпринимательской деятельности, то есть юридическое лицо. Физическое лицо лишено такого права, однако во многих странах действуют иные правила. Это стоит учитывать, если планируете пройти регистрацию не в России, а наоборот, за рубежом. Например, в Америке можно оформить ТЗ без создания юридического лица.

При получении свидетельства о регистрации вы сможете запретить использовать обозначение и взыскать с нарушителя компенсацию. Помимо этого, появляется возможность торговать на онлайн и офлайн площадках без страха, что нарушаете права третьих лиц.

Есть два варианта зарегистрировать товарный знак иностранной компании на территории России:

● Регистрация по национальной процедуре. Как правило, обходится дешевле, если нужно зарегистрироваться в 1-2 странах.

● Мадридская система. Дает больший территориальный охват, но это необходимо не всем участникам рынка.

В сравнительной таблице показано, по каким критериям эти системы различаются.

В случае с ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед был выбран первый вариант. Компания нацелена именно на российский рынок. Стоит отметить, что процедура регистрации товарного знака для нерезидентов проходит так же, как и для отечественных компаний. Но имеет некоторые нюансы:

● оформлять документы нужно на государственном языке РФ, при выборе Мадридской системы можно подать их на родном языке заявителя;

● осуществлять действия допускается только через патентных поверенных, имеющих аккредитацию в уполномоченном ведомстве.

Если заявитель постоянно проживает за границей нужно оформить простую доверенность, на основании которой будет действовать патентный поверенный.

Регистрация проходит в несколько этапов. Процедура занимает от 5 до 18 месяцев. При работе с гонконгской компанией нам понадобилось:

● 8 месяцев для регистрации первого ТЗ;

● 10 месяцев – для второго;

● 9 месяцев – для третьего.

Патентные поверенные стараются делать все возможное, чтобы процедура прошла быстрее.

Важно! Регистрация иностранного товарного знака на территории России не предполагает обязанности вставать на учет в налоговые органы РФ.

При получении свидетельства правообладателем становится иностранная компания, а не подразделения, работающие на территории страны. Представительства, филиалы не являются юридическими лицами, значит, зарегистрировать на них товарный знак не получится.

На примере заявки от 09.03.2021 года гонконгской компании ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед рассмотрим этапы регистрации иностранного товарного знака в России.

На начальном этапе мы провели консультацию, обговорили важные нюансы сотрудничества, изучили информацию, предоставленную клиентом. Только после согласования условий сотрудничества мы начинаем подготовку к регистрации товарного знака.

Мы запросили у компании наименование, логотип и указание на сферу деятельности. Получив сведения произвели подбор классов МКТУ (в данном случае выбраны 09, 11, 12, 35), по которым в дальнейшем будет проведена проверка и регистрация. Полный перечень классов международной классификации товаров и услуг здесь.

На этом этапе проведена полная проверка изобразительного обозначения по базам Роспатента. Тождеств и сходств не выявлено среди зарегистрированных и поданных на регистрацию товарных знаков. Патентная чистота – это важный момент, в таком случае нет препятствий к регистрации. Если бы в товарном знаке присутствовали словесные элементы, то проверка проводилась бы по двум направлениям.

Проверка не является обязательным условием, но ее проведение желательно, чтобы исключить риски отказа из-за несоответствия товарного знака критериям охраноспособности. Она длилась 1 рабочий день (срок может достигать 3 дней). Если бы мы выявили, что есть препятствия к регистрации, возникла бы необходимость в смене или доработке обозначения.

На этом этапе мы подготовили документы и описали обозначение, которое нужно зарегистрировать, указали классы МКТУ. Клиент уплатил пошлины в Роспатент. Платежные документы и собранные материалы отправлены в ведомство для прохождения экспертиз.

Заявка здесь.

Проводится формальная экспертиза (проверка документов и уплаты пошлины) и экспертиза по существу (проверка знака). Бывают ситуации, когда в ходе проведения экспертизы выясняется, что схожий товарный знак уже подан на регистрацию. Тогда выносится предварительный отказ в виде уведомления. Эксперт разъясняет, почему обозначение не принято к регистрации. В дальнейшем патентный поверенный направляет ответ в ведомство. От этого зависит результат.

Решение о принятии заявки к рассмотрению получено нами 01.04.2021 года, то есть с момента подачи заявки прошел 21 день. Уже 07.04.2021 года (спустя месяц с момента подачи заявки) пришло письмо о соответствии перечня товаров и/или услуг требованиям Кодекса. С этого момента началась экспертиза заявленного обозначения. Она длится 4-6 месяцев. В нашем случае не выявлено препятствий к регистрации, поэтому положительное решение получено.

При получении положительного ответа, как в рассматриваемом примере, клиент в течение 1-2 месяцев оплачивает пошлину за выдачу свидетельства и вынесение решения Роспатентом. Лучше сделать это как можно быстрее, чтобы получить на руки свидетельство раньше. Решение о регистрации поступило к нам 05.12.2021 года. Оплата пошлины совершена 06.12.2021 года. Платежки были направлены в ведомство. По общему правилу, через 1-2 месяца выдается свидетельство, которое позволяет единолично пользоваться зарегистрированным товарным знаком. Но зарегистрировано в реестре обозначение уже 13.12.2021 года.

Важно! Оперативная оплата госпошлин положительно сказывается на сроке регистрации.

Защита действует 10 лет с правом продления. Последнее зарегистрированное на данный момент товарное обозначение ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед находилось в процессе регистрации с 09.03.2021 по 13.12.2021 года. Всего за 9 месяцев гонконгская компания получила возможность законно и безопасно осуществлять торговлю товарами на территории России.

По итогам января-февраля 2022 года в России подано на 8,2% больше заявок напрямую в патентное ведомство, чем за аналогичный период 2021 года. Это говорит о росте числа иностранных товарных знаков на рынке, что подтверждает эффективность российской системы охраны средств индивидуализации.