Что делать, если пришел предварительный отказ от Роспатента: показываем, как отвечать экспертам

В процессе самостоятельной регистрации товарного знака заявители в 60-70% случаев сталкиваются с уведомлениями или запросами от экспертов Роспатента, на которые нужно ответить. Предварительные отказы пугают предпринимателей, не все понимают, как правильно на них реагировать.

Что делать, когда вам пришло уведомление или запрос от Роспатента, расскажет управляющий партнер компании «Лирейт» Юрий Горбачев.

Я руковожу патентным бюро «Лирейт». Мы зарегистрировали более 3 500 товарных знаков для клиентов по всей России и за рубежом, регулярно делимся полезными материалами в Телеграм-канале и в сообществе в ВК. Если у вас свой бизнес, вы хотите развивать его, следите за нашими публикациями. Вы найдете много полезной информации, в том числе по товарным знакам, патентам, договорам франшизы, работе на маркетплейсах.

Предварительный отказ направляют заявителю в ходе проведения формальной экспертизы. Сотрудники Роспатента проверяют товарный знак, выявляют несоответствия и просят их исправить или доказать, что эксперт не прав.

Предварительный отказ – это не конец. В 95% случаев корректный ответ помогает переубедить эксперта и добиться регистрации товарного знака. Общаться с экспертами – это просто, если вы понимаете, что от вас требуется в той или иной ситуации.

Обычно на ответ ведомство дает до 6 месяцев. Патентные поверенные могут ответить быстро – за 1-2 дня, на самостоятельный ответ может понадобиться больше времени. Нужно изучить правовую базу, найти нужные аргументы, чтобы переубедить экспертов. Второго шанса не будет. Если ответ убедит эксперта, товарный знак зарегистрируют.

От скорости ответа на предварительный отказ зависит общая продолжительность процесса регистрации. Затягивать с ответом не стоит.

Мы стараемся еще до подачи заявки снизить все риски. Однако все равно случается, что эксперты присылают уведомления. Предсказать, каким будет субъективное мнение сотрудника ФИПС, не может ни один патентный поверенный.

В 99% случаев нам удается отстоять обозначение клиента, в этом помогают годы практики. Мы проанализировали и выяснили, какие основания встречаются в уведомлениях чаще всего и готовы рассказать, как действовать в каждом конкретном случае. Однако это не отменяет того, что все ситуации требуют индивидуального решения.

Эксперты проверяют обозначение и выявляют, не будут ли потребители путать производителя, местность, продукт и другие параметры из-за неоднозначной трактовки товарного знака. Если есть сомнения, они направляют заявителю предварительный отказ.

Задача заявителя – доказать, что товарный знак не вводит потребителей в заблуждение. В качестве доказательств могут быть представлены документы, которые указывают на различительную способность.

Практика:

Мы подали заявку на регистрацию товарного знака Megabrends в 35 классе МКТУ, но получили уведомление от экспертов. Мы направили его на регистрацию, но получили уведомление. Эксперты противопоставили компанию Mega Brands Incorporated из Канады нашему товарному знаку.

Мы подготовили ответ, указали на то, что товарного знака Mega Brands Incorporated нет в реестре. Если представители компании захотят оспорить регистрацию, они могут обратиться в суд. Товарный знак зарегистрирован.

Эта причина – самая распространенная в практике. Поэтому мы предлагаем предварительную проверку обозначения всем клиентам. Она позволяет избежать уведомлений по этим основаниям.

Эксперт в процессе проверки выявляет, что такое же или очень похожее обозначение уже зарегистрировано в указанных классах МКТУ. Если с тождественными товарными знаками вопросов не возникает, то схожесть – это критерий субъективный, значит, есть шанс оспорить позицию эксперта.

Начинать мы всегда рекомендуем с проверки правообладателя. Например, ООО ликвидировалось, тогда товарный знак уже не защищен. Вы можете указать на это обстоятельство эксперту. При наличии оснований всегда можно аннулировать товарный знак конкурента.

Можно доказать, что товарный знак не аналогичен, предоставив лингво-семантический анализ словесного обозначения или сравнительный анализ логотипов.

Практика:

В октябре 2021 года к нам обратился клиент, у которого другое патентное бюро украло товарный знак. Они подали на регистрацию схожее наименование сами. Перед нами поставлена задача зарегистрировать товарный знак «nebanalno» с учетом имеющихся препятствий. Мы подали заявку на регистрацию, но был вынесен предварительный отказ, так как товарный знак был схож с обозначением «НЕБАНАЛЬ».

Мы направили в Роспатент мотивированный ответ, указали, что противопоставленное обозначение меньше по количеству букв, выполнено в кириллице, отличается по составу гласных и согласных, не совпадает по ударению. То есть провели сравнительный анализ и поделились выводами с экспертами ведомства. Товарный знак зарегистрирован.

Допустимо попросить у правообладателя противопоставленного знака письмо-разрешение на регистрацию.

Когда приходит такое уведомление, лучше согласиться с экспертизой и попросить зарегистрировать товарный знак. Если эксперт примет положительное решение, ваше обозначение зарегистрируют, но в нем будут присутствовать неохраняемые элементы. Ими могут пользоваться все.

Свежие примеры из нашей практики:

Есть правило:

Неохраняемый элемент не должен доминировать в товарном знаке.

Товарный знак успешно прошел регистрацию.

Помимо перечисленных выше ситуаций, могут быть заявлены и другие основания. Перечень вы найдете в ст. 1483 ГК РФ, на него опираются эксперты патентного ведомства.

Помните, что нет универсального ответа на предварительный отказ. Важно разобрать ситуацию и правильно выбрать тактику.

Ответить на письмо эксперта можно самостоятельно, хотя иногда это требует серьезной подготовки. Приходится изучить нормативную базу и практику по аналогичным ситуациям.

Рекомендуем действовать поэтапно:

Например, ваше обозначение содержит имя известного лица, приложите согласие этого человека на регистрацию товарного знака, тогда Роспатент, возможно, примет положительное решение.

После того как вы направите ответ эксперту, нужно подождать. Роспатент примет решение о регистрации или отказе в течение нескольких месяцев. В последнем случае можно обжаловать решение в Палате по патентным спорам.

Большинство рисков, связанных с регистрацией товарного знака, можно исключить на этапе подготовки:

Когда нет времени разбираться, отсутствует право на ошибку, можно обратиться к специалисту – патентному поверенному. В этом случае вероятность, что ваши пошлины сгорят из-за отказа стремиться к нулю.

Нужна дополнительная консультация или возникли вопросы? Пишите нам в Telegram или WhatsApp.

Оставить заявку на бесплатную консультацию можно здесь.

А узнать Все о защите бренда можно на нашем канале.