Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Товарный знак регистрируют не просто так. Регистрация нужна для достижения целей бизнеса, а иногда к этой процедуре прибегают по причинам, возникшим в процессе работы, например, появился конкурент, который стал препятствовать деятельности предпринимателя. И в первом, и во втором случае регистрация товарного знака дает желаемый результат.

Как на практике добиться регистрации даже при наличии препятствий, решить проблемы и реализовать новые возможности с помощью товарного знака, я расскажу в этой статье.

Меня зовут Юрий Горбачев. Я руковожу патентным бюро «Лирейт». Мы зарегистрировали более 3 500 товарных знаков для клиентов по всей России и за рубежом, регулярно делимся полезными материалами в Телеграм-канале и в сообществе в ВК. Если у вас свой бизнес, вы хотите развивать его, следите за нашими публикациями. Вы найдете много полезной информации, в том числе по товарным знакам, патентам, договорам франшизы, работе на маркетплейсах.

Как зарегистрировать товарный знак, если патентные агентства отказывают?

Товарный знак регистрируют в Роспатенте. Это можно сделать самостоятельно, но надежнее воспользоваться услугами патентного бюро, где работают специалисты, которые без рисков проведут вас от предварительной проверки обозначения до получения свидетельства.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Однако есть один нюанс – в некоторых таких компаниях боятся брать в работу сложные случаи.

Предприниматель обращается к специалистам, а ему говорят, что шансов получить регистрацию нет, приходится делать ребрендинг, хотя шансы успешно пройти процедуру были.

К нам часто обращаются клиенты, когда в других патентных бюро им отказали в помощи, а менять название или логотип нельзя – слишком долго работали под ними, потребители уже узнают бренд. В этой ситуации нужно сделать так, чтобы компания смогла продолжить деятельность под привычным обозначением. И мы это делаем. Расскажу об одном таком кейсе.

К нам обратилась предпринимательница – автор и организатор кастинг-проекта «Лицо бренда». Женщина уже консультировалась у представителей одного из топовых патентных бюро. Ей сказали, что шансов на регистрацию товарного знака нет. Предпринимательница не сдавалась. Она уже долгое время работала под этим названием и не могла себе позволить менять его.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Мы проверили ее товарный знак «Лицо Бренда» по базам данных Роспатента – это обязательный этап перед подачей заявки, который помогает выявить риски. Мы удостоверились, что они есть, но остается шанс отстоять товарный знак.

Клиентка была уведомлена о рисках и нашей дальнейшей тактике. Мы подали на регистрацию товарный знак «Лицо Бренда», получили отказ в регистрации в соответствии с п. 1 ст. 1483 ГК РФ, эксперт признал обозначение неохраняемым. Мы ответили на уведомление, но ведомство приняло решение об окончательном отказе.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Мы были не согласны с отказом регистрирующего органа. Принято решение обратиться в Палату по патентным спорам. Мы опровергли доводы экспертов, указали, что:

  • эксперты не предоставили никаких доказательств относительно отсутствия различительной способности у обозначения;
  • выражение «ЛИЦО БРЕНДА» – стилистический прием (метафора), устоявшаяся в журналистской работе, характерная именно для этой сферы;
  • для понимания смысла обозначения потребителем требуется домысливание и дополнительные рассуждения.
Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

В итоге ППС одобрила регистрацию и обозначение получило охрану. Скоро наш клиент получит свидетельство, осталось только оплатить соответствующие пошлины.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Если патентное бюро или патентный поверенный отказывают вам в помощи, это не значит, что ситуация безнадежная. Возможно, топовая компания или специалист просто не хотят портить статистику, переживая, что не смогут дать желаемый результат, а, значит, сомневаясь в своих компетенциях.

Я убежден, что почти любую ситуацию можно обернуть в свою пользу, если подойти к этому профессионально с должной ответственностью. В моем патентном бюро специалисты работают не только с легкими регистрациями, но и решают сложные задачи:

  • ведут переписки с ведомством во время регистрации;
  • при необходимости обращаются в ППС и Суд по интеллектуальным правам.

Мы не боимся испортить статистику, а делаем все возможное, чтобы добиться цели.

Как получить свидетельство, если Роспатент отказал в регистрации товарного знака?

История с получением уведомлений о предварительном отказе довольно распространенная. Часто мы решаем проблему еще на стадии ответа на доводы экспертов, но иногда встречаются случаи посложнее.

К нам обратился владелец кафе-ресторана, чтобы зарегистрировать комбинированный товарный знак. В нем присутствовали неохраняемые словесные элементы «Еда русская выпечка», но был доминирующий изобразительный элемент. Шансы на успешную регистрацию высоки.

Однако субъективное мнение эксперта Роспатента было иным. Нам вынесли уведомление о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «Русская водка», право пользования на которое предоставлено ограниченному кругу лиц.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Мы дали мотивированный ответ, но последовал отказ. Обсудив ситуацию с клиентом, мы приняли решение об оспаривании отказа. Наш юрист подготовил документы для ППС. Первое заседание ничего не изменило, так как коллегия не смогла прийти к общему решению. Рассмотрение перенесли.

Мы были настроены идти до конца и отправиться в Суд по интеллектуальным правам, но появился шанс решить вопрос через ППС по резолюции руководителя Роспатента. В ходе повторного рассмотрения в Палате по патентным спорам было принято решение зарегистрировать товарный знак «Еда русская выпечка».

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Как товарный знак может снизить налоги?

Налоги – не самая приятная часть ведения бизнеса, но любому законопослушному предпринимателю приходится с ней считаться. Найти легальный способ снизить налоги – реально. Для этого можно использовать товарный знак. Сейчас расскажу, как мы помогли снизить налоговое бремя двум предпринимателям.

История №1

К нам обратился один из учредителей компании А с желанием зарегистрировать товарный знак и снизить с его помощью налоги. Мы выяснили, что ООО работает на ОСН – платит налог 20%. У учредителя есть статус ИП на УСН 6%. Мы решили использовать самую простую, но действенную схему оптимизации налогов.

Зарегистрировали товарный знак на ИП. После регистрации в течение 10 дней бренд оценили, ИП сдал в аренду по лицензионному договору обозначение основному юридическому лицу – компании А, которая выплачивает в пользу ИП вознаграждение. В результате за год компания сэкономила на налогах 8 000 000 рублей.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

История №2

Второй кейс связан с деятельностью одного крупного холдинга, в который входит несколько компаний. У холдинга есть центр затрат, на который мы зарегистрировали товарный знак – это компания А. Потом мы продали его компании Б по рыночной стоимости.

Компания Б поставила товарный знак на баланс и начала отчислять амортизационные платежи от рыночной стоимости. Так удалось сэкономить на налоге на прибыль 3 000 000 рублей, потому что амортизация вычитается из налогооблагаемой базы.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

В каждой ситуации можно найти свой способ оптимизации налогов. Узнать о том, как лучше поступить вам, можно еще до регистрации на консультации у специалистов патентного бюро. Экономия на налогах с помощью товарного знака – это просто.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Как бороться с конкурентом на маркетплейсе?

Товарный знак помогает селлерам бороться с конкурентами. После регистрации предприниматель может обратиться к маркетплейсу с просьбой заблокировать всех продавцов, использующих его обозначение.

Как это происходит на практике, можно увидеть на примере нашего кейса. К нам обратился предприниматель, который занимается производством одежды и продает ее на маркетплейсах. Клиент хотел зарегистрировать свое обозначение.

Мы проверили товарный знак. Эта процедура помогает избежать отказа в регистрации и возможных судебных разбирательств в будущем. Потом подготовили документы для регистрации. Максимально оперативно подали заявку в Роспатент, чтобы закрепить приоритет. Клиент оплатил госпошлины.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

После того, как патентное ведомство приняло решение о регистрации, предприниматель сообщил нам, что на маркетплейсе появились конкуренты, которые используют схожий бренд «Евдокия».

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Для блокировки конкурентов нужно свидетельство и экспертное заключение. Мы его подготовили, установили вид использования товарного знака – в сети «Интернет» путем размещения при осуществлении предложений о продаже товаров.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Затем провели проверку сходства и однородности товаров. По всем параметрам конкурент был в проигрышной позиции. Клиент направил экспертное заключение администрации маркетплейса с просьбой заблокировать продавца. Результат – требование выполнено.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Без зарегистрированного товарного знака каждый селлер рискует быть заблокированным. Онлайн-бизнес за счет широкого распространения и географии продаж в зоне риска. Защита товарного знака от конкурентов – одно из основных направлений, которое нужно учитывать селлеру.

Что делать, если мое название или логотип используют конкуренты?

Регистрировать товарный знак часто приходится из-за появления конкурента. Когда другой предприниматель выходит на рынок с тем же названием или логотипом, он определенно наносит вред уже существующему бизнесу.

К нам часто обращаются клиенты, которые попали в такую ситуацию из-за бывших сотрудников, решивших украсть бренд после увольнения. И тут стоит помнить, что действует правило:

Тот, кто первым зарегистрирует товарный знак, получит преимущество.

Расскажу об одном показательном кейсе. К нам обратился владелец компании, которая занимается реализацией пожарного оборудования и огнезащитных материалов. Фирма давно на рынке. Бывший сотрудник клиента открыл недалеко от него аналогичный магазин и не постеснялся взять его название pogzashita, а также воспользоваться доменом.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Перед нами стояла задача быстро зарегистрировать товарный знак, чтобы не дать возможность бывшему сотруднику украсть название. Всего за 4,5 месяца мы внесли обозначение в реестр Роспатента.

Клиент направил претензию бывшему сотруднику с требованием изменить название его магазина и отдать домен. У конкурента не было возможности отказать, иначе ему грозили бы судебные разбирательства и крупные компенсации. По закону правообладатель может подать исковое заявление и в суде добиться удовлетворения своих требований.

В итоге бывший сотрудник прекратил деятельность под товарным знаком нашего клиента и отдал домен.

Как действовать, если конкуренты подали на аннулирование товарного знака?

В практике также бывает такая ситуация: приходится помогать клиентам отстаивать товарный знак, когда его хотят аннулировать конкуренты уже после регистрации. Так к нам обратился предприниматель, которому мы регистрировали товарный знак UNIVERSE.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Спустя какое-то время конкуренты подали в отношении этого обозначения заявление об аннулировании в Палату по патентным спорам. Они привели следующие доводы:

  • бренд Universe – дочерний бренд ООО «БЮЛЕР АХС»;
  • в 2017 году ООО «БЮЛЕР АХС» впервые в рамках международной климатической выставки представило бренд Universe, и последующие годы он продвигался на каждом подобном мероприятии;
  • для продвижения бренда «Universe» ООО «БЮЛЕР АХС» использовало сайты https://www.universe-humidifier.ru и https://buhler-ahs-media.ru, a также различные аккаунты социальных сетей «ВКонтакте» и платформы «YouTube»;
  • лицом, подавшим возражение, вложены существенные финансовые средства в продвижение бренда «UNIVERSE»;
  • словесные элементы оспариваемого товарного знака и обозначения «Universe», которое лицо, подавшее возражение, использует в своей коммерческой деятельности тождественны фонетически и семантически, что предопределяет вывод о высокой степени сходства спорных обозначений;
  • обозначение «Universe» используется при маркировке однородных товаров 11 класса МКТУ;
  • узнаваемость обозначения «Universe» и его связь с лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается сведениями различных сайтов третьих лиц в сети «Интернет» о лице, подавшем возражение, выставках и обозначении «Universe» с 2017 по 2023 годы, из социальных сетей лица, подавшего возражение, платформы «YouTube»;
  • длительность и интенсивность использования обозначения «Universe» подтверждаются многочисленными товарными накладными (каждая из которых на сумму от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей) и прилагающимися к ним счетами на оплату;
  • обозначение «Universe» стало узнаваемым для потребителя, была сформирована устойчивая ассоциативная связь между обозначением «Universe» и лицом, подавшим возражение.

Таким образом, регистрация товарного знака нашего клиента, по мнению конкурентов, способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Мы осуществляли представительство в ППС и указали, что:

  • производитель и держатель технологий – канадская компания Buhler - AHS Inc., ассоциации потребителя относительно изготовителя товаров могут возникать только с производителем, а не с лицами, осуществляющими реализацию товаров. Universe – дочерний бренд канадской компании Buhler-AHS, созданный для России и стран северной Европы;
  • лицо, подавшее возражение, не осуществляет непосредственно изготовление указанных товаров, не может быть заинтересованным лицом в отношении товарного класса 11 МКТУ (предназначенного для изготовителя);
  • выставки, на которые ссылался заявитель, проводились для специалистов в этой области, а не для покупателей.

Помимо этого мы указали на позицию Президиума Суда по интеллектуальным правам Российской Федерации, выраженную 24 декабря 2021 года в Постановлении по делу № СИП387/2021.

Мы выиграли. ППС отказала конкурентам и правовую охрану товарного знака клиента сохранила.

Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Эти кейсы демонстрируют плюсы регистрации товарного знака для любого бизнеса. Для самозанятых и физических лиц вышесказанное актуально в той же мере. Здесь же я продемонстрировал проблемы бизнеса и пути их решения с помощью товарного знака.

Главное

  • Регистрация товарного знака позволяет не только безопасно использовать обозначение, но и реализовывать другие важные для бизнеса возможности.
  • Нельзя терять надежду на регистрацию собственного бренда, даже если топовые патентные бюро вам отказывают.
  • Легальная оптимизация налогов – это реально. Для этого также можно использовать зарегистрированный товарный знак. Минимизация налогов даст возможность вкладывать сэкономленные средства в развитие.
  • Бороться с конкурентами можно законными методами. Регистрация товарного знака дает такую возможность как для онлайн-бизнеса, так и для компаний, работающих в офлайне.
  • Помимо перечисленных в этой статье возможностей, регистрация позволяет брать кредиты под залог товарного знака, использовать латинские обозначения в рекламе, на вывесках и в СМИ, увеличить стоимость бизнеса, продавать франшизу и права на бренд. Это очень полезно для вашего бизнеса.
Как зарегистрировать товарный знак после отказа известного патентного агентства и сэкономить на налогах 8 млн рублей

Нужна дополнительная консультация или хотите узнать, какие преимущества регистрации товарного знака сможет использовать для развития ваш бизнес? Пишите нам в Telegram или WhatsApp.

Оставить заявку на бесплатную консультацию можно здесь.

А узнать Все о защите бренда можно на нашем канале.

1212
7 комментариев

Отличные и интересные кейсы, полагаю селлерам на маркетплейсах крайне актуально. От себя бы добавил, что на сайте мсп.рф для малого бизнеса есть поддержка в виде финансирования затрат на регистрацию интелл.собственности (зависит от региона)

4
Ответить

Отличное дополнение! Благодарим!

Ответить

К нам обратился один из учредителей компании А

Думаю, многие могут не обратить внимание на то, что это ОДИН из учредителей (с долей менее 50%), и воспользоваться как инструкцией к применению для своих ИП-ООО :) Последствия будут плачевными.

1
Ответить

Да, верно подметили. Эта схема подходит только для тех ООО, в которых у ИП-правообладателя доля менее 50%. В иных случаях применять ее рискованно.

Ответить

Отличный кейс - даже добавить нечего!
В последнее время могу сказать, что за развитие брендов и регистрации торговых марок прям популярное течение! Очень рада, что клиенты юристов и патентных бюро стали отстаивать свои права, при этом недобросоветсные конкуренты иногда пользуются правовыми уязвимостями.
Успехов и удачи!

Ответить

А как зарегистрировать не коммерческий тз

Ответить

Регистрация некоммерческого товарного знака ничем не отличается от обычной регистрации в Роспатенте.

Ответить