Хотел наказать конкурентов, но “урезал” собственный бренд

Вы - предприниматель из Петербурга. Название вашего бренда зарегистрировано как товарный знак. Однажды вы обнаруживаете, что его использует другой предприниматель, причем довольно давно. Вы решаете написать претензию и прекратить незаконное использование. Но это в итоге не просто не помогает, но и ограничивает ваш бизнес. Как такое могло произойти?

ООО “Аксиома” - фирма по обслуживанию теплосчетчиков. Она предоставляет свои услуги в Москве и регионах с 2010 года.

Потребители узнают компанию по фирменному наименованию, поэтому у руководства долгое время не возникало идеи зарегистрировать бренд. И напрасно. 13 июня 2023 года руководство фирмы получило досудебную претензию.

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Бабинец зарегистрировал словесный товарный знак “АКСИОМА” в июле 2021 года. Два года спустя он узнал, что существует компания с таким же названием, а ее услуги частично совпадают с видами деятельности товарного знака.

Предприниматель нашел сайт компании, детально изучил ее услуги и пришел к выводу, что его права грубо нарушаются. Не может быть двух “Аксиом” с одинаковыми видами деятельности. Тем более, его монополия на название была закреплена государственной регистрацией. После этого он направил конкуренту претензию и потребовал:

Свои требования и размер компенсации бизнесмен обосновал судебными решениями по похожим делам (№ А45-147/2018, № А21-10484/2015).

ИП Бабинец предупредил, что если “Аксиома” не выполнит требований, он будет защищать свои права в других инстанциях:

Претензия была направлена 30 мая. ООО “Аксиома” получило её 13 июня. На исполнение требований или возражение оставалось чуть более двух недель. Тянуть с ответом было некуда.

Начался сбор аргументов. Главный из них - фирменное наименование появилось намного раньше товарного знака:

Этот факт ставил под вопрос правомерность существования бренда. По закону, если фирменное наименование появилось раньше, то аналогичный или сходный товарный знак не может быть зарегистрирован в тех же видах деятельности - п. 8 ст. 1483 ГК РФ.

Работу компании подтверждали договоры за последние 10 лет, сметы, статистика посещения сайта компании, упоминания в интернете и многочисленные отзывы от клиентов.

Судебные дела, на которые ссылался предприниматель, оказались неподходящими - они не затрагивали случаи, когда название фирмы появилось раньше товарного знака.

Мы собрали все аргументы в ответ на досудебную претензию и отправили ее предпринимателю. Тем временем ООО “Аксиома” подало собственную заявку на регистрацию в спорном 37 классе МКТУ.

В досудебной претензии мы предупредили предпринимателя, что будем вынуждены обратиться в Палату по патентным спорам и требовать аннулирования бренда в спорных видах деятельности.

Закон и факты были на стороне компании - фирменное наименование использовалось задолго до регистрации товарного знака.

Бизнесмен не согласился с перспективой аннулирования. Он направил в ППС отзыв на наше возражение и подчеркнул, что не только использует бренд в коммерческой деятельности, но и заключил лицензионный договор с одноименным ООО - тоже “Аксиома”.

Компания принадлежала самому правообладателю и, как выяснилось, была основана еще раньше - в 2003 году. По документам она занималась строительными услугами, но к обслуживанию счетчиков не имела никакого отношения. Коммерческое использование бренда не подтверждалось ничем, кроме лицензионного договора.

Заседание в ППС завершилось победой компании “Аксиома" - той, что изначально оказалась в роли нарушителя. Эксперт учел, что ООО активно использует название и за годы работы стало хорошо узнаваемо в определенных кругах. Заявка на регистрацию в спорном классе подтвердила потребность в товарном знаке и дальнейшей работе под брендом.

Для предпринимателя же оно обернулось аннулированием товарного знака в части видов деятельности. Его бренд не перестал существовать, но ожидания от претензии не оправдали себя. Вместо того, чтобы получить компенсацию, ИП Бабинец потерял время, деньги и перспективы развития собственного бизнеса.

Как видите, ситуации бывают неоднозначные. Даже если товарный знак успешно прошел регистрацию, можно лишиться его целиком или частично. Причем, по собственной инициативе.

Если вам нужна консультация по вопросам интеллектуальной собственности, свяжитесь с нами в WhatsApp по номеру +79229092784 или Telegram @zhelezno_pb.

Больше материалов об интеллектуальной собственности и ее защите читайте в блоге патентного бюро “Железно” и в сообществе ВКонтакте.