«Если на вас подадут в суд, спрашивать с дизайнера логотипа будет нечего»

Что важно знать о товарных знаках и особенностях работы с ними.

Специалисты по интеллектуальной собственности компаний IT Patent и TM Legal Олег Абраменко и Евгения Рыбалко об основных предпринимательских ошибках при регистрации товарного знака.

По долгу службы мы занимаемся интеллектуальной собственностью, в том числе готовим заявки на регистрацию товарных знаков для предпринимателей из различных сфер деятельности. Ежедневно поступает большое количество заявок на проверку уникальности обозначения или подготовку необходимых документов.

В среднем за год регистрируется около 400 тысяч компаний, тогда как заявок на регистрацию товарных знаков подается всего 60 тысяч. Невидимая юридическая пустота подготавливает почву для многочисленных прецедентов, когда предприниматели теряют деньги, клиентов или компанию.

Для того, чтобы восполнить эту пустоту, мы подготовили описание проблемных ситуаций, а также возможные пути их решения. Так, каждый предприниматель сможет снизить риски и не беспокоиться за свой бизнес в части охраны прав на товарные знаки.

Небольшой ликбез. Товарный знак — это обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В СМИ также можно встретить синонимы товарного знака — бренд, логотип, название.

Если программный продукт, компания, название товара обладает уникальностью и так называемой различительной способностью — оно может быть зарегистрировано как товарный знак. Оценку уникальности и различительной способности обозначения может провести только юрист.

Разберемся, какие существуют наиболее опасные заблуждения, ставящие под угрозу всю предпринимательскую деятельность.

Редко предприниматели проверяют юридическую возможность использования обозначения. «Отличная идея названия для бренда» превращается в его первую яму, которая будет только углубляться в процессе деятельности.

Как результат, можно потратить несколько лет на раскручивание ювелирного магазина, а после обнаружить, что месяц назад на добросовестно используемое название было выдано свидетельство на товарный знак. Доказывать, кто был первым — дело трудное. Так, один из наших клиентов сейчас вынужден работать над новым названием и заказывать полный ребрендинг, чтобы не получить иск.

Как правило, судебные издержки и представитель обходятся в несколько раз дороже, чем смена названия, поэтому многие предприниматели идут по этому пути. Рекламу, информационное распространение приходится перезапускать, а рынок завоевывать с нуля.

Такой опыт меняет отношение к вопросу регистрации. Никто не хочет наступать на те же грабли дважды, а потому предприниматели уже сразу проверяют свои идеи и оперативно подают документы на регистрацию товарного знака.

Как я уже упоминал, в России ежегодно регистрируют около 60 тысяч товарных знаков. Даже такое небольшое число сильно сужает возможность использования любого пришедшего в голову названия. Чтобы не нарваться на зарегистрированный товарный знак, можно и нужно проводить проверки. Тем более, её можно провести самостоятельно.

Некоторые юридические фирмы делают базовые проверки за пару часов и совершенно бесплатно. А отказ от проверки может только привести к большим проблемам на разных стадиях развития продукта и штрафам.

Пример — проект NumBuster. У компании True Software Scandinavia AB имеется зарегистрированный товарный знак TrueCaller в ряде стран, в том числе в России, Китае, Мексике, Сингапуре, Европе, США, что и стало причиной удаления приложения NumBuster из Google Play.

Какие есть информационные базы для проверки

Мы провели небольшое исследование дизайн-студий. Представившись клиентами, мы расспросили их о том, проверяют ли они возможность нарушения чужих прав на товарный знак при разработке дизайна и возможность его дальнейшей регистрации в качестве товарного знака.

Как оказалось, в 7 из 10 студий никаких проверок не делают, так как «они рисуют уникальные логотипы и придумывают оригинальные названия — проверки им не нужны и сотрудничать с юристами по этим вопросам они не собираются».

Бесспорно, дизайнер и не должен разбираться в юридических свойствах нарисованного им логотипа. Но он и не должен распространять ложные сведения и вводить своего клиента в заблуждение, что тот в абсолютной безопасности. Ведь если на клиента подадут иск, спрашивать с дизайнера будет бессмысленно.

Обсудите идею будущего логотипа с юристом, который сможет сразу обозначить те элементы, которые смогут и не смогут стать его охраноспособной частью. Юрист сориентирует дизайнера, как избежать ошибок, но реализовать замысел.

Всегда нужно иметь в виду, что нарисовав логотип с нуля, всё равно можно нарушить чужой товарный знак, так как они могут оказаться схожими до степени смешения. А ведь иногда дизайн-студии вольно или не вольно могут заниматься плагиатом, что тоже приведет к печальным последствиям.

Особняком стоит тенденция к упрощению дизайна и переход к минимализму. Один из наших клиентов потратил более 200 тысяч рублей на разработку логотипа, брендбука с подробным подбором цветов, шрифтов, способов использования логотипа в своих официальных документах.

Но когда он захотел зарегистрировать товарный знак, оказалось, что в названии присутствовал чужой зарегистрированный товарный знак, а графические элементы, состоящие из трёх простых геометрических фигур и двух линий, обрамлявших название, тоже являются охраняемыми элементами. Дизайн пришлось полностью переделывать за дополнительные деньги.

Откладывание на потом юридических вопросов — одна из основных проблем большинства компаний. Особенно это касается товарных знаков и интеллектуальной собственности в целом. В сознании предпринимателей существует предубеждение, что всё это — головная боль, трата денег и их всё равно не коснется.

Сначала бывает «жалко денег», потом «некогда», затем «работаем, никто не пристает и ладно». Подобная вереница отговорок и самоутешений продолжается до момента, когда всё-таки проблема становится личной. Первоначальные траты, кажущиеся неоправданно большими, становится истощающими или катастрофическими. В таком случае суд не панацея, потому что стабильной и ясной практики не существует.

Вторая распространённая боль — это партнёры-основатели или рейдеры. Неудивительно, что для мести или рейдерства первые часто используют методы вторых.

Компания растёт и развивается, но в определённый момент партнеры ссорятся, и более ушлые сразу бегут регистрировать товарные знаки. Суд, пытаясь разобраться, кому принадлежит наименование, чаще всего выносит решение в пользу правообладателя, потому что доказать злой умысел при подаче заявки на схожее или такое же наименование практически невозможно.

Компания регистрирует товарный знак в РФ. Особенно упорные регистрируют, наоборот, только в США и на латинице, считая, что теперь они защищены везде. Это не так. Товарный знак действует на территории той страны, где он был зарегистрирован. Если вас интересует рынок Китая, США, Японии, то нужно регистрировать товарный знак во всех этих странах.

Настоящим откровением для нас стало осознание, что благодаря интернету искать нарушителей стало до смешного просто. Для этого достаточно зайти в любую социальную сеть — например, Instagram. В графе поиска набрать популярный хэштег — «Лунтик», «Крош» или «Смешарики». На ваш выбор. Через несколько секунд вы увидите тысячи фотографий тортов домашних пекарен и предложений о продаже.

Марципановый «Лунтик» задорно улыбается с трёхъярусного цветного бисквитного торта. А пекарь не подозревает, что этот весёлый «Лунтик» — потенциальная повестка в суд по иску о нарушении исключительных прав на персонажа мультфильма, если он зарегистрирован как товарный знак. Компенсацию за один торт можно требовать минимальную — 10 тысяч рублей. Однако если умножить её на количество нарушителей, получится внушительное число.

Такие иски не редкость: компания Smeshariki Gmbh обратилась с иском к универсаму «Пулковский» за изготовление торта со «Смешариками», а студия анимационного кино «Мельница» требовала взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ивита» 600 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Лунтик», «Кузя» и другие.

Другой сценарий. Вы предприниматель, закупивший партию детских игрушек-персонажей мультфильмов. У вас есть всё, чтобы доказать законность сделок: договоры, накладные, акты. Но вот вы уже стали одним из десятков ответчиков, которым были разосланы «исковые письма счастья» от правообладателя.

Это уже не единичная реализация контрафактного товара, поэтому сумма компенсации существенно возрастает. Так, например, всё те же «Смешарики» взыскали 315 тысяч рублей с компании «Капель».

А может быть, вы открыли свой магазин автозапчастей и разместили логотип автомобилей ВАЗ у себя на вывеске? Получите иск и распишитесь. Как было установлено в рамках другого дела, когда ответчик без разрешения правообладателя разместил данное изображение на вывеске магазина, за что был привлечён к ответственности.

Включайте в договор условие, что вы получаете продукт, на который у продавца имеются исключительные права, подтверждённые документально (например, с правообладателем заключен лицензионный договор или договор о передаче исключительных прав), а также осмотрительно относитесь к продуктам, вывескам или рекламным материалам собственного производства, если вы используете известных персонажей или логотипы других компаний.

#Колонка