Как аннулировать товарный знак конкурента: кейс из практики патентного бюро

В начале года к нам обратился руководитель производственной компании. Он хотел зарегистрировать товарный знак, но процедуре мешал другой бренд. На уступки правообладатель не шел. Тогда мы взялись за сложное дело – аннулировать мешающий товарный знак. На примере кейса патентного бюро «Железно» расскажу о тонкостях процедуры.

Начнем с представления клиента – компания «Рускарб». Организация занимается производством и поставкой активированного угля. Для защиты своих прав руководитель организации решил зарегистрировать товарный знак. С этой задачей он обратился к нам, в «Железно».

Перед подачей заявки в Роспатент мы провели предварительную проверку на уникальность. К слову, у нас эта услуга бесплатная. Другие бюро часто берут деньги, а когда после проверки оказывается, что знак занят, ничего не возвращают.

Проверка выявила схожее обозначение – «Роскарб». Название было сходно по звучанию и написанию. Кроме того, бренд компании был зарегистрирован в нескольких классах МКТУ, в одном из них – первом – пересекался с нашим клиентом. Это могло помешать регистрации товарного знака.

Сначала мы предприняли попытку решить вопрос мирно. Наш эксперт проверил активность компании-владельца знака в интернете: выявил три активных сайта, изучил их и заметил, что в видах деятельности они с «Рускарб» фактически не конкурируют. Ни на одном из трёх сайтов не было каких-либо упоминаний про производство активированного угля.

У компаний есть общий класс, но услуги не пересекаются. Мы направили досудебное предложение, в котором просили отказаться от части необходимых нашему клиенту товаров.

В ответе правообладатель написал отказ. В качестве доказательства он указал ссылку на сайт. Для нас это стало новостью. Ранее при проверке открытых источников этот ресурс не отображался. На сайте помимо прочих продуктов компании появился и уголь. Совпадение?

Неожиданное появление интернет-ресурса вызвало подозрение. Мы решили идти до конца и обратились в суд с требованием об аннулировании мешающего товарного знака. Основания на то были.

Наша проверка показала, что владелец «Роскарб» зарегистрировал бренд в 2018 году. Мы попросили суд снять правовую охрану с обозначения, но только в отношении производства и поставки угля. По этому направлению правообладатель не вел деятельность более трех лет. По закону это является основанием, даже если 10-летний срок действия еще не подошел к концу.

На предварительное заседание ответчик не явился. Каких–либо других документов, подтверждающих использование товарного знака, он больше не предоставил.

В свою очередь, эксперты «Железно» обосновали, что ссылка на сайт не может быть весомым доказательством реальной работы компании. Так, более весомыми в этом случае могли быть:

Однако этих документов никто не предоставил. В итоге суд встал на сторону нашего клиента. Товарный знак «Роскарб» аннулировали по первому классу и только в нужной клиенту части товаров – в отношении угля активированного.

На все процедуры – от первого письма правообладателю до решения суда – ушло семь месяцев. По юридическим меркам этот срок считается не таким большим. Если бы ответчик вышел в суд и начал представлять иные доказательства, процесс мог затянуться еще на несколько месяцев.

Добавлю, что параллельно с направлением предложения и иска мы подали заявку в Роспатент на регистрацию «Рускарб». После вынесения судебного решения, ведомство приняло решение о регистрации товарного знака клиента.

Спойлер: самому это сложно сделать. Вот что предстоит, если вы решите аннулировать знак конкурента самостоятельно:

Шаг 1. Сбор доказательств неиспользования товарного знака.

Вам, как истцу, потребуется доказать вашу заинтересованность в аннулировании товарного знака. Для этого необходимо предоставить документы, которые это подтверждают. Подойдут не все, а те, которые будут иметь значение для суда. Это могут быть:

Собранные доказательства помогут обосновать ваше заявление перед Судом по интеллектуальным правам.

Шаг 2. Подготовка документов.

Для обращения в суд нужно подготовить:

Все документы предоставляются в письменном виде и подписываются заявителем или представителем.

Шаг 3. Подача заявления.

В этом случае составляется исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны на товарный знак. Документ нужно подать в Суд по интеллектуальным правам.

Срок рассмотрения дела составляет около шести месяцев, однако практика показывает, что процесс может затянуться на значительно больший срок.

Исковое заявление направляется в суд и правообладателю товарного знака.

Далее начинаются судебные заседания, в которых стороны обосновывают свои позиции и представляют собранные доказательства. Правообладателю необходимо доказать факт использования им товарного знака в течение трех лет, предшествовавших направлению вашей досудебной претензии.

Как видите, аннулирование товарного знака требует тщательной подготовки и сбора убедительных доказательств. Процесс может занять длительное время и потребовать значительных усилий и ресурсов. Буду рада, если вы доверите это дело профессионалам из патентного бюро «Железно».

Мы также поможем зарегистрировать ваш товарный знак и добиться справедливости в спорах. Оставьте заявку на сайте, в МАХ по номеру +79229092784 или Telegram.