Обращение в ФАС и два суда: как российские дистрибьюторы отстаивают свои права на бренд "Sweet sex"

Иногда компании регистрируют не собственные товарные знаки, а знаки своих зарубежных партнеров. Конечно, с их письменного согласия.

Учредители ООО "ФЛЭШ-ЛАЙТ" и ООО “САМАРИН” в 2015 году заключили контракт с китайским производителем презервативов Dongyang Songpu Latex (Jinzhou) Co. Ltd. На протяжении восьми лет они являлись официальными представителями компании на российском рынке.

По поручению китайских партнеров на территории РФ был зарегистрирован товарный знак DOMINO. Бренд представлен в розничных сетях, таких как “Золотое яблоко” и “Л’этуаль”, и на маркетплейсах - только на Wildberries количество продаж превышает 200 000.

Одной из самых популярных линеек бренда DOMINO стали презервативы Sweet sex. Спрос на них увеличивался, поэтому было решено зарегистрировать название в качестве товарного знака. Для этого предприниматели обратились к патентному поверенному.

Sweet sex проверили в 10 классе МКТУ - именно в нем находятся товары “для взрослых”.

Патентный поверенный вынес вердикт - название нельзя зарегистрировать. По мнению эксперта, оно описывало товар, а значит Роспатент 100% отказал бы заявителю. Это оказалось ошибкой.

Предприниматели успокоились - раз бренд не подлежит правовой охране, то никто другой не сможет его зарегистрировать.

ООО "ФЛЭШ-ЛАЙТ" заключило договоры поставки с предпринимателями по всей России.

В декабре 2022 года один из партнеров - Елизавета Железняк - получила досудебную претензию от ООО “МНТДЛ”. В ней говорилось, что предпринимательница нарушает исключительные права компании на товарный знак sweetsex и поэтому должна:

Елизавета Железняк приостановила торговлю, о чем сообщила руководству ООО "ФЛЭШ-ЛАЙТ". Так компания узнала, что их бренд теперь принадлежит другим людям.

Предприниматели обратились к патентному поверенному, который несколько месяцев назад сказал, что товарный знак Sweet sex зарегистрировать невозможно. Как же вышло, что права на него беспрепятственно получила другая компания?

Эксперт утверждал, что знак зарегистрирован с нарушениями, и нужно срочно обращаться в Палату по патентным спорам для его аннулирования.

Доверия к специалисту уже не было, поэтому представители ООО "ФЛЭШ-ЛАЙТ" и ООО “САМАРИН” параллельно обратились к новому подрядчику - юридической компании LegalProLex. А LegalProLex обратилась за помощью к нам: мы сотрудничаем. За решение вопроса взялись вместе - ситуация была неоднозначной и требовала быстрых действий.

Клиент не зря не послушал поверенного. Наши эксперты сошлись во мнении, что Sweet sex - оригинальное название, и неважно написано оно с пробелом или без. Оно никак не описывает товар - презервативы. А значит, знак зарегистрирован правомерно. В случае обращения ППС не согласилась бы с доводами поверенного, а клиент потерял время, деньги и не получил результата.

Борьба за бренд полностью перешла от поверенного к LegalProLex и “Железно”.

В первую очередь встал вопрос, что же за компания эта “МНТДЛ”?

Как оказалось, она не имеет никакого отношения к производству презервативов.

ООО “МНТДЛ” оказывает юридические услуги, в том числе - регистрирует товарные знаки. На момент проверки на компанию было зарегистрировано восемь брендов с разными видами деятельности и еще пять заявок находились на рассмотрении в Роспатенте.

Кроме этого нашелся сайт, на котором ООО предлагало к продаже “готовые товарные знаки”.

“МНТДЛ” не только продавало, но и активно судилось за нарушение прав на обозначения - в картотеке арбитражных дел было найдено 6 исковых производств. Везде общество требовало внушительные компенсации.

Некоторые компании регистрируют товарные знаки не для ведения коммерческой деятельности, а чтобы находить предпринимателей с похожими незарегистрированными брендами и требовать с них деньги. На рынке интеллектуальной собственности подобные организации называют патентными троллями или патентными рейдерами.

Как мы решили действовать?

Для начала был написан ответ на претензию к ИП Железняк, чтобы “МНТДЛ” не подало на нее в суд. Кстати, после этого сайт, где компания предлагала к покупке разнообразные бренды, исчез из выдачи.

Далее нужно было разобраться с “МНТДЛ”. В действиях организации были признаки недобросовестной конкуренции - это предстояло доказать.

Спор можно было разрешить двумя способами:

Мы решили соблюсти административный порядок. Для этого были основания:

Мы изучили практику подобных обращений и пришли к выводу, что ФАС чаще всего отказывает в их рассмотрении. Если лицо зарегистрировало товарный знак и ничего не продает под ним, оно не может быть конкурентом - действия не попадают под ст. 14.4 ФЗ “О защите конкуренции”. Но у нас были причины считать иначе.

В доказательство использования бренда были приложены:

- договоры с партнерами;

- договор с китайской компанией;

- письмо-поручение на регистрацию товарного знака;

- сама заявка в Роспатент;

- статистика продаж на маркетплейсах.

Недобросовестность действий “МНТДЛ” подтверждали выписки из Открытых реестров ФИПС, информация о судебных разбирательствах, скриншоты с сайта по продаже товарных знаков и претензия в адрес ИП Железняк.

Ответ пришел в конце августа 2023 года. ФАС не признала ООО “МНТДЛ” конкурентами дистрибьюторов. Причина - нет подтверждений, что компания ввела товары с использованием бренда в гражданский оборот.

Этих доказательств и не могло быть. “МНТДЛ” ничего не производило и не продавало. Но по логике ФАС там, где нет сбыта, нет и конкуренции.

Оставался второй вариант - выйти с иском в Суд по интеллектуальным правам.

В сентябре 2023 года ООО "ФЛЭШ-ЛАЙТ" и ООО “САМАРИН” обратились в СИП с иском против ООО “МНТДЛ”.

Требование не изменилось - признать действия ответчика по регистрации товарного знака sweetsex актом недобросовестной конкуренции.

Суд принял иск и обязал “МНТДЛ” подготовить отзыв на него, однако никакой информации так и не поступило.

Предварительное заседание прошло в начале декабря. Представители ответчика на него не явились.

Судья сообщил, что в этот день все-таки пришел отзыв на иск и признал дело подготовленным к началу разбирательства. Следующее заседание было назначено на январь.

Мы с партнерами ознакомились с новым документом. В нем “МНДТЛ” стандартно не соглашалось с исковыми требованиями и приводило доказательства в свою пользу:

На первый взгляд все выглядело убедительно. Но стоило копнуть глубже, как все доводы ответчика “посыпались”:

Все это мы изложили в собственном возражении на отзыв ООО “МНДТЛ”.

Суд состоялся в конце января. На этот раз - с представителем компании конкурента. Он высказал свое несогласие с требованиями и добавил, что истцы должны были обращаться не в Суд по интеллектуальным правам, а в Палату по патентным спорам.

Судья попытался выяснить, не было ли название разработано компанией и совпало с аналогичным брендом случайно? Внятного ответа не последовало.

Заседание закончилось полным удовлетворением исковых требований - действия ООО “МНДТЛ” по регистрации товарного знака sweetsex признали актом недобросовестной конкуренции.

Пострадавшие компании уже обратились в Палату по патентным спорам. На основании судебного решения товарный знак sweetsex будет аннулирован, а те, кому он должен был принадлежать с самого начала, смогут получить на него права.

Если вам нужна консультация по вопросам интеллектуальной собственности, свяжитесь с нами в WhatsApp по номеру +79229092784 или Telegram @zhelezno_pb.

Больше материалов об интеллектуальной собственности и ее защите читайте в блоге патентного бюро “Железно” и в сообществе ВКонтакте.