5 способов борьбы с патентными троллями

Патентные тролли — лица, которые специализируются на предъявлении патентных исков. В качестве троллей выступают предприниматели или небольшие компании (2-3 человека в штате), которые сами ничего не производят, но активно регистрируют на себя интеллектуальную собственность — получают патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, регистрируют на свое имя товарные знаки, а после обращаются с претензиями и исками к фактическим производителям, чтобы получить денежную компенсацию.

Например, компания MobileMedia Ideas — патентный тролль по всем признакам — отсудила у Apple $3 млн за использование технологии «вежливого игнорирования» (возможность приглушать входящий вызов, не прерывая соединение).

Патентные тролли пользуются слабыми местами системы — длительностью и дороговизной судебных тяжб, в которые далеко не каждый производитель захочет ввязываться, а также тем, что доказывать наличие реального производства для регистрации интеллектуальных прав не обязательно.

В России патентные тролли наиболее активны в сфере товарных знаков. За известным патентным троллем Ибатуллиным Азаматом Валерьевичем числится 545 зарегистрированных товарных знаков — и это только те, что зарегистрированы на него, без учета знаков, зарегистрированных на его компании.

Многие производители думают, что у патентного тролля нет шансов ни зарегистрировать на себя товарный знак, ни выиграть в суде, если они первыми начали использовать обозначение. Увы, все не так радужно.

Судебная практика уже давно пришла к выводу, что «сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара» (п. 2.1 Информационной справки, утв. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10).

Даже если вы первым стали использовать обозначение — чтобы отстоять права на знак, понадобятся доказательства либо недобросовестной конкуренции со стороны патентного тролля, либо того, что у потребителей обозначение стойко ассоциируется именно с вами. При плохом сценарии есть риск не только полной утраты товарного знака, но и существенных финансовых потерь.

Чтобы не попасть в лапы к патентному троллю, соблюдайте следующие рекомендации.

Самый лакомый кусочек для патентного тролля — раскрученное и незарегистрированное обозначение. Если не хотите вступать в длительную борьбу с патентным троллем, не медлите с регистрацией интеллектуальной собственности (причем не только товарных знаков, но других объектов — изобретений, промышленных образцов и прочих).

Хотя регистрация товарного знака — длительная процедура, правовая охрана его действует с даты подачи заявки. Знаку присваивается приоритет, поэтому любые тождественные или сходные до степени смешения с вашим обозначения, которые будут поданы позже даты приоритета, никак не будут препятствовать регистрации вашего товарного знака. При этом конкуренты или патентные тролли не смогут без вашего согласия зарегистрировать обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с вашим.

Для регистрации товарного знака необходимо оплатить пошлину и подать в Роспатент заявление — само обозначение, его описание и сгруппированный по классам перечень товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана обозначения. Перечень товаров и услуг составляется в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), поэтому для его составления потребуются специальные знания (особенно, если товары или услуги уникальны и прямо не поименованы в МКТУ).

Перед подачей заявки на регистрацию товарного знака стоит провести предварительную проверку обозначения по базам уже действующих, а также заявленных на регистрацию товарных знаков. Это позволит оценить возможные риски и препятствия для регистрации обозначения, чтобы оперативно их минимизировать. Например, заручиться согласием на регистрацию товарного знака у правообладателя сходного обозначения или внести изменения в товарный знак.

Так, правообладатель знака «TREND FM» (заявка с полученным решением о регистрации № 2020745841. См. Изображение № 1) (заранее заручился согласием на регистрацию своего обозначения у правообладателя ранее зарегистрированного схожего товарного знака «TREND» (свидетельство № 499276. См. Изображение № 2), правообладатель которого, кстати, является патентным троллем.

А правообладатель товарного знака «lastuff» (свидетельство № 841281. См. Изображение № 3) изначально хотел регистрировать обозначение, схожее с товарным знаком «Lafa Style» (свидетельство № 493814. См. Изображение № 4), но при проверке узнал о рисках и решил изменить знак.

Проверку лучше поручить опытному специалисту по регистрации, так как оценка товарных знаков проводится по определенным критериям и требует учета правоприменительной практики. Специалист проверит ваш знак не только на сходство с существующими обозначениями, но и на наличие иных оснований для отказа, и даст рекомендации по их преодолению. Например, если знак включает неохраняемый описательный элемент, указывающий на вашу деятельность («салон красоты», «пекарня» и т. п.), то он не должен занимать доминирующее положение в обозначении.

Не так давно к нам обращалась предпринимательница с желанием зарегистрировать обозначение «F2R». Согласно ст. 1483 ГК РФ, данный элемент не обладает различительной способностью. Мы предложили дополнить обозначение доминирующей картинкой, и решение о регистрации было получено «F2R» (свидетельство № 808410. См. Изображение № 5).

Столкнуться с троллем можно на разных стадиях. Если вам повезло обнаружить тролля на этапе подачи им заявки на регистрацию товарного знака — у вас хорошие шансы помешать ей превратиться в товарный знак. Действующее законодательство дает любому лицу возможность направить в Роспатент обращение о несоответствии заявленного обозначения требованиям о регистрации товарных знаков. Однако важно успеть сделать это до принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака.

В обращении нужно аргументированно изложить свои доводы и привести подтверждающие документы (договоры, свидетельствующие о фактическом ведении хозяйственной деятельности, ссылки на сайты и социальные сети, с помощью которых продвигался продукт, заявку на регистрацию своего товарного знака, которой препятствует заявка тролля, и прочие) и ссылки на соответствующие положения законодательства. Если доводы голословны — никакого результата обращение не даст.

В случае с патентными троллями наиболее используемые основания — сходство с фирменным наименованием (когда обозначение повторяет именную часть наименования компании) или введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя (когда обозначение широко и хорошо известно потребителям данных товаров или услуг, в том числе в сети Интернет, как обозначение конкретного изготовителя).

Благодаря вовремя поданному в Роспатент обращению производитель получил положительное решение о регистрации товарного знака kokliang (свидетельство № 830049), хотя его заявка имела более позднюю дату приоритета.

Если товарный знак уже зарегистрирован за троллем, вы можете аннулировать такую регистрацию. Для этого потребуются доводы и доказательства — как мы уже упоминали, одного факта того, что вы стали использовать обозначение первым, недостаточно, чтобы аннулировать регистрацию тролля.

Содержание возражения сходно с содержанием обращения, однако за рассмотрение возражения взимается пошлина. При этом если подача обращения возможна только до вынесения решения о регистрации, то возражение (за исключением некоторых случаев, не относящихся к борьбе с патентными троллями) можно подать в течение всего срока действия правовой охраны товарного знака.

Возражение рассматривается на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, где обе стороны — производитель и патентный тролль — приводят аргументы в свою защиту, могут задавать друг другу вопросы, давать объяснения и так далее. Результаты оформляются заключением коллегии, после чего утверждаются решением руководителя Роспатента. Если решение вынесено не в вашу пользу, его можно оспорить в суде.

Например, ООО «Исток» удалось аннулировать правовую охрану товарного знака «ТРИ КЛЮЧА» (свидетельство № 599143), зарегистрированного на патентного тролля, в отношении всех товаров и услуг 33, 43 классов МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ (вод и газированных вод). Компании удалось доказать, что обозначение «3 КЛЮЧА» для производства питьевой воды использовалось ими задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На рынке должна поддерживаться справедливая конкурентная среда. Если кто-то из участников нарушает правила рынка, его действия могут быть признаны недобросовестной конкуренцией и повлечь за собой административную ответственность.

Чтобы аннулировать регистрацию товарного знака на тролля по данному основанию, нужно подать заявление в антимонопольную службу. Ваша позиция, как и в случае с обращениями и возражениями в Роспатент, должна быть аргументирована. Вы должны продемонстрировать (подкрепив соответствующими доказательствами) длительность использования вами обозначения и тот факт, что именно благодаря вашим действиям обозначение приобрело известность, а тролль имел намерение воспользоваться репутацией и узнаваемостью обозначения.

Если в результате антимонопольный орган установит признаки нарушения антимонопольного законодательства, то вынесет соответствующее решение, а также привлечет нарушителя к административной ответственности. Останется только формальность — обратиться в Роспатент с возражением и приложить к нему решение ФАС.

Например, компания «Холмер Машиненбау ГмбХ» обратилась в ФАС с заявлением о признаках нарушения со стороны ООО «Холмер-Русь» 135-ФЗ «О защите конкуренции». В качестве подтверждения «Холмер Машиненбау ГмбХ» предоставила доказательства длительного производства и реализации на территории РФ сельскохозяйственной техники под брендом «holmer» задолго до того, как ООО «Холмер-Русь» зарегистрировало на свое имя товарные знаки holmer (комбинированный товарный знак по свидетельству РФ № 475273), «холмер-РУСЬ» (комбинированный товарный знак по свидетельству РФ № 479726), holmer (комбинированный товарный знак по свидетельству РФ № 511943), «холмер» (комбинированный товарный знак по свидетельству РФ № 518483).

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала нарушение 135-ФЗ и вынесла решение о том, что ООО «Холмер-Русь» должно прекратить использование зарегистрированных на его имя товарных знаков «холмер-РУСЬ», holmer и «холмер», а также передать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведения для признания правовой охраны этих товарных знаков недействительной.

Признать действия тролля недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом может суд.

Судебное разбирательство займет значительно большее время, чем борьба с троллем в рамках административных производств, поэтому следует идти поэтапно: сначала пытаться оспорить регистрацию товарного знака на тролля в Роспатенте или ФАС, а после — в суде.

Так, решением суда по интеллектуальным правам была прекращена правовая охрана некоторых товарных знаков патентного тролля Ибатуллина. Например, решением от 26 ноября 2021 г. по делу N СИП-795/2021 «Семь дней» (свидетельство № 191159. См. изображение № 6) была прекращена охрана товарного знака в отношении услуги 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными продуктами», так как истец подтвердил заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака, а ответчик не смог доказать надлежащее использование этого знака.

Борьба с патентным троллем — дело хлопотное и нервное. Производитель вынужден отстаивать свое же обозначение, в которое вложено много сил, труда, денег и времени. Кажется, что справедливость должна восторжествовать, а обозначение — вернуться к своему истинному владельцу.

Однако так бывает не всегда, и иногда знак уходит чужаку. Поэтому следует своевременно регистрировать товарный знак, а если нужный момент упущен, то не относиться к борьбе с троллем халатно, а отстаивать свое обозначение, используя все возможные способы.

Предвидя затратность подобной борьбы, некоторые предприниматели предпочитают пойти навстречу троллю и просто выкупить свое обозначение. Этот вариант также имеет место быть.

Прежде чем выбрать способ борьбы за аннулирование регистрации товарного знака на тролля, нужно оценить свои шансы на успех — наличие доказательств длительного и интенсивного использования обозначения, ассоциирования обозначения именно с вашей компанией и так далее. За оценкой можно обратиться в наше патентное бюро.

Автор: Данила Бравый, собственник компании «Знаки эксперт».