Что недоговаривают юристы при регистрации товарных знаков

Я управляющий партнёр юридической фирмы, и за последние три года через меня прошло больше тысячи товарных знаков. Каждую неделю ко мне приходят люди, у которых что-то пошло не так с другими юристами. Иногда нерадивые юристы недоговаривают, а иногда откровенно врут. Вот семь самых популярных уловок юристов, жалобы на которые я слышу регулярно.

1. Регистрируют товарный знак на ненужные товары и услуги

Товарный знак действует только в отношении товаров и услуг, на которые он зарегистрирован, для остальных этот знак может использовать кто угодно. Если у вас есть товарный знак «Криптокот» на услуги веб-студий, то кто угодно может открыть ветклинику «Криптокот», и ничего ему за это не будет. К сожалению, многие предприниматели не знают об этом, а некоторые ушлые юристы этим пользуются.

Я часто вижу в базах откровенно слабые знаки, что-нибудь вроде «Тонировка для всех». При этом действует этот знак не на услуги по тонировке машин, а на глажку белья и прокат бульдозеров. Понятное дело, что такой товарный знак никак не защищает владельца и кто угодно может открыть свой автоцентр «Тонировка для всех».

Под названием «Карбон всем» предприниматель хотел оклеивать машины карбоновой плёнкой, но теперь ему остаётся только убивать крыс и стирать бельё

Дело в том, что товарный знак обычно подают на регистрацию сразу в нескольких классах, которые включают список из сотен товаров и услуг. Роспатент на этапе экспертизы может отказать в регистрации знака на большую часть списка.

Дальше есть два варианта: молча согласиться с мнением Роспатента и зарегистрировать знак, как предлагают, или рассказать заказчику о сложной ситуации и подготовить такой ответ, который убедит Роспатент зарегистрировать товарный знак на все нужные товары и услуги.

К сожалению, некоторые юристы выбирают не то, что правильно, а то что легко. Они ничего не говорят заказчику и просят Роспатент выдать товарный знак хотя бы на что-нибудь.

В итоге Роспатент выдаёт свидетельство на товарный знак, доверитель доволен, юрист тоже вроде как всё сделал, все жмут руки и постят фото в Instagram. Правда, потом, когда через несколько лет у компании возникает конфликт с конкурентами, всплывает неприятный сюрприз: товарный знак не имеет никакого отношения к товарам и услугам компании и никак не может защищать ваши интересы.

Особенно часто так делают юристы, наобещавшие золотые горы: сначала они не предупреждают доверителя о рисках, а потом, когда получают предварительный отказ, отмалчиваются и регистрируют знак как получается.

2. Сначала обещают золотые горы, а когда получают деньги, начинают сливаться

Самая показательная история на эту тему у нас была в прошлом году с «Тучковской обувной фабрикой». Мы тогда подали на регистрацию для них четыре товарных знака, первые два уже зарегистрировали, всё отлично, продолжаем работать над оставшимися. Тут внезапно видим в базе, что фабрика подала ещё один знак, но не через нас, а через других юристов, причём достаточно известных.

Я звоню директору фабрики, мол, так и так, Анатолий Викторович, что случилось, почему не через нас заявку подали, всё ли у нас в порядке, вроде же со всем справляемся.

«Нет, — говорит, — Алексей, с вами-то как раз всё хорошо, к вам вопросов нет, а вот этим товарищам мы ещё два года назад заплатили за регистрацию, а после того, как они деньги получили, выяснилось, что наш знак зарегистрировать нельзя, надо выбирать другой, а какой — сами решайте. Так наши деньги у них два года и провисели, и сейчас мы их попросили уже хоть что-нибудь подать, чтоб совсем деньги на ветер не пускать».

Мы им заплатили деньги за регистрацию, а потом выяснилось, что наш товарный знак вообще нельзя зарегистрировать.

Схема обмана стара как мир: сначала вам говорят, что у вас всё отлично, надо срочно подавать товарный знак на регистрацию, чтобы конкуренты не заняли, вот вам счёт и давайте там побыстрее.

Но после того как вы отправляете деньги, начинают всплывать подробности о том, что ваш знак не очень-то и хороший, Роспатент может отказать, надо бы в названии поменять что-нибудь, а то не пройдёт экспертизу, и вообще другое бы название придумать. В общем, вам предлагают ребрендинг.

Особо хитрые лоеры в этот момент начинают ещё и просить дополнительные деньги за доработку названия, мол, 40 тысяч это вы только за регистрацию заплатили, а теперь ещё двадцать за доработку знака, будьте добры.

А у вас уже зарегистрирован домен, висят баннеры на улице, идёт рекламная кампания, и полиграфия вот-вот напечатает новые визитки на бархатной бумаге. Ребрендинг же обойдётся в несколько сотен тысяч, да и бархатными визитками после ребрендинга останется только костёр разводить на весенних шашлыках.

Конечно, в этой ситуации есть и ваша вина: когда вы выбирали название для своей компании, вы советовались с тёщей и котом, но не спрашивали мнения юриста по товарным знакам.

Но про ошибки предпринимателей мы поговорим в другой раз, а тут юрист в любом случае должен был предупредить о всех рисках до того, как брать деньги.

У Роспатента есть десятки оснований, чтобы отказать в регистрации товарного знака. Каждый год в России регистрируют больше 60 тысяч названий и логотипов, поэтому всегда есть шанс, что ваш знак или похожий уже кем-то занят, а вы — нарушитель. Поэтому нормальные юристы предупреждают о рисках до заключения договора, чтобы таких ситуаций не возникало.

Да, иногда бывает так, что ситуация с товарным знаком неоднозначная и юристу нужно потратить много времени на то, чтобы выяснить, как лучше регистрировать товарный знак. В таком случае лучше договориться сначала о проверке товарного знака с подготовкой отчёта, а только потом уже по результатам отчёта решать, стоит ли платить за всю регистрацию.

3. Называют сначала маленькую цену, а потом просят доплату

В рекламе юристы часто предлагают регистрацию товарного знака с формулировкой «от 10 тысяч рублей». При этом реальная среднерыночная стоимость регистрации товарного знака под ключ в 2019 году, по данным наших исследований, составляет 30–40 тысяч рублей, ещё 20–30 тысяч уйдёт на госпошлины.

Как всегда, скупой платит дважды: после того как мы заплатим «от 10 тысяч рублей», окажется, что эти 10 тысяч были только за поиск по базам, а подача заявки стоит ещё пятнадцать, и ещё двадцать нужно будет отдать за делопроизводство. И не дай бог придёт предварительный отказ, тогда придётся отвалить ещё столько же.

В 2017 году у нас был показательный случай с компанией Miramishi из Новосибирска. Она заплатила юристам за подачу заявки на регистрацию знака, а когда через полгода ей пришёл предварительный отказ, юристы запросили ещё столько же денег за ответ, а потом и вовсе отказались отвечать.

На этом этапе дело передали нам и, к счастью, нам удалось отстоять регистрацию этого знака.

4. Получают отказ на товарный знак и делают вид, что всё нормально

Есть юристы, которые получают отказ Роспатента, отправляют его доверителю и на этом считают свою работу выполненной. Они считают, что доверитель платит им за процесс, за проверку знака, подачу и делопроизводство, а решение Роспатента от них не зависит.

В моём понимании человек обращается к юристу за конкретным результатом и совершенно не важно, сколько там своих бумажек сделает юрист, главное — результат. Да, бывают очень спорные знаки, но судьбу 90% товарных знаков можно предсказать ещё до подачи на регистрацию.

Отказ в регистрации — это из ряда вон выходящее событие, если так произошло, то юрист должен предпринять всё возможное, чтобы исправить положение: пойти отстаивать знак в Палату по патентным спорам, подать другой знак бесплатно или вернуть деньги за свои услуги. Эти гарантии, конечно, должны быть прямо прописаны в договоре с юристом.

Гарантии у юристов бывают нормальными и не очень. Вот гарантии в договоре нормального человека:

Прописаны условия возврата денег, сумма и сроки возврата. Такой гарантии можно доверять

Так выглядит гарантия юриста-курильщика:

Подводный камень здесь кроется в формулировке «по вине Исполнителя»

А теперь внимание, следите за руками: юрист не может повлиять на решение Роспатента, Роспатент принимает самостоятельное субъективное решение, иначе это попахивало бы коррупцией. Если юрист не может повлиять на решение Роспатента, значит, юрист не может нести вину за решение Роспатента. А раз нет вины, значит, нет ответственности и возврата денег, хоп-хей-лала-лей!

Исключение может быть только в том случае, если юрист допустил процессуальные ошибки, например, упустил срок ответа на предварительный отказ. Тогда, конечно, вина юриста очевидна. Но для того, чтобы упустить этот срок, нужно постараться, срок-то — полгода.

В общем, проверяйте гарантии в договоре, смотрите, чтобы там не было подводных камней и были прямо указаны обязательства юриста в случае наступления неприятного случая.

5. Отвечают на письма Роспатента по полгода

Некоторые юристы говорят, что регистрация товарного знака занимает 12–18 месяцев. На самом деле это не совсем так: Роспатент за последние три года здорово увеличил скорость работы благодаря электронному делопроизводству, и сейчас, если самим не тянуть с ответами, товарный знак можно зарегистрировать за 6–7 месяцев.

Бывает, иногда смотришь на какой-нибудь знак и видишь в деле, что юристы получили уведомление о результатах проверки из Роспатента, а потом отвечали на него пять месяцев. Тогда становится понятно, почему так растягиваются сроки.

Мораль: если ваше делопроизводство тянется уже год, а свидетельства всё нет и нет, загляните в делопроизводство. Возможно, вашим юристам что-то пришло ещё пару месяцев назад, просто они об этом вам не сказали.

6. Хвастаются несуществующими клиентами

Бывает, открываешь сайт какого-нибудь очередного свежеиспечённого «Федерального патентного агентства», а там в разделе «Наши партнёры» логотипы «Сбербанка», «Газпрома», «Норникеля» и РЖД. Только вот свидетельств и номеров там нет, а по логотипам неясно, то ли юрист регистрировал товарные знаки для «РЖД», то ли он просто в плацкарте любит ездить.

Вот, например, в портфолио компании висит логотип «Трансформатора».

Свидетельства на товарный знак в портфолио юристов нет, только логотип на сайте

Окей, открываем базу по заявкам на товарные знаки и наблюдаем следующую картину:

В адресе для переписки указаны юристы, как правообладатель указаны они же. Похоже, что юристы решили зарегистрировать «Трансформатор» сами на себя. Смотрим дальше и видим, что заявку подали, пошлину не заплатили, заявку отозвали. Что делает логотип в портфолио юристов — непонятно.

Чисто технически я хоть сегодня могу подать на регистрацию товарный знак «Филипп Киркоров». Я отправлю заявку в Роспатент, там заявку примут и опубликуют. В официальном реестре появится информация, что «Башук Чичканов, юридическая фирма» подала на регистрацию товарный знак для Филиппа Киркорова.

Конечно, потом за эту заявку никто не заплатит пошлину, заявка повисит несколько месяцев, Роспатент признает её отозванной, и никакого свидетельства по ней не выдадут. Зато какой клиент, какая строка в портфолио!

В общем, относитесь с осторожностью к юристам, которые публикуют логотипы и слишком известные товарные знаки без ссылок на делопроизводства.

Чтобы выяснить, действительно ли юрист вёл это дело, нужно посмотреть свидетельство на товарный знак и вбить номер свидетельства в официальный реестр товарных знаков. Юридическая фирма должна быть указана в адресе для переписки, а её доверитель — в поле «Правообладатель». Если в обоих полях будут указаны сами юристы или их там вообще не будет, то что-то там нечисто.

7. По итогам проверки юристы говорят, что всё плохо, и ничего не предлагают

Иногда наши доверители присылают нам отчёты о поиске, которые им сделали другие компании. Эти отчёты похожи на справку от нотариуса: пара страниц с копипастой законов, таблица на пять страниц с похожими товарными знаками и канцелярский вывод на три строчки в конце, число и подпись.

Особенно забавно, когда отчёт заканчивается фразой «товарный знак зарегистрировать невозможно». Получается, что человек заплатил 10–20 тысяч рублей за то, чтобы ему сказали: «У вас всё плохо». Это не нормально.

Если со знаком действительно всё плохо, задача юриста не констатировать этот факт, а предложить варианты, рассказать о рисках, последствиях и возможностях, причём рассказать в нормальном отчёте на понятном человеческом языке. Мы у себя в фирме к этому бонусом добавляем ещё и дополнительную проверку трёх-четырёх вариантов товарного знака, чтобы доверителю было из чего выбрать.

Итоги:

1. Спрашивайте о возможных рисках регистрации до того, как заключить договор и заплатить деньги.

2. Проверяйте, на какие товары и услуги действует ваш товарный знак.

3. Выясняйте полную цену регистрации за всю совокупность услуг.

4. Если от юриста долго не слышно новостей, загляните сами в делопроизводство по вашему товарному знаку.

5. Заранее выясните у юриста, что он будет делать в том случае, если в регистрации товарного знака откажут.

6. Проверяйте портфолио юриста по официальному реестру товарных знаков.

7. Если проверка показала, что ваш знак не подходит для регистрации, выясняйте, что с этим делать и как дальше жить.

Если у вас уже есть бизнес и вы давно собирались регистрировать товарный знак, оставьте заявку у нас на сайте, напишите в личные сообщения в наше сообщество во «ВКонтакте» или напрямую в Telegram нашему руководителю отдела клиент-сервиса Василию Бокову @vasily_bokov.

0
27 комментариев
Написать комментарий...
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Башук
Автор

Да, Аркадий, абсолютно с вами согласен. В паре мест так и подмывало дописать "Впрочем, как и в любом другом бизнесе", но уже не стал уводить внимание читателя лирическими отступлениями :)

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Сеовектор

Насколько я знаю регистрация товарного знака длится 1 год. За 1 год можно кинуть дофига народа!

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Башук
Автор

Регистрацию можно сейчас за 6-7 месяцев провести, если знак хороший и юрист нормальный, а если специально затягивать, то года полтора вполне может занять.
Да, такие ребята тоже бывают, вы верно подметили.

Ответить
Развернуть ветку
Марат Галиуллов

Эти ребята регистрировали мне товарный знак I'm Крепыш. Ровно 7 месяцев от подачи заявления. Был удивлён, тк обещали от года. Было пару нюансов по логотипу, в целом работой доволен. Компетенции высокие у них. Рекомендую.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Башук
Автор

О, Марат, не знал, что вы тоже бываете на vc.ru) Спасибо за хороший отзыв!

Ответить
Развернуть ветку
Марат Галиуллов

Теперь главное - довести это дело до логического завершения.

Ответить
Развернуть ветку
Εгор Κонстантинов
Ответить
Развернуть ветку
Алексей Башук
Автор

Егор, вас точно не проведешь :)

Ответить
Развернуть ветку
Εгор Κонстантинов

Видимо, ваши клиенты недостаточно внимательно читают договора, раз не показали "опечатку". Надеюсь, вы достаточно благородны, чтоб этим не воспользоваться)

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Башук
Автор

Это упрощенный пример пункта именно для статьи, чтобы кратко показать пример гарантии, где есть обязательство возврата с установленным сроком. Именно в нашем договоре есть ещё положение о возможности выбора между возвратом, повторной подачей и Палатой по патентным спорам на усмотрение доверителя.
Но даже если бы эта опечатка была бы в реальном договоре, она не поменяла бы его сути)

Ответить
Развернуть ветку
Рунетлекс

отлично))

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Башук
Автор

Я не считаю за коллег юристов, которые промышляют такими вещами.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Ощепков

Регистрировать нужно. Но не панацея. Выиграть суд,получить деньги с ООО невозможно, потому,как к моменту когда вы передадите исполнительный лист приставам пройдет столько времени, что взыскивать вы будете с банкрота с ген диром в лице бомжа.
Так что основные сказки - это про то, что в случае незаконного использования вашего знака вы отсудите кучу денег !

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Башук
Автор

Евгений, я с вами полностью согласен. Взыскать компенсацию за нарушение товарного знака на деле получается не всегда, нарушитель действительно может и пропасть. Поэтому регистрировать товарный знак только из расчета получения компенсации — не всегда хорошая идея.
Но дело в том, что даже если компенсацию взыскать не получится, то получится прекратить незаконное использование товарного знака конкурентом, что в конечном счете приведет к увеличению объема продаж и тоже даст свой профит.
Плюс, если у вас есть товарный знак, никто не сможет предъявить такие требования к вам, поэтому можно спокойно работать под своим названием и не ждать, что завтра вас заставят проводить полный ребрендинг. Многие, кстати, именно для этого регистрируют товарные знаки, не столько для атаки других компаний, сколько для защиты своей.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кобзов

Сдал коллег по цеху с потрохами
Хотя, это же юрист, позволительно

Ответить
Развернуть ветку
Джек Воробей

ого... мамкина ирония....
а коллега в чем? по юр стезе или по лохотронной? разницы типа нет?

Ответить
Развернуть ветку
abc abc

Может подскажите, давно интересно.
Почему одобряют такие товарные знаки как Мисс России или Мисс Москвы? Ведь названия страны и города вроде как не должны защищаться торговой маркой.

Плюс конкурсы "мисс" уже давно общеупотребимы и нарицательны.
Сейчас получается эти названия зарегили частное лицо и компания (один бренд водки), которые стригут с этого деньги просто за факт первой регистрации, не придумав саму идею.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Башук
Автор

Да, в целом направление мысли правильное, но есть нюансы. С "географическими" названиями не все так однозначно.
Словесный товарный знак "Москва" не прошел бы регистрацию, а "Мисс Москва" — вполне себе фантазийное обозначение, поэтому его можно зарегистрировать, если оно не занято. Мы, например, регистрировали вполне успешно "Петербуржская красавица", тоже все хорошо прошло.
"Общеупотребимость" и "нарицательность" — понятия достаточно растяжимые, и их описание в руководстве для экспертов Роспатента занимает не одну сотню страниц. Если кратко, то названия включающие названия городов, не должны вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, а, во вторых, должны содержать какие-то еще элементы, обладающие различительной способностью, если само название города такой способностью не обладает.
"Байкальские волны" — на минералку, которую делают в Кировограде, не пройдет.
"Байкальские волны" — для услуг веб-студии пройдет.
"Москва" — на что угодно не пройдет.
"Московские рассветы" — на что угодно пройдет.
"Сахара" — пройдет почти на все.

Ответить
Развернуть ветку
Олег С

Жулики, есть жулики. Но в статье такая подача, будто только автор восхитителен, а все остальные юристы одним миром мазаны и только хотят кинуть клиентов.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Ruslan Galifanov

Ну такие герои есть в каждом сегменте бизнеса. Самое главное правильно выбирать, и оценивать. Наличие патентных поверенных будет плюсом.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Башук
Автор

Согласен, Руслан, абсолютно.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Никонов

Вопрос следующего характера. Насколько мне известно, то зарегистрировать общеупотребимое слово (масло, топор, семечки и т.д.) и известные аббревиатуры (квн, асутп, кгб и т.д.) нельзя. А если в эти слова добавить спецсимволы, то можно?

Например, ма-сло, то:пор, сем&ечки, асу:тп, кг@б

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Башук
Автор

Смотрите, Александр, нельзя говорить о возможности или невозможности регистрации названий в отрыве от товаров и услуг, на которые регистрируется товарный знак. "Масло" на товар масло нельзя, "Масло" на услуги маркетингового агентства можно, у нас был такой знак.

С аббревиатурами ближе к истине, но аббревиатуры могут входить в состав знака, просто они будут неохраняемыми. То есть вся композиция будет охраняться, а аббревиатура нет.
Монополизировать аббревиатуру нельзя, скажем так, потому что она не обладает различительной способностью, то есть покупатели не могут на основании аббревиатуры отличить товар одного производителя от товара другого производителя.

Добавление спецсимволов ситуацию не изменит вообще никак, потому что спецсимволы не добавляют различительную способность знаку, так как сами ей не обладают. Единственное, что можно сделать — написать это слово каким-то оригинальным шрифтом и спецсимволы тоже как-то нарисовать, чтобы различительная способность появилась благодаря уникальной графике. Но даже в этом случае, зарегистрированный товарный знак будет охранять только именно эту графику но не само слово или аббревиатуру.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Александр

четко отспинили

Ответить
Развернуть ветку
Анна Лаврова

почему регистрация знака столько стоит не считая пошлин?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Башук
Автор

Регистрация товарного знака — это большая и сложная работа, которая требует знаний, опыта и времени специалиста.

Смотрите, любая регистрация складывается из следующих составляющих:
1. Проверка знака
Тут нужно выяснить, пройдет знак или нет. Для этого нужен платный доступ к официальным базам и опыт, который позволит предсказать решение экспертизы Роспатента.
2. Подача заявки
Тут нужно понимать, как правильно подготовить документы, причем не просто так чтобы их приняли, а чтобы зарегистрированный товарный знак действительно защищал то, что вам нужно.
3. Ведение делопроизводства
Тут нужно отвечать на запросы Роспатента. Часто приходят предварительные отказы, и тогда нужно уметь переубедить эксперта Роспатента, чтобы он зарегистрировал знак и не отказал.

Так-то понятное дело, что технически скачать заявление с сайта Роспатента и самому его отправить в Роспатент может каждый. Вопрос только в том, что из этого выйдет в итоге. В суде тоже можно самому себя представлять, но обычно нанимают юристов и адвокатов. Вот тут та же история.

Более подробно про подводные камни регистрации товарных знаков я писал в Тинькофф—Журнале: https://journal.tinkoff.ru/trademark-registration/

Ответить
Развернуть ветку
24 комментария
Раскрывать всегда