Товарный знак в ключевых словах: мнение антимонопольных органов и суда
15 августа 2019 года на сайте vc.ru вышла статья «Как попасть на 500 тысяч рублей за рекламу по названиям конкурентов в интернете».
Автор предостерег предпринимателей от настройки рекламы по товарным знакам конкурентов, потому что теперь это может им грозить большими штрафами.
Статья вызвала большой отклик: более 40 тысяч просмотров, 236 комментариев, 6 дней обсуждения.
Мы решили разобраться в вопросе с помощью Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и суда по интеллектуальным правам (СИП).
Как было?
Гражданский кодекс запрещает использовать чужие товарные знаки без разрешения правообладателя и слова (словосочетания), сходные до степени смешения с чужими товарными знаками, в том числе в тексте рекламного объявления в интернете (так называемой «контекстной» рекламе).
До апреля текущего года запрет не касался использования чужих товарных знаков в ключевых словах при настройке рекламы.
Суды исходили из того, что ключевое слово — это технический критерий показа рекламного объявления в поисковой системе, и оно никак не способствует введению пользователей в заблуждение.
Что случилось?
23 апреля 2019 года Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (Постановление №10).
В пункте 172 Постановления №10 говорится:
Использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети «Интернет» в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции», статья 10.bis Парижской конвенции).
В статье, о которой мы написали вначале, автор рассказал об этом Постановлении и предположил, что теперь нельзя будет безнаказанно использовать чужие товарные знаки в ключевых словах.
Читатели разделились на две неравные группы: 90% спорили с утверждением автора «рекламу в интернете по названиям конкурентов стали признавать недобросовестной конкуренцией», а 10% интересовались, как избежать наказания за убийство (зачернуто) за рекламу по ключевым словам.
Несогласные приводили в качестве аргумента оговорку «может быть признано», которая содержится в пункте 172.
Действительно, законодатель не утверждает, что всякое использование ключевых слов — есть нарушение, а допускает, что это может быть нарушением: «…с учетом цели такого использования».
Это значит, что использование в контекстной рекламе ключевых слов, похожих на товарные знаки конкурентов, могут признать недобросовестной конкуренцией и наказать нарушителя штрафом, а могут и не признать — в зависимости от ситуации.
Дискуссия касалась еще и того, что автор, по мнению комментаторов, не привел ни одного примера разбирательства, предметом которого было бы исключительно использование чужих товарных знаков в ключевых словах.
Мнение ФАС
Антимонопольные органы следят за соблюдением закона «О защите конкуренции» (Закон). Они же разъясняют вопросы применения антимонопольного законодательства.
Мы спросили у ФАСа:
Является ли актом недобросовестной конкуренции использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети Интернет в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации?
Если коротко, ФАС ответил, что все зависит от конкретной ситуации, и теперь он будет ориентироваться не только на Закон и Парижскую конвенцию, но и на пункт 172 Постановления №10.
Подробнее: ФАС разъяснил, что по Закону актом недобросовестной конкуренции могут быть признаны любые действия предпринимателей, отвечающие признакам недобросовестной конкуренции.
ФАС перечислил эти признаки: любые действия, направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, которые:
- противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
- причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам;
- нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.
Наличие или отсутствие совокупности этих признаков ФАС будет устанавливать, исходя из обстоятельств и с учетом имеющихся доказательств.
Мнение СИП
Изучая вопрос, мы не могли не заглянуть в свежую судебную практику. Вдруг найдется что-то интересное.
До Постановления №10 суды отказывали истцам по таким спорам. Из иска в иск кочевал аргумент: ключевые слова — это технический параметр показа рекламы в поисковой системе, они не индивидуализируют какие-либо товары, услуги или самого рекламодателя и не являются самостоятельным способом использования товарного знака.
Аналогичным образом суды разрешили иск общества «А+А Эксист-Инфо» к конкуренту.
Общество «А+А Эксист-Инфо» обнаружило, что при вводе в поисковую строку на сайте «www.yandex.ru» текста «exist.ru» поисковая система выдает ссылку на сайт с доменным именем конкурента «Изнекст-Авто» -- «www.isnext.ru», на котором конкурент предлагает к продаже товары и услуги, такие же, как у «А+А Эксист-Инфо» (истец).
Истец посчитал, что конкурент нарушает исключительное право на его товарный знак, используя его в качестве ключевого слова, и обратился с иском о взыскании компенсации в размере 5 млн рублей (дело №А40-167611/2018).
Суды первой и второй инстанции отказал в удовлетворении заявленного требования.
Когда спор дошел до суда по интеллектуальным правам (СИП), Постановление №10 уже было принято.
СИП тоже отказал истцу в пересмотре дела, но процитировал пункт 172 Постановления №10 и поддержал истца в главном:
- Суды предыдущих инстанций не обосновали свои выводы о том, что использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, в качестве ключевого слова для поиска рекламы в сети Интернет не является нарушением исключительного права на товарный знак.
- Суды не привели какой-либо закон или иной нормативно-правовой акт, которыми было бы установлено понятие «ключевого слова» и (или) предусмотрена возможность использования в качестве ключевых слов при адресации к сайту в сети Интернет в целях рекламы собственной предпринимательской деятельности обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком другого лица без согласия правообладателя.
На наш взгляд, истец находился в шаге от того, чтобы выиграть дело по использованию конкурентом ключевых слов, схожих с его товарным знаком, но «не дожал».
Как отметил СИП, истец не предоставил суду документы, которые подтверждали бы, что ответчик заказывал третьему лицу размещение зафиксированных истцом рекламных объявлений с использованием ключевого слова «exist.ru», значит, не доказал, что именно ответчик использовал спорное обозначение в качестве ключевого слова в целях рекламы товаров.
И все-таки: накажут за ключевые слова по товарным знакам конкурентов или нет?
Могут наказать.
И ФАС, и суды теперь будут учитывать пункт 172 Постановления, принимая решения по ключевым словам.
Рекламу по товарным знакам конкурентов могут признать актом недобросовестной конкуренции и (или) нарушением исключительного права на товарный знак.
Если это произойдет, нарушителя оштрафуют. Размер штрафа может быть от 100 до 500 тысяч рублей по ст. 14.33 КоАП РФ, если правообладатель (конкурент) обратится в ФАС, и (или) от 10 тысяч до 5 млн рублей по ст. 1515 ГК РФ, если правообладатель (конкурент) пойдет в суд.
Автор: Марина Кятова, юрист Runetlex.
Возможно, вам будут интересны наши другие статьи на vc.ru:
Больше полезной информации о договорах можно найти на YouTube-канале и в Telegram.
Я все написал, перечитывайте )
Конкурент заказывает у третьего лица рекламу, используя в качестве ключевого слова свой собственный бренд. Эта реклама ведет на мой сайт и меня штрафуют? Отличное решение.
Адвокатский запрос в Яндекс, на предмет кто оплачивал рекламную компанию.
К ним и будет иск.
Невероятно сложно читать такие статьи, ребята... Продираться сквозь бурелом канцелярита... Ну, хоть на редактуру отдавайте, тема же интересная.
Спасибо за отзыв! Постараемся делать проще для чтения следующие статьи. В данном случае в статье скорее не канцелярит, а юридическая терминология, упрощение которой могла бы исказить смысл. Но мы будем над этим работать)
«обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости»
Это вообще объективные термины?
Сколь угодно можно крутиться по запросам бренда, не используя бренд в ключевых словах. Например я буду крутить рекламу по фразе «купить кроссовки» и буду показываться по фразам «купить кроссовки адидас». Так устроена контекстная реклама. Но лапоть который написал эту статью об этом не знает) И юрист тоже лапоть. Вот если в обьявлении бренд чужой писать, то куда ни шло, можно попробовать притянуть.