Как понять, что права на ваш товарный знак нарушают

Пару недель назад нам позвонил Максим. Год назад мы зарегистрировали для него товарный знак, а сейчас он заподозрил, что его брендом пользуется конкурент в соседнем регионе. Но Максим не уверен, есть нарушение или нет. Вывеска на магазине конкурента не копирует его знак точь-в точь. К тому же, она выполнена латиницей, а знак Максима - на кириллице.

Чтобы разобраться в ситуации, мы попросили Максима отправить фото вывески-нарушителя. В итоге, наш эксперт сделал однозначный вывод, что нарушение есть.

Нужно смотреть на несколько параметров:

1. В каких целях конкурент использовал ваш товарный знак?

Нарушением прав на товарный знак считается его использование в коммерческих целях. Проще говоря, когда кто-то без разрешения владельца пытается заработать на чужом бренде. Например:

Товарный знак - это собственность правообладателя. Права на него охраняются законом. Использовать чужой знак в своих целях все равно что без спроса вселиться в чужую квартиру - ведь в ней все равно много свободного места. Нарушителя ждет ответственность, репутационные потери и штраф до 5 млн.

Товары, упаковка и этикетки, промаркированные чужим товарным знаком, считаются контрафактом. Их могут потребовать уничтожить за счет нарушителя или конфисковать.

Использование чужого товарного знака для продвижения своих товаров и услуг - акт недобросовестной конкуренции. При этом неважно, называется конкурент чужим брендом или сравнивает его со своим. И то, и другое - незаконно.

Домен - тоже своего рода средство индивидуализации. Если конкурент будет использовать ваше название в доменном имени своего магазина, клиенты могут ошибочно подумать, что это ваш сайт.

Это как раз случай нашего клиента. Предприниматель не подозревал, что перевод названия на английский не делает его уникальным. Конкурент, пользуясь этим, спокойно разместился рядом, продавал те же товары и получал чужую прибыль.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ нарушением права на товарный знак:

2. Похожа ли ваша сфера деятельности?

Два идентичных бренда могут существовать при условии, что они используются в разных видах деятельности. Например, название “Спутник” может носить одновременно турагентство и кинологический питомник. Потребители их не перепутают. Но назвать также сервис по аренде автобусов не выйдет - они с турагентством пересекаются в 39 классе МКТУ.

Дополнительно нужно сказать об однородности товаров и услуг. Даже если товары находятся в разных классах, но клиент может увидеть их на одной полке магазина и перепутать – это потенциальное нарушение. Даже если в однородном классе МКТУ у вас регистрации нет.

Известная марка Synergetic с 2012 года зарегистрирована и используется для продажи и производства средств бытовой химии. В 2015 году появился товарный знак “Синергетик”, зарегистрированный для однородной группы товаров - средств гигиены. Однако принадлежал он предпринимательнице из Новосибирска. При этом условные средства для мытья посуды и подгузники – действительно в магазинах находятся на соседних полках.

Производитель бытовой химии провел крупное исследование и выяснил, что покупатели совершенно не разграничивают два наименования. Для них Synergetic и “Синергетик” - один и тот же бренд.

Правообладатель Synergetic написал возражение в Палату по патентным спорам. Разногласия с владельцем знака “Синергетик” удалось урегулировать.

3. Определите, похожи ли сами обозначения?

Если это копия вашего знака – тут все понятно. Но нарушением является не только полное копирование, но и сходство обозначений.

Товарные знаки могут быть похожи по:

*значению - семантическое сходство;

примеры:

“Запах лета” и “Аромат лета”

Garden city и Garden town

*звучанию - фонетическое сходство;

примеры:

KENZO и ENZO

Verras и Veros

*внешнему виду - графическое сходство.

примеры:

Незначительные изменения, такие как окончания, приставки и смена алфавита на латинский, не делают обозначение уникальным.

Копирование товарного знака не всегда очевидно. Он может быть использован частично или включен полностью в состав другого, более объемного знака.

Например, 4 hands - зарегистрированный бренд. Его перевод конкуренты включили в слоган “Луч: маникюр и педикюр в 4 руки” и разместили на вывеске. Суд признал такое использование нарушением, обязал убрать название и назначил штраф в 600 тыс. руб. в пользу правообладателя бренда.

4. И напоследок - проверьте, не давали ли вы сами разрешение на использование знака?

Так бывает, когда в компании несколько совладельцев. Вы можете не знать, что ваш партнер заключил с “нарушителем” лицензионный договор или продал франшизу.

Еще один частный случай, который произошел с нашим клиентом. К нему обратилось физическое лицо, с просьбой продать 10 ручных станков. Клиент ничего не заподозрил – сделка состоялась, а покупатель решил реализовать эти станки на маркетплейсе. Клиент обратился к нам, чтобы при помощи товарного знака остановить продажи. Но, увы, у недобросовестного покупателя на руках документы, что товар куплен, за него заплачены деньги. Для маркетплейса нарушения прав нет. По крайней мере, с точки зрения интеллектуальных прав.

Если у вас остаются сомнения, нарушает ли кто-либо ваши права на товарный знак, вы можете обратиться за экспертной оценкой в патентное бюро или к специалистам в сфере интеллектуальной собственности. Они хорошо знакомы с инструментами сравнения товарных знаков и помогут сделать однозначный вывод есть ли нарушение прав на бренд.

Что же касается Максима, мы составили для него досудебную претензию и направили нарушителю. Максим намерен добиться, чтобы вывеску конкурент снял, даже если потребуется обратиться в суд.