Столкновение прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение
Эксперт отдела товарных знаков, патентный поверенный
Создание любого бизнеса начинается с того, что разрабатывается концепция компании, ее название, товарный знак. Именно на названии делается основной акцент, ведь не зря говорят: «как корабль назовешь, так он и поплывет» (фраза принадлежит капитану Врунгелю, герою популярного советского мультипликационного сериала «Приключения капитана Врунгеля»). Именно от того, какой эмоциональный окрас будет носить название, какие ассоциации оно будет вызывать, зависит успех предприятия и бизнеса в целом, и, следовательно, формируется доверие к нему со стороны потребителей.
Разберем более подробно такие средства индивидуализации, как фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак и знак обслуживания и столкновение прав на них.
Товарный знак и знак обслуживания
Согласно ст. 1477 ГК РФ «Товарный знак (знак обслуживания) – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг.»
Регистрация товарного знака осуществляется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). На товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством.
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).
Срок действия товарного знака десять лет с возможностью продления неограниченное количество раз, каждый раз на десять лет.
Фирменное наименование
Согласно п. 2 ст. 1473 ГК РФ «Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.».
Таким образом фирменное наименование состоит из двух частей: указание на организационно-правовую форму + наименование юридического лица, оно подлежит обязательной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право на использование такого наименования любым не запрещенным способом, а также имеет право требовать прекращения неправомерного (без его согласия) использования такого наименования другими юридическими лицами и возмещения причиненных таким использованием убытков.
Фирменное наименование охраняется бессрочно (пока юридическое лицо действует и зарегистрировано в ЕГРЮЛ).
Коммерческое обозначение
Согласно ст. 1538 ГК РФ «Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.»
Таким образом, владельцами коммерческого обозначения могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Особенностью коммерческого обозначения является то, что оно не включается в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц, специальная его регистрация не требуется. Следует отметить, что исключительное право на коммерческое обозначение возникает с момента его фактического использования. Коммерческое обозначение охраняется бессрочно, но важно заметить, что исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение одного года. Таким образом, основанием прекращения исключительного права на коммерческое обозначение выступает факт его неиспользования.
Зачастую коммерческое обозначение путают с фирменным наименованием, вместе с тем, это разные средства индивидуализации, имеющие свои особенности.
Статья 1541 ГК РФ определяет соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак:
«1. Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование.
2. Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.»
Очень часто возникают споры, когда какая-либо компания считает, что товарный знак третьего лица, содержащий отличительную часть его фирменного наименования, нарушает её права, и может подать в Палату по патентным спорам Роспатента возражение против регистрации данного знака на основании несоответствия его положениям п.8 ст. 1483 ГК РФ. Здесь важно иметь ввиду важность коммерческого обозначения, которое может послужить весомым аргументом, даже если право на фирменное наименование возникло раньше даты приоритета оспариваемого знака.
В соответствии с п.8 статьи 1483 ГК РФ «Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».
В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ «Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет».
Согласно ст. 1225 ГК РФ коммерческое обозначение является результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
При рассмотрении вопроса, касающегося столкновения фирменного наименования и товарного знака, важно отметить наличие у правообладателя оспариваемого знака более старших прав на такое средство индивидуализации как коммерческое обозначение.
Так, как было отмечено выше, в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ при столкновении сходных до степени смешения средств индивидуализации, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло раньше.
В этой связи важно отметить, что если компания ведет под своим коммерческим обозначением непрерывную деятельность и использует его в течение длительного периода времени (задолго до регистрации фирменного наименования лица, пытающегося оспорить товарный знак), то она имеет преимущественное право перед его фирменным наименованием.
Поскольку коммерческое обозначение, в отличие от фирменного наименования и товарного знака, регистрации не подлежит, то факт наличия исключительного права на него может быть установлен на основании документов, подтверждающих его фактическое использование.
Следует отметить, что определение степени известности коммерческого обозначения на определенной территории является важным фактором при установлении момента возникновения права на него, и очень важно грамотно подойти к сбору таких документов.
В соответствии с позицией СИП, отраженной в решении Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2017 г. по делу № СИП-81/2017, подтверждением известности обозначения могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории.
Таким образом, для доказательства факта использования коммерческого обозначения необходимо представлять документы о его непрерывном использовании – важно, чтобы они были датированы более ранней датой, чем дата регистрации фирменного наименования компании, выступающей оппонентом в споре.
Так, необходимо представить доказательства, которые подтвердят, что компания непрерывно использует свое коммерческое обозначение в отношении товаров и услуг, приведенных в регистрации, продукция давно присутствует на российском рынке и за это время приобрела определенную репутацию и известность среди потребителей. Коммерческое обозначение может быть использовано правообладателем для идентификации своего предприятия, в том числе путем указания на товарах или их упаковках, накладных, договорах, вывесках, в объявлениях и рекламе, в счетах, материалах об участии в выставках и в иных документах.
Приоритет коммерческого обозначения является весомым аргументом, при этом необходимо доказать, что право на коммерческое обозначение возникло ранее, чем право на фирменное наименование и стало известным на определенной территории ранее даты регистрации фирменного наименования оппонента.
Таким образом, грамотно собранный пакет документов позволит доказать, что коммерческое обозначение возникло значительно раньше даты регистрации фирменного наименования компании, выступающей оппонентом при оспаривании товарного знака, и позволит сохранить действие товарного знака.
Источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023)
2.Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утв. Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (ред. от 23.11.2020)
3.Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (ред. от 25.03.2022)
4.Информационное сообщение «О проверке соответствия обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, требованиям пункта 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации»
5.Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2017 г. по делу № СИП-81/2017