Все юристы говорили, что это невозможно. Вот как мы это сделали.

Классика жизни. Человек открыл свой бизнеc, название компании взял просто какое понравилось. А потом выяснилось, что это название давно зарегистрировано в Роспатенте как товарный знак другой фирмой.
Как быть? Тратить сотни тысяч на полный ребрендинг? Платить миллионные компенсации? В такую ситуацию рискует попасть каждый предприниматель, поэтому давайте расскажу, как нам удалось с этим справиться.

Меня зовут Алексей Башук. Я юрист по интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ №2151, автор книги о защите интеллектуальных прав «Своровали? Накажи» и ТГ-канала «Клуб правообладателей». Скорее всего, вы уже подписаны, но если еще нет — заходите, и погнали.

Сегодня расскажу занимательное дело одной школы танцев, которая чуть было не потеряла свой бренд, вложенные в него деньги и годы работы.

С такой ситуацией рискует столкнуться каждый предприниматель — неважно, у вас школа танцев или нет. Дизайн-студия, айти-стартап или кафе — законы по товарным знакам работают везде одинаково.

Сначала в двух словах про товарные знаки, потом сама история, а в конце подсвечу главные выводы из этого дела.

Чаще всего как товарные знаки регистрируют названия компаний и товаров, слоганы, логотипы, имена-псевдонимы и домены.

Сегодня в России охраняется больше 800 000 товарных знаков, поэтому найти классное и свободное название непросто, а вот случайно воспользоваться чужим — легко.

На этом горят многие предприниматели. Человек открывает компанию, дает ей и своему продукту какое-то название. Вкладывает деньги в брендинг, сайт и рекламу. А сам бренд-то ему не принадлежит.

Грубо говоря, это как вломиться в чужую квартиру и начать там делать ремонт. Какое-то время все будет красиво. Но рано или поздно объявятся хозяева.

Набор санкций за использование чужого бренда такой, что иногда может довести и до банкротства:

И вишенка на торте: даже выплата компенсации не избавит от необходимости проводить ребрендинг. За свой счет, разумеется.

«Такое название уже занято, зарегистрировать его на вас мы не можем, придумывайте другое» — именно такие слова чаще всего слышат предприниматели от юристов.

Оно и немудрено: действующих знаков сотни тысяч, такие же или очень похожие находятся почти всегда.

И в отличие от доменов, где для регистрации достаточно разницы в один символ, с товарными знаками такой фокус практически не прокатывает. Ведь использованием чужого знака считается не только использование точно такого же, но и просто очень похожего названия.

Место действия: Курск.
Бренд: LEONES
Бизнес: школа танцев.

Победы в конкурсах, открытые филиалы и десятки отзывов от довольных учеников — название LEONES уже давно не было пустым звуком.

Бренд, имя и репутация, за которой стояли годы работы основателей и педагогов. Естественно, ни о какой смене названия речь вести не хотелось.

А повод был. Ведь когда дело дошло до регистрации бренда LEONES в Роспатенте, выяснилось, что уже давно зарегистрированы похожие знаки LEON.RU и LION.

Да, по меркам Роспатента эти названия действительно похожи, хоть и отличаются на несколько символов. В такой ситуации Роспатент обычно дает отказ, и предприниматель попадает в неприятную ситуацию: его знак не зарегистрировали, а он сам нарушает чужие права.

Именно это рассказали LEONES юристы, которые проводили «проверку». Спасибо, конечно, но делать то что?

Проводим свою настоящую проверку. Действительно, похожие знаки есть. Но есть и план.

Подаем заявку в Роспатент. Документы сделаны идеально: первая формальная экспертиза Роспатента проходит меньше, чем за месяц.

Впереди главная часть: экспертиза самого знака.

Спустя полгода Роспатент присылает результат: предварительный отказ. Это было ожидаемо. Эксперты Роспатента нашли те самые LEON.RU и LION и из-за них хотят отказать в регистрации.

На этом месте большинство юристов разводят руками.

Дескать, мы свою работу сделали, заявку подали, на этом наши полномочия всё, окончены. А то, что Роспатент показал похожие знаки и отказал — так мы в этом не виноваты, это Роспатент решил, а не мы.

Но мы-то знаем, что есть в наших законах один интересный способ спасти регистрацию и весь бренд. Непростой, но есть.

Называется он «письмо-согласие».

Получается, для регистрации LEONES нам нужно было получить согласия и от владельца LEON.RU, и от владельца LION.

Если это получится сделать — бренд LEONES наш. Если хотя бы с одним из них договориться не сможем, наш удел — отказ и ребрендинг.

LEON.RU — это та самая букмекерская контора. Головная компания на Багамах, знак зарегистрирован именно на нее.

Находим контакты юротдела букмекеров, рассказываем им про ситуацию и про наш знак. Делаем проект письма, переговоры проходят успешно. В наш офис приходит согласие с золотой гербовой печатью. Всем спасибо, первое есть:

Со вторым правообладателем, LION, дела обстоят сложнее. Знаком владеет английская компания Ascential Group Limited.

Через специальные базы находим контакты компании, пишем им письма, звоним — лондон из зе кэпитал оф грейт бритен, вот где пригодился английский язык. Благо у нас в компании («Башук Чичканов, юридическая фирма»), есть ребята, которые могут.

Англичане традиционно серьезно подходят к своим нематериальным активам — а товарный знак это же и есть самый ценный актив практически любой компании.

Просто так нам согласие не подпишут. Мы делаем договор о сосуществовании — это контракт, по которому мы устанавливаем, как бренды LEONES и LION будут уживаться на рынке. После долгих переговоров мы приходим к соглашению, которое всех устроит.

Окольными путями через Казахстан нам присылают оригинал подписанного англичанами письма-согласия — ведь Роспатенту нужен именно оригинал, обычного скана не хватит.

Казалось бы, на этом всё, но нет.

Помните, в отказе Роспатента был еще третий товарный знак LION, с зеленой картинкой? Российская компания зарегистрировала на себя логотип, где вместе с графикой было и это слово.

Правообладатели этого логотипа нам согласие не дали. Поэтому пришлось воспользоваться планом «Б»: в ответе Роспатенту во всех подробностях объясняем, почему наше название не сходно с этим логотипом.

В итоге в Роспатент от нас поехали три документа: ответ на отказ и два согласия. Какое решение примет экспертиза?

Ответ не заставил себя долго ждать. Отвечаю картинкой:

Товарный знак LEONES зарегистрировали.

Теперь владельцы студии танцев стали настоящими владельцами своего бренда. С них не взыщут штрафов и компенсаций, их не заставят переименоваться.

И что особенно приятно, LEONES зарегистрирован правильно.

Это сильный словесный знак. Он защищает само по себе название, вне зависимости от графики логотипа, шрифта и цвета. А регистрация сделана на правильный перечень товаров и услуг: это конкретные позиции по танцам, а не просто общие слова в тему.

Все это означает, что если какие-то конкуренты захотят нажиться на бренде LEONES — их точно можно будет наказать.

Если пост полезный-интересный — поставьте посту свой королевский лайк-вверх. Буду тогда писать еще о всяких полезных вещах по моей теме.

На все общие вопросы отвечаю в комментариях.

Если надо спросить что-то частное для себя или своей компании, например, ваше название или лого посмотреть-проверить по настоящим базам, разобраться с регистрацией товарного знака или судом — пишите мне в личку в телеграме @bchlf

Если в принципе тема брендов и технологий «ваша» — у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей».

Там мои заметки для предпринимателей и авторов. Как грамотно пользоваться авторскими правами, товарными знаками и патентами — чтобы зарабатывать деньги и не терять их на компенсациях и штрафах. Рекламы нет, канал маленький, зато уютный — заходите, если интересно.

Недавно написал и опубликовал в канале небольшую методичку «Как теряют миллионы на компенсациях и штрафах».

Как говорится, без смс и регистраций собрал просто в табличку типичные ошибки, на которых теряют деньги, и расписал, что по моей практике стоит делать заранее, чтобы не влететь. Гляньте, возможно пригодится.