Кейс: как сэкономить от 3000 USD на патентовании
🚀 Как помочь стартапу в сфере IoT получить международный патент, международный товарный знак и защитить свой продукт в US/EU, сэкономив при этом более 3000 долларов.
Клиент:
Стартап с русскими корнями, технически не имеющий ни присутствия в РФ, ни интереса к русскому рынку в целом, который выводил на рынок США и Европы инновационное устройство для медицинских анализов с определенной спецификой в сфере интернета вещей (IoT).
❓С чем пришел клиент:
Изначально запрос был в консультации патентного поверенного, чтобы просто понять, каким образом:
- запатентовать разработку в ЕС и штатах;
- зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака;
- а также урегулировать и снять риски по отношениям с российскими авторами (изобретателями и разработчиками).
Важной особенностью было то, что проект в принципе не был заинтересован в рынке РФ. Компания их была в ОАЭ, небольшой офис был в Армении, а патентование и защита прав была им необходима исключительно в Европе и США.
Кроме того, им была интересна «упаковка» будущего IP-портфеля для переговоров с инвесторами. В первую очередь, для этого имело значение не только патентование, но и подготовительная работа, анализ патентного ландшафта в мире, актуальность их исследований, а также грамотное оформление прав на разработку за целевой компанией.
Что сделано:
🔎 Изучили взаимоотношения с авторами разработки
Как театр начинается с вешалки – так и интеллектуальная собственность всегда начинается с авторов. То есть физических лиц, чьим творческим трудовым были созданы произведения или изобретателей, которые являются авторами инновационного способа или изделия.
В случае, если взаимоотношения с ними не урегулировать в начале – в дальнейшем это сделать и дороже, и сложнее.
Представьте, что вы работаете в компании год и вам приносят на подпись «задним числом» договор о том, что вы не менеджер, а дворник, обязанности ваши другие и зарплата меньше – никому такое не интересно. Так зачем плодить конфликт и проблемы на ровном месте, если все можно урегулировать заранее?
👀 Кроме того, автор (изобретатель) имеет право на вознаграждение за использование служебного произведение, если оно оформляется как служебное не только за его передачу работодателю, но и за каждый случай его использования или коммерциализации.
Подробнее о том, чем отличается изобретение от ноу-хау, а товарный знак от произведения я писал тут.
Если компания в принципе не имеет договора с автором (изобретателем) или специальных условий в трудовом договоре с ним – то и прав на такую разработку у компании юридически не существует.
📈 Предложили дорожную карту по международному патентованию и защите бренда:
Несмотря на то, что изначально клиент в принципе не был заинтересован в патентовании или защите своей разработки и бренда в Российской Федерации и не имел никакой привязки к нашей стране – просто с точки зрения финансов гораздо дешевле и выгоднее ему выходила регистрация через Российскую Федерацию.
Международная регистрация товарного знака может быть осуществлена одним из трех способов:
- Подача национальной заявки в каждой нужной стране. Минусы: необходимость выбора и оплаты услуг патентного поверенного в каждой нужно стране и полных государственных пошлин;
- Мадридская система (128 стран, включая США и страны ЕС). Для применения Мадридской системы необходимо выбрать страну первой регистрации и на ее базе подавать через международное патентное ведомство заявку в нужные страны. Пошлина платится в шв. Франках.
- Для стран Европы существует т.н. Европейские товарный знак, который может быть получен через европейское патентное ведомство. При этом заявка в любом случае будет рассматриваться в каждой стране отдельно и если где-то откажут – заявка пропадет целиком.
Международная система патентования также может быть выполнена одним из двух способов:
- Либо подача заявки в несколько интересующих стран с привлечением в каждой стране с самого начала местного патентного поверенного;
- Либо подача заявки в одной из стран, и на ее базе с международным приоритетом передача единой заявки по процедуре PCT;
- Есть также региональные патенты (Евразийский, Африканский, Европейский).
💰 Да, это плохо, что стоимость услуг наших специалистов «в среднем по больнице» в два-три раза дешевле, чем стоимость услуг западных патентных поверенных и юристов.
Но такова жизнь и для решения проблемы мы предложили несколько вариантов, из которых клиент выбрал наиболее выгодный.
🔎 Провели комплексное патентное исследование:
Иногда, для выработки более грамотной стратегии международного патентования можно предложить проведение дополнительного патентного исследования.
Более глубокий анализ позволяет получить развернутую и наглядную информацию о тенденциях развития мировых исследований в определенной области (какие направления в приоритете, кто основные патентообладатели).
Это позволяет не только выбрать наиболее эффективный способ патентования – но и в самом начале «не изобретать велосипед», а сосредоточиться на наиболее перспективных и актуальных направлениях.
💪 Кроме того, подобная аналитика дает возможность обосновать актуальность вашего продукта и инновационного решения перед инвесторами.
Показать, что вы не просто «тихо примус починяете» в отрыве от внешнего мира, а действительно работаете над инновационным продуктом с учетом мирового опыта в данной области.
✅ Провели переговоры с авторами (изобретателями)
По результатам аудита взаимоотношений с изобретателями и ключевыми сотрудниками проекта, мы предложили эффективную систему договорного оформления прав на ключевые разработки компании.
Мы утвердили систему мотивации, а также условия оформления авторских вознаграждений для сотрудников.
С частью, которая была трудоустроена формально – разработка была оформлена как служебное произведение с договоренностью о конкретных размерах авторских вознаграждений в случае ее коммерциализации. С «внештатной» частью мы оформили соответствующие договоры подряда, по условиям которых права на разработку были сохранены за целевой компаний.
Со всеми вместе – подписали соглашение о соавторстве, чтобы каждый четко понимал, что этот продукт является коллективным и все несут ответственность за его развитие и будущее.
✍ Подали международные заявки на базе российской
На базе российских национальных заявок на товарный знак и изобретение, мы подали международные:
1) на товарные знаки по Мадриду в США и ЕС;
2) на патент в США и ЕС.
В дальнейшем каждая из патентных заявок была переведена в национальную фазу, организовано взаимодействие с местными поверенными для испрашивания национальных приоритетов, выполнены местные экспертизы.
Еще год назад, благодаря эффективной и слаженной работе всей команды, этот стартап получил охранные документы на свою разработку в ЕС и Штатах. Насколько я знаю, сейчас они успешно привлекают свои первые серьезные инвестиции.
Демонстрация собственного подготовленного портфеля интеллектуальной собственности им в этом очень помогает и по сей день!
👋Надеюсь, что кейс будет интересен! Как всегда, общие вопросы пишите в комментариях, а частные вопросы по именно вашей ситуации можно написать мне в личные сообщениях.
Верно ли утверждение, что оформление документов происходило до "событий сегодняшних" и культуры отмеры в отношении РФ? Так как иначе возникает вопрос: "Не повлечет ли дополнительных рисков отправка патентных национальных заявок с территории РФ ( в международные юрисдикции) и дальнейшая дискредитация их при дальнейших возможных спорах о праве"?!
Добрый день! Действительно, события проходили несколько лет назад. Но в части "культуры отмены" при международном патентовании/регистрации товарного знака сейчас, к частью, ничего не поменялось. Во-первых, сохраняются в силе все международные конвенции (Мадридская, PCT и прочие в сфере интеллектуальной собственности. Во-вторых, участие РФ заключается исключительно в первой стране подачи - каждое патентное ведомство каждой страны в любом случае абсолютно независимо рассматривает заявки на патент или товарный знак и им абсолютно все равно какая была страна первой подачи (это само по себе ни на что не влияет). То есть патент вам выдает не РФ - а сами US (EU). Или не выдает. Поэтому в настоящий момент никаких рисков это не несет абсолютно.
Доброго.
Столь глубоко тему патентирования не изучал, но в статье сказано об экономии на регистрационных действиях при подаче из юрисдикции РФ, или в таком случае взимается какая-либо дополнительная плата в одной из стран регистраторов, или же все на уровне конвенций стандартизировано и в этой части? Признателен за подробный ответ!
UPD вы, как понимаю пошли по Мадридской системе, заплатив пошлину раз и сразу?
Конвенции приняты именно с целью стандартизации документооборота и снижения издержек. Грубо говоря, если вам нужно подать заявку на товарный знак в Германии, Франции и РФ у вас есть выбор: 1) найти в каждой стране патентного поверенного и подать через них 3 отдельные заявки (время на поиск + 3 отдельных гонорара, которые в ЕС сильно выше чем в СНГ) либо 2) подать заявку в РФ и на базе нее подать Мадрид (1 гонорар + чуть меньше пошлина). В основном экономия достигается именно на этапе подачи. В любом случае вашу заявку будет рассматривать каждое ведомство отдельное - в Германии вам могут зарегистрировать, а во Франции отказать например. Да, мы пошли по Мадридской системе, чтобы не искать поверенных в каждой стране (США и Европейского поверенного для подачи ЕС-знака), а также по системе PCT для подачи на патент. Несмотря на то, что заявка в РФ по факту клиенту вообще не была нужна - на круг это позволило сильно сэкономить на первом этапе.
Теперь представление сложилось. Благодарю.
Хорошо, что в определенных сферах законодатели не пошли на столь крайние меры "отмены", так как к примеру юридический отток международных компаний с нашего рынка просто устрашающе велик, а сохранил межправовые контакты и сотрудничество в ряде институтов и отраслей. Будем верить в то,что в части патентования/регистрации товарного знака ничего не поменяеться!
Ну международные соглашения не так легко "отменить", тем более такие глобальные как по интеллектуальной собственности. По сути оттуда только можно "выйти", навредив самому себе - поэтому не думаю, что на подобный шаг пойдут США или Англия например (не представляю себе точнее вообще такое развитие событий). А чисто РФ исключить из них тоже не получится как-то по своему желанию личному