Судьбоносные суды: патентные иски, которые сформировали законодательство. Часть 2

Современная американская патентная система – это результат множества решений и вердиктов, которые задали курс истории патентного права. Среди них были решения о том, можно ли патентновать генетически модифицированные организмы и искусственно созданные гены, абстрактные идеи, природные феномены и законы природы, программное обеспечение.

Были патентные споры, повлиявшие на решения о признании патентов недействительными, выдачу судебных запретов, доктрину истечения патента. В первой части обзора-перевода статьи 14 Famous Patent Infringement Cases that changed US Patent Law мы рассмотрели семь таких исторических судебных разбирательств. Во второй рассмотрим ещё семь.

8. Alice против CLS Bank

В 2014 году Верховный суд США разбирал спор между Alice Corp. и CLS Bank International. Сутью спора вновь стала патентоспособность явления, лежавшего в основе изобретения.

Alice Corporation владела четырьмя патентами на программный код и методы реализации функций системы трейдинга финансовыми активами, где безопасность своп-сделок между двумя участниками обеспечивала третья сторона. Её участие уменьшало риск того, что одна сторона выполнит свои финансовые обязательства по сделке, а другая нет.

По сути, это цифровой эскроу-сервис. Эскроу, депонирование – использование специального банковского счёта для обеспечения безопасности сделки. Деньги, которые должны перейти от одной стороны сделки к другой, заносятся на счёт и замораживаются до завершения сделки.

Alice подали в суд на CLS Bank International и CLS Services Ltd, обвиняя их в нарушении своих патентов, после того, как компании банка стали использовать похожий сервис. Окружной суд признал недействительными все 4 патента Alice, утверждая, что они описывают абстрактные идеи согласно параграфу 101 раздела 35 Кодекса США.

Alice подали апелляцию в Апелляционный суд по федеральному округу. Суд счёл, что решение должно приниматься коллегией в составе всех судей. Они должны были сформулировать свой ответ на вопросы:

• Каким способом надо определять, не является ли реализованное с помощью компьютерных технологий изобретение непатентоспособной абстрактной идеей?

• Делает ли внедрение с помощью компьютерных технологий непатентоспособное решение патентоспособным?

• Являются ли метод, система и носитель эквивалентными в свете рассматриваемой проблемы?

В результате десять судей сформулировали семь разных решений, ни одно из которых не получило поддержки большинства по всем пунктам. Семь судей нашли разработку Alice непатентоспособной, но по разным причинам. Способа определять патентоспособность реализации абстрактной идеи они так и не придумали.

Вся софтверная индустрия с огромным вниманием следила за этим процессом. Рождался прецедент, который мог определить, будет ли возможно патентовать компьютерные программы.

Верховный суд признал патенты Alice недействительными. Абстрактная идея, пояснялось в заключении суда, не может быть запатентована только благодаря реализации с помощью компьютерных технологий. Эскроу – это не изобретение, и само по себе использование компьютера для управления эскроу-счетами не поднимает его до уровня патентования.

Решение ссылалось на дело Mayo против Prometheus Laboratories (описанное в первой части статьи). Суд посчитал, что в ходе этого разбирательства был выработан алгоритм оценки изобретения на основе абстрактной идеи. На первом этапе надо было, собственно, убедиться, есть ли в основе абстрактная идея. На втором – добавляет ли изобретение к идее “что-то дополнительное”, воплощающее в себе “изобретательскую концепцию”.

Для получения патента реализация идеи не должна быть общей, конвенциональной или очевидной.

9. Enfish против Microsoft

Аналогичное предыдущему разбирательство с аналогичным вердиктом. Оспаривались патенты Enfish, LLC на логическую модель компьютерной базы данных. В отличие от общепринятых логических моделей, их модель включала помещение всех данных в одну таблицу, в которой столбцы определялись строками той же таблицы. В патенте это было названо самореферентностью базы данных.

Enfish пытались судиться с Microsoft за нарушение патентов. Суд решил, что в основе патента лежит базовый способ организации информации безотносительно физической структуры данных. Патентование самой этой концепции может замедлить прогресс. Все отсылки к тому, что эта концепция воплощается с помощью компьютерных технологий и реализуется в определённой технологической среде, должны судом не приниматься во внимание.

На этом основании окружной суд признал патенты Enfish недействительными. Федеральный суд, в который они пошли с апелляцией, попытался применить алгоритм из дела Alice против CLS Bank. На первом шаге надо было определить, фокусируется ли изобретение на конкретном улучшении компьютерной производительности или на абстрактной идее, а компьютер – просто инструмент.

Суд признал, что всё же имеет место улучшение компьютерной функциональности как таковой, а не решение экономических и других задач, выполняемое компьютером в состоянии обычной производительности. Изобретение представляет собой специфический способ улучшения работы компьютера, воплощённый в самореферентной таблице. Поэтому второй этап алгоритма из дела Alice тут вообще не нужен.

Федеральный суд признал, что окружной суд чрезмерно упростил компонент самореферентности и преуменьшил преимущества изобретения. Основанные на нём базы данных обладают такими преимуществами по сравнению с конвенциональными, как повышенная гибкость, более быстрый поиск по ним и меньшие требования к памяти. Разработка Enfish была признана патентоспособной.

10. Шиллингер против США

В 1984 году Верховный суд, разбирая этот иск, пришёл к выводу, что никто не может возбудить дело о нарушении патентных прав против правительства США. Иск о нарушении патента не может быть подан против американского государства. Потому что США обладают суверенным иммунитетом в отношении преднамеренных деликтов.

Джон Шиллингер в 1970 году получил патент на усовершенствование бетонного покрытия. Позже архитектор Капитолия разработал предложение по устройству бетонного покрытия на территории комплекса, подготовил план и спецификации и заключил контракт на укладку покрытия, всё это без ссылок на патент Шиллингера.

Последний попытался судиться с США и получить возмещение убытков за незаконное использование своего изобретения. Арбитражный суд объяснил, что со стороны правительства не заключался никакой контракт на использование запатентованного изобретения и отклонил ходатайство как находящееся вне юрисдикции суда. Суд пояснил:

11. Consolidated Electric Light Company против Mckeesport Light Company

В 1895 году разбирательство вокруг лампы накаливания закончилось выводом о необходимости детализированных описаний патентов. Патенты со слишком общими и расплывчатыми описаниями предполагаемого изобретения объявлялись недействительными. Consolidated Electric Light Company сочла, что McKeesport Light Company нарушила её патент. Ответчики же отрицали новизну и полезность патента истца на основе некоторых патентов Томаса Эдисона от 1880 года, они же утверждали, что патент был получен незаконно обманным путём.

Изначально патент был получен компанией “Сойер и Ман” на изобретение основателей с соответствующими фамилиями. Правопреемником “Сойер и Ман” и обладателем патента стала Edison Electric Light Company, которая позже превратилась в Consolidated Electric Light Company, а сейчас называется Consolidated Edison и является одной из крупнейших энергетических компаний в США.

В заявке на патент Сойер и Ман писали, что их изобретение имеет отношение к …“классу электрических ламп, в которых используется тело накала, проводник, заключенный в прозрачный герметично закрытый сосуд или камеру, в которую исключен доступ кислорода”…

“и более конкретно – к телу накала, его материалу, форме и сочетанию с другими элементами, составляющими лампу”

Цель изобретения – создать дешевое и эффективное устройство; и наше усовершенствование состоит в сочетании колбы лампы и углеродного проводника накаливания, изготовленного из растительного волокнистого материала, в отличие от аналогичного проводника, изготовленного из минерального или газообразного углерода…”

Для понимания ситуации нужно учесть, что к 1880-м во множестве стран мира производились попытки создать лампу накаливания, которую можно использовать для домашнего освещения как более дешёвую альтернативу газу. Большинство экспериментов провалилось, хотя уже к 1845 году стало понятно, что тело накала должно быть заключено в герметичную колбу, чтобы нагрев не поглощал кислород атмосферы.

Изобретение Сойера и Мана потерпело коммерческий провал, их патент не использовался, а на рынок вышла лампочка в версии Эдисона. Проводник накала в ней изготавливался из волокнистого или текстильного материала, упомянутого в патенте Сойера и Мана, что и позволило им заявлять о нарушении.

В своём вердикте судья отметил, что спорный патент пытается монополизировать любое использование волокнистых или текстильных материалов в целях электрического освещения. Кроме того, Сойер и Ман не были первыми, кто обнаружил, что такие материалы для этих целей подходят лучше минерального углерода.

Законодательство требует, чтобы в патенте было “письменное описание устройства, способа и процесса его конструирования и изготовления в таких полных, ясных, кратких и точных выражениях, которые позволяют любому специалисту в области техники или науки, к которой оно относится, или с с которыми это наиболее тесно связано, производить, конструировать и использовать такое же устройство”. Одна из целей такого описания – четко сформулировать для конкурентов, чего они должны избегать, чтобы не нарушить чужой патент.

“Если описание настолько расплывчато и неопределенно, что никто не может сказать, кроме как путем независимых экспериментов, как сконструировать запатентованное устройство, патент считается недействительным”, постановил суд.

12. Aro Manufacturing против Convertible Top Replacement

В ходе этого спора, разбиравшегося в 1961 году, суду пришлось чётко и ясно разграничить ремонт и переделку запатентованного продукта.

Сделано это было на примере ремонта автомобилей с открывающейся крышей с тканевой частью. Такие откидывающиеся крыши после нескольких лет использования выгорали и выцветали, рвались и портились из-за птичьих экскрементов. У Convertible Top Replacement был патент на сменную крышу для автомобиля, состоящую из тканевого верха и нескольких других заменяемых деталей. Aro поставляли отдельные тканевые верхи, которые можно было поменять без замены всей крыши. В Convertible Top Replacement решили, что это нарушение патента.

Перед судами встал вопрос: если покупатель запатентованного продукта что-то в нём меняет, это допустимый ремонт или недопустимая реконструкция, и как отличать одно от другого. Был создан мультифакторный сбалансированный тест.

Взвешивались такие факторы, как:

• стоимость заменяемых компонентов,
• отношение стоимости компонентов к стоимости всего устройства,
• количество замененных компонентов по отношению к общему количеству компонентов,
• срок службы различных компонентов,
• был ли замененный компонент сутью и смыслом изобретения.

Применённый к открытым крышам, тест показал, что текстильный верх не является мелким незначительным компонентом, покупатель не ждёт, что он очень быстро износится, хотя срок службы у него меньше, чем у других компонентов, и что покупатель не “будет рационально уверен” в том, что осуществляет мелкий ремонт, так что это крупная переделка.

Но Верховный суд не согласился с этим решением апелляционного суда. Он заявил, что реконструкция или переделка патентованного объекта, состоящего из непатентованных компонентов, имеет место тогда, когда “фактически, создано новое изделие” вместо того, которое износилось.

13. EBay против MercExchange

В 2006 году Верховный суд постановил, что судебный запрет не должен автоматически выдаваться на основании установления факта нарушения патента. И что, с другой стороны, в судебном запрете не должно быть отказано только потому, что истец не использует запатентованное изобретение. Для определения необходимости судебного запрета должен использоваться четырёхфакторный тест.

Спорный патент – US 5845265, полученный MercExchange и описывающий функцию “Купить в один клик” на eBay, которая отвечала примерно за 30% доходов eBay. В 2000 году eBay начали переговоры с MercExchange о покупке портфолио их патентов на технологиии онлайн-аукциона. Переговоры не увенчались успехом, после чего MercExchange подали в суд на eBay за нарушение патентов и в 2003 году выиграли его, компании была присуждена компенсация в $30 млн.

Однако судебного запрета на использование своей интеллектуальной собственности MercExchange не удалось добиться ни в окружном, ни в апелляционном, ни в федеральном судах. Верховный суд согласился с решениями предыдущих инстанций: постоянный судебный запрет по делам о нарушении патентных прав может быть вынесен только в том случае, если истец докажет, что:

• Он понёс невосполнимый ущерб,
• Средства правовой защиты недостаточны для компенсации этого ущерба,
• Учитывая баланс проблем истца и ответчика, оправдано применение средств правовой защиты,
• Судебный запрет не нарушит общественные интересы.

Верховный суд не согласился с предыдущими инстанциями в том, что владелец патента не понесёт невосполнимого ущерба от отсутствия судебного запрета, если он проявил желание лицензировать свою интеллектуальную собственность и если он “не демонстрирует коммерческой активности в практическом применении патента”. Принципы справедливости не позволяют таких широких обобщений, указал суд. Например, исследовательские университеты или изобретатели-самоучки могут вполне рационально предпочесть лицензировать свои патенты, а не искать финансирование на самостоятельное воплощение изобретений.

В 2008 году eBay и MercExchange достигли соглашения о лицензировании патентов.

14. Quanta Computer против LG Electronics

В результате этого разбирательства Верховный суд США заново валидировал доктрину исчерпания патента. Эта доктрина чрезвычайно важна для поддержания здоровой рыночной конкуренции.

Суть доктрины: После того, как владелец патента продаёт запатентованный продукт первому покупателю, следующий покупатель имеет право использовать или продавать запатентованный продукт не боясь судебных исков за нарушение патента.

Тогда, в 2008 году, LG Electronics подали иск к Quanta Computer, защищая свои патенты на методы и системы обработки информации.

Ранее LGE заключили с Intel два соглашения – генеральное и лицензионное. Лицензионным соглашением LGE давали право Intel производить и продавать микропроцессоры, использующие запатентованные технологии. В соглашении было специально отмечено, что никакая третья сторона уже не получает лицензии на комбинирование лицензированных продуктов с другими продуктами. И что при этом “стороны согласны, что никакие условия соглашения не могут ограничивать или искажать эффект исчерпания патента, возникающий когда сторона соглашения продаёт лицензированные продукты”.

LGE требовала от Intel уведомить своих покупателей, что патентная лицензия не распространяется на продукты, созданные на основе сочетания лицензированных “Интеллом” микросхем с любыми их другими продуктами. Иными словами, LGE были готовы разрешить покупателям микросхем Intel создавать компьютеры на основе этих микросхем плюс компонентов, не имеющих отношения к патентам LGE, но только при условии уплаты роялти в пользу LGE.

Quanta Computer купили лицензию на использование микропроцессоров Intel и стали собирать на их основе компьютеры. Quanta следовала спецификациям Intel, что привело к использованию запатентованных LGE технологий, на которые LGE продали лицензию Intel. LGE подали в суд на Quanta.

Окружной суд принял решение в пользу Quanta, опираясь на доктрину исчерпания патента. Но Федеральный суд, рассматривая апелляцию, нашёл в генеральном соглашении пункт о том, что комбинированные продукты не лицензируются, поэтому исчерпание не применимо. Дополнительно суд постановил, что доктрина исчерпания вообще не применима в случае патента на метод.

Quanta отправились в Верховный суд, который отменил решение Федерального и постановил следующее:

1. Доктрина исчерпания патентов применяется и в случае патента на метод

2. Если продукт разрешён к продаже, содержит основные элементы запатентованного изобретения и не имеет другой цели, кроме практической реализации патента – применяется доктрина исчерпания патента. Владелец патента больше не может претендовать на дополнительные авторские отчисления или пытаться ограничить права субподрядчиков лицензиата и его клиентов. В противном случае владелец патента без веской причины излишне расширит сферу действия патента и права, которые он предоставляет.

Полезное от Онлайн Патент:

→ Где и какими способами можно использовать свой товарный знак?

→ Товарный знак для маркетплейсов

→ Регистрация товарного знака самозанятым

→ Как стартапу защитить свою интеллектуальную собственность?

Онлайн Патент - компания, которая уже 10 лет успешно помогает более чем 100.000 пользователей эффективно защищать свою интеллектуальную собственность.

#товарныйзнак #патенты #бизнес #бренд #b2b #интеллектуальнаясобственность #ребрендинг #роспатент