Как отстоять право на свой домен?

В свете нашумевших претензий правообладателей решили рассказать о том, как владелец сайта может потерять свой домен и как этого избежать.

В Гражданском кодексе РФ (ГК РФ) написано, что правообладатель товарного знака может использовать его в доменном имени. Если кто-то зарегистрировал такой же или похожий домен, то это нарушает права на товарный знак. Можно защищаться: через суд разделегировать домен и взыскать компенсацию.

Но не всегда. Добросовестный администратор домена может отбить претензии владельца товарного знака. Ниже мы расскажем, как.

В этой статье рассмотрим только доменные споры в российских судах. Есть еще доменные споры в Центре ВОИС, но о них потом.

Например, есть список доменных имен, споры о которых рассматриваются Центром Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Например, .CY (Cyprus), .EU (European Union), .CN (China), .IO, .UA. Полный список можно посмотреть по ссылке: https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/index.html. Споры о популярных доменах: .RU, .РФ, .COM Центром ВОИС не рассматриваются.

В российских судах рассматриваются споры не по всем доменным именам. Только если соблюдается одно из следующих условий:

В остальных случаях российский суд дело рассматривать не будет. Эта заметка касается доменных споров в российских судах. Но условия освобождения от ответственности можно применить при рассмотрении спора в Центре ВОИС, а также некоторых зарубежных странах.

Теперь разберемся, кто может получить иск правообладателя. С доменом могут быть связаны разные лица: регистратор, администратор, владелец сайта.

По закону за нарушение прав в доменном имени отвечает его администратор. Именно он платит компенсацию. И никакой договор «аренды» сайта не поможет снять ответственность. Например, администратор отдает сайт в аренду и в договоре пишет, что за нарушение прав вся ответственность лежит на арендаторе. Такое условие в суде не пройдет.

Но администратор может разделить свою ответственность. Правообладатель может наказать еще и того, кто фактически использует домен, но не является администратором. Например, компания продаёт «серые» запчасти BMW и размещает сайт по адресу bmw-parts.ru. Администратор сайта – Иванов Иван, который передал его в аренду. Верховный суд считает, что ответственность лежит на Иване и компании солидарно. Это значит, что с каждого по отдельности или со всех вместе можно взыскать полную сумму компенсации (п.159 Постановление Пленума ВС от 23.04.2019 N 10).

Регистратор домена за нарушение не отвечает. Об этом говорят суды. Например, в одном деле суд отказал в иске только потому, что он был предъявлен к регистратору доменного имени (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2018 N С01-543/2018 по делу N А55-11965/2017).

Таким образом, основной удар приходится на администратора домена. Именно он отвечает за все нарушение, даже если передал сайт для использования. Регистратор же никакой ответственности не несет.

Правообладатель знака может потребовать через суд:

1. Разделегировать домен;

2. Выплатить компенсацию.

Прекращение регистрации домена – самое частое требование. После того, как суд вынесет решение, правообладатель знака отправляет его регистратору. Тот за 45 дней должен аннулировать регистрацию. И правообладатель знака имеет преимущественное право зарегистрировать домен на себя. У него есть 30 дней, чтобы заключить договор с регистратором.

Правообладатель не может потребовать передать домен. Такой способ защиты в законе не предусмотрен. И это подтверждает судебная практика. В одном деле суд отказал в иске, потому что правообладатель заявил неправильное требование – передать ему доменное имя (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2018 N С01-463/2018 по делу N А66-3737/2017). Но очень редко встречаются решения, когда суд требует передать домен истцу.

Также правообладатель может потребовать компенсацию. Это право предусмотрено законом и активно применяется в судебной практике. Например, в одном деле компания взыскала 1 000 000 рублей с администратора доменного имени (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.05.2018 N С01-244/2018 по делу N А40-90739/2017). На своих сайтах администратор продавал копии швейцарских часов «Ulysse Nardin». Доменные имена были сходны с товарные знаком швейцарской компании.

Таким образом, если суд установит нарушение, администратору грозит не только аннулирование домена, но и взыскание денег. Поэтому при получении иска нужно серьезно отнестись к делу.

Теперь перейдем к самому интересному – как противостоять правообладателю, который предъявил претензию добросовестному владельцу домена. Такие ситуации происходят часто. Компания, которая зарегистрировала товарный знак, может решить, что имеет максимальную монополию на это и похожие названия. А значит, может отбирать доменные имена.

Но это не так. Есть такой документ, который называется Единообразная политика по разрешению споров в связи с доменными именами (UDRP). Это не закон или международный договор. Но он применяется российскими судами как обычай и активно используется при разрешении доменных споров.

Для аннулирования должны соблюдаться все критерии.

Если Вы докажете, что домен не сходен с товарным знаком правообладателя, иск отклонят. Нужно найти и показать как можно больше отличий (словесных, графических, смысловых). Также суд проверяет, используете ли Вы домен для однородных услуг. Например, если знак «Pearl» зарегистрирован для ювелирных украшений и их продажи, то его использование в домене стоматологической клиники не является нарушением. В этом случае услуги не однородны.

В одном деле правообладатель знака «BRAYER» обратился с иском к администратору домена «brayer.ru». Товарный знак зарегистрирован для 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ. Суд отказал в иске, потому что администратор домена не использует доменное имя для данных товаров.

Для информации: компания обычно регистрирует товарный знак для определенных товаров и услуг. Они распределены по разным классам МКТУ. Это дает монополию на название или логотип в определенной сфере (по определенным классам). А для другой сферы название или логотип свободны для других.

Если Вы докажете, что у Вас есть законный интерес использовать доменное имя, то его регистрацию не аннулируют. Это означает, что Вы используете или планируете в ближайшее время использовать домен. При этом не намерены причинить вред правообладателю. Если Вы зарегистрировали домен и просто держите его «на всякий случай», суд может указать, что у Вас нет законного интереса.

Например, в одном деле суд сказал, что администратор домена имеет законный интерес: домен зарегистрирован раньше товарного знака. Ответчик использует его, чтобы информировать иных лиц о своей деятельности. То есть домен используется добросовестною (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2017 N С01-835/2017 по делу N А53-33556/2016).

Но нужно понимать, что регистрация доменного имени раньше товарного знака не гарантирует полную защиту домена. Доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности, в то время как товарный знак является. Это подтверждают и суды. Например, в другом деле более ранняя дата регистрации не помогла администратору сохранить домен. Суд обязал передать домен правообладателю знака (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2019 N С01-331/2019 по делу N А40-77364/2018).

Если вы докажете, что используете домен с добросовестными намерениями, то суд не аннулирует его. О недобросовестности могут говорить один из следующих фактов:

1. Вы приобрели домен, чтобы продать его, сдать в аренду правообладателю знака или его конкуренту за деньги;

2. Вы зарегистрировали домен, чтобы помешать деятельности правообладателя знака;

3. Вы создаете впечатление, будто правообладатель знака аффилирован с вами, поддерживает вас и для коммерческих целей привлекаете потребителей на свой сайт, доменное имя которого похоже на товарный знак.

Вы можете представить доказательства свой добросовестности, показать цель использования домена.

При этом суд должен отказать правообладателю знака в иске к администратору домена в одном из следующих случаях:

1. До получения иска вы использовали или готовились использовать домен для добросовестного предоставления товаров или услуг;

2. Вы были широко известны под этим доменным именем, даже если не зарегистрировали товарный знак;

3. Вы занимались некоммерческой или добросовестной деятельностью и не хотели потребителей в заблуждение или нанести вред репутации товарному знаку истца.

Возможность аннулирования любого доменного имени с помощью товарного знака – это заблуждение. Администратор домена может противостоять претензиям правообладателя знака, даже если у администратора нет своего товарного знака.

Основная стратегия – доказать свою добросовестность и интерес в использовании домена. Например, вы пользуетесь доменом для продажи своих товаров и услуг и не пытаетесь обмануть потребителей. Либо у вас некоммерческий проект, который не нацелен на получение прибыли.

Но нужно понимать, что сам по себе факт регистрации домена раньше товарного знака не гарантирует сохранение домена. Если вы его не используете и были готовы продать его правообладателю знака за большие деньги, это говорит о вашей недобросовестности. Тогда суд аннулирует регистрацию домена.