Они «запатентовали» на себя обычное слово, а потом потребовали с нас 5 000 000 рублей. Вот что было дальше

Слышали про диваны «Честер»? Эти диваны продает куча мебельных. Только вот одна компания зарегистрировала на себя слово «Честер» как товарный знак в Роспатенте — и начала требовать миллионы со своих конкурентов.
В такую ситуацию рискует попасть каждый предприниматель в любой сфере. Расскажу, как нам удалось с этим справиться.

Меня зовут Алексей Башук, я юрист по интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ №2151, автор книги о защите интеллектуальных прав «Своровали? Накажи» и ТГ-канала «Клуб правообладателей». Скорее всего, вы уже подписаны, но если еще нет — заходите, и погнали.

На примере дела «Честер» я покажу, что делать, если вам предъявили претензию за нарушение чужого товарного знака и потребовали миллионную компенсацию.

Ситуация. Мебельному магазину из Москвы пришла претензия. Какой-то предприниматель обвинял в незаконном использовании товарного знака «CHESTER-DIVAN» и требовал заплатить 5 000 000 рублей за «нарушение».

Я удивился. Первая мысль — «да как такое вообще можно было зарегистрировать».

Дальше у нас было три варианта.

1) Проигнорировать претензию и надеяться, что отправитель забудет о ней

Так себе вариант — обычно отправители все прекрасно помнят.

Если не ответить на претензию, суд может оценить это как фактор грубого нарушения. С «молчуна» могут взыскать компенсацию больше, чем если бы ответ был.

2) Сразу отправиться в Роспатент с требованием аннулировать знак

Если мы не согласны с регистрацией знака, ее можно оспорить в Роспатенте.

Только вот идти туда сразу после получения претензии не стоит — вдруг у нас получится разойтись миром и до споров с Роспатентом дело не дойдет.

3) Написать обстоятельный ответ, чтобы отбить желание судиться

Это оптимальный вариант: большинство споров по интеллектуальным правам не доходит до суда. Правда, в случае с «честером» ни о каком встречном предложении с нашей стороны не шло.

В ответе на претензию мы объясняем спорщику, что его товарный знак был зарегистрирован по ошибке — законы, практика, все дела. Грозим обращением в Палату по патентным спорам: если нам это удастся, то спорщик останется и без денег, и без знака.

Наш отправитель не угомонился — спустя месяц мы получаем судебный иск. Только аппетиты стали поменьше: вместо 5 000 000 просят 800 000 рублей.

Запускаем план «Б»: обратиться в Палату по патентным спорам, чтобы знак аннулировали.

А теперь важный нюанс, о котором вам точно стоит знать:

Вот то место, где обжигаются многие предприниматели и их юристы: вместо того, чтобы оспаривать регистрацию в Палате, они просто идут в суд и пытаются там рассуждать о незаконности регистрации знака.

А суду всё равно. Причитать в суде о незаконности регистрации нет смысла. Пока товарный знак зарегистрирован — он действует. Это значит, что суды обязаны его защищать. Так суды и проигрывают.

Если мы считаем, что знак зарегистрирован незаконно, то идем в Палату по патентным спорам — это специальное подразделение Роспатента, которое рассматривает такие возражения.

Именно поэтому в спорах по товарным знакам часто идут два дела параллельно — одно в суде, другое в Палате.

Так получилось и у нас.

Мы подготовили для Роспатента кипу документов на несколько сотен страниц: возражение и гору приложений. В дело пошли энциклопедии, справочники, научные статьи, публикации дизайнеров, выписки из патентных баз и скриншоты интернет-магазинов. Словом, всё, что было нужно, чтобы доказать Роспатенту, что «честер» — это вид дивана, а не чей-то бренд.

Дело в суде закончилось раньше, чем в Роспатенте и результат был ожидаемым. С нас взыскали компенсацию за «нарушение».

Однако, мы смогли добиться снижения компенсации на полмиллиона: вместо 800 000 рублей суд взыскал всего 300 000.

По меркам таких споров это уже было хорошим результатом. Но мы хотели большего: аннулировать знак и оставить спорщиков ни с чем.

Схема происходящего:

Тем временем в Роспатенте рассматривали возражение. Несколько заседаний коллегия изучало каждое наше доказательство. И вот, в последнем заседании коллегия встает, чтобы озвучить решение…

Как? Как после такой кипы доказательств можно было по-прежнему спорить с тем, что слово «честер» на рынке мебели использует весь рынок?

Мы полыхали не на шутку.

Дальнейший путь в таких случаях обычно такой: месяц ждать письменного решения Роспатента, потом еще три месяца оспаривать его в суде.

Но мы делаем кое-что поинтереснее. Буквально за день пишем обращение на имя руководителя Роспатента.

Редко-редко бывает так, что руководитель не утверждает решение Палаты, если поступит серьезное мотивированное обращение. Иногда такое обращение выстреливает.

Подаем. Спустя несколько дней нам приходит уведомление Роспатента «о переносе даты заседания».

Наше обращение сработало.

В новом заседании эксперты из коллегии сказали, что дополнительно ознакомились с нашими материалами. Нам задали еще ряд вопросов, после чего вынесли новое решение:

Помните про взысканные судом 300 000 рублей? Решение Роспатента — повод для пересмотра того дела.

У нас появились новые обстоятельства — знак-то всё, не охраняется, значит и взыскивать было нечего. Само решение о регистрации знака отменили, то есть знак аннулирован, словно его и не было.

Мы отправляемся в суд с заявлением о пересмотре дела.

Тем временем наш бывший «правообладатель» идет в другой суд — оспаривать решение Роспатента. Он хочет, чтобы Суд по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента и вернул охрану его товарному знаку.

Снова два параллельных дела:

Мы уже близко к развязке, но держите схему:

Первым состоялся наш суд о пересмотре. Суд отказал нам со ссылкой на то, что «заявление подано преждевременно». Мол, у вас там решение Роспатента еще могут оспорить, чего вы сюда пришли.

Только вот в законе черным по белому написано: решение Роспатента вступает в силу со дня принятия. Кто там куда пошел оспаривать нас уже не интересует — пусть хоть обуспарываются.

Мы идем в апелляцию и просим, чтобы суд заставили пересмотреть дело и не затягивать. Апелляция соглашается с нами и принудительно отправляет дело на пересмотр.

Тем временем в Суде по интеллектуальным правам мы защищаем решение Роспатента и суд отказывает «правообладателю». Суд согласен с нами: он говорит, что Роспатент правильно сделал, что аннулировал знак.

Из апелляции дело приходит в первый суд и, наконец-то, суд отменяет решение о взыскании компенсации.

Дело направляется на новое рассмотрение. А там уже и рассматривать особо нечего. Знак аннулирован, словно его и не было. Взыскивать компенсацию не за что.

Итоговое решение суда:

Вот это уже настоящая полная победа. С нас не взыскивают ни 800 тысяч, ни даже 300 тысяч. Знак аннулирован, во взыскании компенсации отказали полностью.

В итоге полная схема этого дела выглядела так:

Помните, в начале этого дела я говорил, что наш спорщик-взыскальщик рискует остаться и без денег, и без знака? Ну вот.

Сегодня в России зарегистрировано больше 850 000 товарных знаков, а каждый год российские суды рассматривают несколько десятков тысяч споров. Это значит, что попасть в похожую ситуацию может каждый предприниматель.

Вот выводы, которые пригодятся в такой истории:

Если пост про суд полезный-интересный — поставьте посту свой королевский лайк-вверх. Буду тогда писать еще о всяких полезных вещах по моей теме.

Если в принципе тема интеллектуальных прав «ваша» и вы что-то создаете своим умом — у меня есть телеграм-канал «Клуб правообладателей».

Там мои заметки для предпринимателей и авторов. Как грамотно пользоваться авторскими правами, товарными знаками и патентами — чтобы зарабатывать деньги и не терять их на компенсациях и штрафах. Рекламы нет, канал уютный — заходите, если интересно.

Недавно написал и опубликовал в канале небольшую методичку «Как теряют миллионы на компенсациях и штрафах».

Как говорится, без смс и регистраций собрал просто в табличку типичные ошибки, на которых теряют деньги, и расписал, что по моей практике стоит делать заранее, чтобы не влететь. Гляньте, возможно пригодится.

На все общие вопросы отвечаю в комментариях. Если надо спросить что-то частное для себя или своей компании, например, по регистрации товарных знаков или по судам — можно написать мне в личку в телеграме @bchlf