Что надо знать про регистрацию товарного знака, если у вас франшиза?

Как правильно интегрировать в свой бизнес товарный знак (ТЗ), если компания работает по франшизе? Какие документы для этого требуются? И главное — как избежать санкций со стороны госорганов или владельца товарного знака за его некорректное использование?

Вместе с Фондом «Наше будущее» продолжаем тему товарного знака и его пользы для социального бизнеса. Именно товарный знак поможет защитить ваш продукт на рынке и даст возможность отстоять свои права в случае возникновения споров с конкурентами. Однако при составлении франчайзингового договора необходимо учитывать ряд особенностей. Поможем в них разобраться.

Наши эксперты — соучредитель «Франчайзинг–Интеллект», цифровой платформы по франчайзингу «Scale it», автор подкаста «Франшизомания» Мария Кизима и адвокат, управляющий партнер юридической компании «Ткач и партнеры», автор и организатор деловой игры «Искусство защиты инноваций» Екатерина Ткач.

Товарный знак во франчайзинге используется в составе комплекса исключительных прав и исключительно — для конкретного вида предпринимательской деятельности, установленного договором. Помимо товарного знака, в портфеле передаваемых прав есть и иные объекты интеллектуальной собственности, которые также указываются в предмете договора. К ним, чаще всего, относится секрет производства (ноу-хау) — бизнес-процессы, методики, стандарты деятельности, а также объекты авторского права — фирменный стиль, рекламные макеты и т. д.

Важно: товарный знак для целей франчайзинга используется всегда в совокупности с портфелем других интеллектуальных прав (результатами интеллектуальной деятельности) и в ограниченном договором пределе (ограничения в территории и способах использования, в том числе в классах МКТУ).

Встречаются случаи, когда к продаже предлагается франшиза без зарегистрированного товарного знака. В пакет документов может входить только заявка на ТЗ или просто логотип как объект авторского права. Здесь важно понимать, что покупка франшизы без товарного знака влечет для покупателя риски возникновения претензий со стороны третьих лиц.

«К примеру, может выясниться, что конкретный логотип уже охраняется как товарный знак другой компании. Подобная ситуация влечет за собой штрафы, различные издержки и, разумеется, репутационные риски», — объясняет Мария Кизима.

Товарные знаки регистрируются для определенных классов товаров и услуг. Например, если медицинский центр может зарегистрировать свой товарный знак только для классов, связанных с медициной. На финансовые услуги или ремонт автомобилей этот ТЗ распространяться не будет.

Поэтому, когда вы заключаете договор франчайзинга, важно проверить, соответствует ли ваша будущая деятельность по франшизе классам, для которых зарегистрирован конкретный товарный знак. Иначе вы рискуете пользоваться товарным знаком в сфере, для которой он зарегистрирован другим лицом, не являющимся владельцем франшизы. Это может привести к крупным штрафам — до 5 миллионов рублей.

Так, может быть, зарегистрировать товарный знак по всем классам сразу? Но и это не является верной стратегий, поскольку другие компании могут обратиться в суд с требованием аннулировать охрану товарного знака в отношении неиспользуемых вами классов.

Важно: помимо этого, необходимо соотнести остальные условия договора с договоренностями при покупке франшизы и просчитать финансовую модель, адаптировав её под регион присутствия покупателя франшизы.

Любой объект, право на который предоставляется в рамках договора, необходимо идентифицировать. В договоре должны быть определены его характеристики и атрибуты, дающие четкое понимание, о чем конкретно идет речь. В случае с товарным знаком такими атрибутами будут данные свидетельства о регистрации ТЗ.

При регистрации в Роспатенте сделки по договору коммерческой концессии (иногда — по лицензионному договору) специалисты внимательно изучают, в отношении какого именно товарного знака она производится. Эти данные вносятся в соответствующее заявление.

Важно: изображение товарного знака не является обязательным для включения в договор и заявление о регистрации.

Нет оформления — нет и знака. Товарный знак — это нематериальный актив, существование которого подтверждено записью в соответствующем реестре Роспатента.

Логотип, не прошедший регистрацию в качестве товарного знака — потенциальный предмет спора об авторстве. Как правило, проблемы возникают в тот момент, когда продукция, которая маркируется «бесхозным» лого, становится популярной.

«Вы радуетесь, что логотип начал работать, а вас стали узнавать на рынке — и тут появляется похожая (или идентичная) продукция с похожим логотипом. У кого в данном случае будут права на раскрученный бренд? Как правило, у того, кто их первым зарегистрировал», — резюмирует Екатерина Ткач.

Важно: товарные знаки подлежат обязательной регистрации. Тогда ваши шансы в случае инициации спора об авторстве гораздо выше. Уже на этапе претензионной работы само свидетельство о регистрации товарного знака служит достаточным аргументом и доказательством вашей правоты.

Предположим, на рынке есть зарегистрированный товарный знак, а его правообладатель хорошо известен. В какой-то момент в нише появляется продукция или услуга с очень похожим лого. Покупатели, не ожидая подвоха, начинают приобретать продукцию компании-близнеца, уводя, таким образом, часть выручки. К сожалению, вне зависимости от сферы деятельности, это — очень распространенная ситуация.

В подобном случае все претензии обычно решаются через суд или в результате обращения в Антимонопольную службу. Через суд можно взыскать компенсацию с нарушителя, а ФАС наложит на недобросовестного конкурента административный штраф.

Важно: эксперты рекомендуют вести постоянный мониторинг заявок, подаваемых в Роспатент на регистрацию, и реагировать на похожий товарный знак ещё на этапе подачи заявки. В противном случае — решать проблему в претензионном порядке или через суд.

В Гражданском кодексе закреплено, что для предоставления права использования комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю по договору коммерческой концессии, необходимо зарегистрировать договор в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Если это требование не будет выполнено, то право использования не будет считаться предоставленным.

«Однако не существует наказания за отсутствие регистрации сделки по представлению или передаче прав на использование товарного знака, — комментирует Мария Кизима. — Более того, исходя из анализа судебной практики такие сделки считаются действительными, а права и обязанности сторон — вступившими в силу с момента подписания договора, если это указано в самом договоре».

Важно: на практике нередки ситуации, когда участники рынка франчайзинга регистрируют сделку по договору коммерческой концессии не сразу после её заключения, а спустя несколько месяцев, а иногда и спустя год. Это не является нарушением норм Гражданского кодекса и не влечет санкций, за исключением ситуации, когда они предусмотрены самими сторонами в заключаемом договоре.

Обладатели товарного знака могут столкнуться с контрафактной продукцией. Здесь эксперты советуют регулярно проводить мониторинг нарушений вручную с помощью поисковых систем, социальных сетей, маркетплейсов, сервиса Роспатента. Правообладатель вправе требовать прекращения использования товарного знака другим лицом и выплаты денежной компенсации.

Также Екатерина Ткач рекомендует вовремя продлевать данные и активно использовать товарный знак: «Если ты владелец товарного знака, то рисков уже значительно меньше. Главное поддерживать в актуальном состоянии данные о его регистрации. А также следить за тем, чтобы классы МКТУ, для которых он зарегистрирован, покрывали все виды вашей продукции и соотносились с видами деятельности».

Важно: если товарный знак на рынке не используется более трех лет, то любое заинтересованное лицо может инициировать процесс признания знака недействительным.

По мере необходимости. Обычно на практике это происходит при обновлении условий использования франшизы, при обновлении состава портфеля интеллектуальных прав, при изменении системы поддержки со стороны владельца бренда, условий закупки. Также частый импульс к изменению договора — споры с партнерами. Как только обнаруживается нарушение со стороны партнера или недочет в договоре, который позволил этому нарушению произойти, юристы правообладателя стремятся внести изменения во все существующие соглашения, чтобы прецедент не повторился.

Частой причиной обновления условий также является изменение судебной практики.

Важно: эксперты рекомендуют держать руку на пульсе, регулярно общаться с участниками рынка, обмениваться опытом для обновления тех или иных позиций договора и концепции, усиливать свои компетенции на профессиональном обучении и мероприятиях - все это позволит вовремя внедрять в отношения с партнерами франчайзинговой сети улучшенные условия взаимодействия.

При подготовке материала использованы изображения с сайта www.freepik.com

#франчайзинг #социальноепредпринимательство #социальное_предпринимательство #товарныйзнак