Как заблокировать нарушителей ваших товарных знаков на маркетплейсах

Представьте ситуацию: вы — производитель или дистрибьютор, продаете на маркетплейсе товары под своим товарным знаком. И тут на площадке появляются аналогичные карточки — подделки или перекупщики. Давайте посмотрим, что делать в такой ситуации, как бороться с контрафактом и с какими сложностями чаще всего сталкиваются правообладатели.

Меня зовут Алексей Башук, я юрист по интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ № 2151, управляющий партнер «Башук Чичканов, юридическая фирма». За плечами около двух тысяч выполненных проектов по товарным знакам для компаний и предпринимателей со всей России: регистрации, договоры, споры и суды. Возможно, мы с вами уже знакомы: вы могли видеть мои прошлые публикации о товарных знаках, патентах и франшизах на vc.ru.

Два года назад я написал на VC статью «Что нужно знать о товарных знаках, чтобы продавать товары на маркетплейсах и не попасть в суд, на компенсации и штрафы». Статья собрала больше 40 тысяч просмотров, а в комментариях мы обсудили полсотни вопросов. С тех пор статья не утратила актуальности. Скорее наоборот: по данным Роспатента заявок подают с каждым годом все больше, споров за знаки тоже больше.

На первый взгляд может показаться, что защита товарных знаков на маркетплейсах — элементарное дело, которое решается в два счета:

Если бы все было действительно так просто, все правообладатели легко решали бы такие вопросы сами. Но за последний год мы («Башук Чичканов, юридическая фирма») помогли правообладателям заблокировать больше полутора тысяч артикулов нарушителей на маркетплейсах. Доводилось и спорить в досудебных претензиях, и судиться.

В статье я расскажу про типичные ситуации и сложности, с которыми мы сталкивались за несколько лет работы по этому направлению. Нарушения, блокировки перекупщиков, требования согласий, игнор техподдержки, общение с юротделами маркетплейсов, ответственность маркетплейсов и продавцов — поговорим обо всем.

Прежде чем начнем — в двух словах о том, что такое товарный знак и как он работает.

Товарный знак (он же торговая марка) — это зарегистрированное в Роспатенте обозначение. Для маркетплейсов чаще всего регистрируют названия и логотипы товаров и самих магазинов. Вот несколько примеров разных регистраций из моей практики:

Цель регистрации — получить федеральную монополию на обозначение и не дать получить ее другим. Это нужно для того, чтобы покупатели отличали товары и услуги любимых производителей, а предприниматели не теряли деньги из-за нарушителей и их подделок.

Роспатент регистрирует знак, если он соответствует требованиям закона и не слишком похож на уже зарегистрированные. Регистрация действует 10 лет, охраняется на территории всей страны, отмечается маркировкой ®. Продлевать ее действие можно сколько угодно.

Прежде чем обращаться в техподдержку за блокировкой нарушителей, нужно убедиться в том, что у вас действительно все в порядке со своей регистрацией. Иногда выясняется, что никакие претензии не имеют смысла и сначала нужно решить проблемы со своим знаком.

Товарного знака на самом деле нет. Чаще всего в такую историю попадают предприниматели, которые заключают контракты с иностранными поставщиками. В контракте предпринимателя красиво называют «эксклюзивным дистрибьютором», а когда доходит до спора, выясняется, что бренд товара в России не зарегистрирован.

Если товарного знака нет, значит и защищать нечего. Кто угодно может продавать товары под этим брендом в России. Едва ли техподдержка заблокирует кого-то на основании одного лишь контракта, не подкрепленного ссылкой на зарегистрированный в России знак.

Но бывают ситуации и похуже. Если иностранная компания не зарегистрировала свой бренд в России, это может сделать какой-то более сноровистый местный предприниматель.

Например, если один из поставщиков зарегистрирует знак на себя, то он сможет выдавить с рынка всех остальных импортеров, а если производитель начнет возмущаться — сменит производителя. С такими ситуациями, конечно, можно бороться, но это длинная история с оспариванием чужой регистрации.

Иногда бывает так, что что-то похожее на бренд иностранной компании уже давно зарегистрировано в России совершенно посторонней компанией. В таком случае производитель вместе с «эксклюзивным дистрибьютором» сами оказываются поставщиками контрафакта.

Товарный знак истек. Знак регистрируется один раз и на десять лет. Продлить его действие на следующие десять лет можно только в последний год действия знака. При этом Роспатент не обязан напоминать правообладателям об истечении сроков уплаты пошлин за продление. Поэтому иногда бывает так, что компания обнаруживает нарушителей, начинает строить планы борьбы, и тут выясняется, что их знак уже не действует.

В таком случае компании нужно проходить процедуру регистрации полностью заново — подавать новую заявку, платить пошлины, проходить экспертизу. Причем далеко не факт, что экспертиза пройдет с тем же результатом, что по первой заявке. Только после того, как знак снова будет зарегистрирован, появятся права, которые можно будет защищать.

Товарный знак зарегистрирован не на те товары. Товарный знак защищается не сам по себе, а в отношении тех товаров и услуг, на которые он зарегистрирован. Перечень товаров указывается в заявке, и после подачи заявки расширить его уже нельзя.

Иногда бывает так, что компания подает заявку на огромный перечень товаров, а Роспатент одобряет регистрацию только на несколько позиций. Для неспециалиста решение выглядит приятно, — это же не отказ, — и в итоге компания получает регистрацию «как дают». Только вот беда в том, что такая регистрация может не распространяться на главные для правообладателя товары, и в споре эта регистрация не поможет.

Например, бренд одежды подал заявку на пять направлений товаров и услуг: одежда (25 класс МКТУ) , аксессуары (18 класс МКТУ) , интернет-магазины (35 класс) , услуги по пошиву (40 класс МКТУ) и проведение мастер-классов (41 класс МКТУ) . Роспатент провел экспертизу и одобрил регистрацию только на услуги ателье — 40 класс. Про то, что зарегистрированный знак не будет действовать на одежду, юристы директору не сказали — не разобрались или решили недоговорить, чтобы не утруждать себя оспариванием. В итоге такая регистрация не поможет правообладателю, если кто-то на маркетплейсе начнет продавать одежду под таким же или слишком похожим брендом — этот знак ведь не действует на одежду, а защищается только по услугам ателье.

Товарный знак зарегистрирован неправильно. Работа с товарными знаками — это отдельная юридическая профессия. Для специалистов по этим делам даже предусмотрена специальная государственная аттестация на получение статуса патентного поверенного — ее проводит Роспатент. Работу специалиста с таким статусом регулирует отдельный федеральный закон — это, грубо говоря, как у адвокатов, оценщиков и нотариусов.

Иногда предприниматели пробуют подать заявки сами, и кто-то даже получает по таким заявкам регистрации. Но штука в том, что «регистрация» и «регистрация, которая на практике сможет защитить интересы правообладателя» — это разные вещи. Если не разбираться в судебной практике и практике Роспатента, можно получить регистрацию, которая на деле рискует оказаться бесполезной — и дело не только в неправильном выборе товаров и услуг по МКТУ.

В примере с «oculus» заявитель видимо решил, что если указать слово на двух языках «столбиком», то один товарный знак защитит оба варианта написания. Но на самом деле одна заявка относится к одному знаку (п. 2 ст. 1492 ГК РФ) — то есть Роспатент оценивает этот «столбик» как один большой знак. И защищаться он будет именно в таком виде, и использовать его правообладателю нужно будет тоже в таком виде. Когда правообладателю «окулюс oculus» пришлось доказывать использование знака в суде, он не смог этого сделать и регистрацию частично аннулировали.

Если вы проверили ваш товарный знак и убедились, что все в порядке, можно переходить к следующему этапу — оценке нарушения. Вот на что здесь нужно обращать внимание в первую очередь:

Чтобы не грузить вас деталями методологии оценки сходства и однородности, давайте упростим все до одного вопроса: может ли торопливый покупатель перепутать ваш товар и товар нарушителя?

Скажем, «Vektor», «vektor», «вектор» и «vecktor» — это все сходные между собой обозначения, а вот «вектор» и «виктория» — уже вряд ли. Футболки и штаны — это однородные товары, а вот футболки и сумки — уже вряд ли.

Проще всего, когда обозначение и товары нарушителя полностью совпадают с тем, что написано у правообладателя в свидетельстве на товарный знак. А вот если есть отличия, тогда уже нужно разбираться в деталях и искать практику судов и Роспатента по похожим делам.

Нарушением товарного знака считается не только продажа товара под чужим брендом, но и даже сам факт предложения такого товара к продаже — ст. 1484 ГК РФ. То есть вам, как правообладателю, нет нужды проводить контрольные закупки, чтобы доказать нарушение.

Заниматься контрольной закупкой точно имеет смысл когда перекупщик разбавляет партию оригинальных товаров контрафактом. Тогда — да, приходится закупать товар и сравнивать его с оригиналом. Но если в вашем случае нарушитель не покупал у вас никаких товаров, а просто выставил на продажу конкурентный товар под вашим или слишком похожим брендом — можно обойтись без контрольной закупки.

В комментариях под прошлыми статьями раз десять встречался вопрос, суть которого сводится к следующему:

Вопросы: нарушает предприниматель право на товарный знак или нет? Может ли правообладатель запретить перепродавать свои же товары на маркетплейсах? Нужно ли предпринимателю брать какое-то согласие у правообладателя на продажу?

Короткая версия ответа: если товар легальный и был введен в оборот в России самим правообладателем или с его согласия, то перепродавать товар можно как угодно — это не будет нарушением права на товарный знак.

В чем смысл: в законе есть такой принцип — «исчерпание права на товарный знак» (ст. 1487 ГК РФ). Он означает, что если я купил оригинальный товар, то дальнейшая перепродажа этого товара не нарушает право на товарный знак. Грубо говоря, вы можете купить Айфон в магазине на соседней улице и потом выставить этот Айфон на Авито — товарный знак Эппл нарушен не будет. Так и работает исчерпание права.

В России пока что действует национальный принцип исчерпания прав. То есть если я купил товар у правообладателя в России — могу перепродавать его в нашей стране как хочу и согласия правообладателя мне не надо. Согласие нужно на ввоз в страну — если мы покупаем товар за рубежом и сами ввозим его в Россию.

Некоторые правообладатели смотрят на перепродажи на маркетплейсах нормально, мол, ну, продают и пусть себе продают, ничего страшного, больше продавцов, больше продаж. Другим правообладателям не нравится, что их дилеры сами выходят на маркетплейсы.

Логика производителя такая: он и сам прекрасно справляется с продажей своих товаров на маркетплейсах, а дилер конкурирует с ним и отнимает часть выручки. Масла в огонь подливает то, что некоторые дилеры плохо консультируют покупателей, отправляют битый товар, хамят и делают ошибки в карточках.

Поэтому иногда возникает задача — ограничить выход оптовиков на маркетплейсы. Вроде бы они ничего особо и не нарушают, но работать мешают.

В такой ситуации можно попробовать написать и разослать претензии и продавцам, и маркетплейсу. Скорее всего часть товаров пропадет. Но этот вариант не самый надежный, потому что все-таки нарушения права на товарный знак тут нет. Работает такой ход ровно настолько, насколько убедительно написана претензия.

Зато есть другие варианты — заходить не через товарный знак. Где-то можно доработать договоры поставки — переделать их в агентские договоры, где-то мы убирали товары с маркетплейсов за счет указания на нарушения норм авторского права (например, перекупщик без разрешения копирует фотографии товаров). Но там тогда нужно разобраться с документами, регулирующими передачу исключительного права на произведения.

В общем, ситуация с перекупщиками более тонкая, чем с обычными нарушителями — конкретное решение зависит от товаров, которые вы продаете, условий ваших договоров, юридических и экономических возможностей. Сильно влияет и рынок: где-то производитель в слабой позиции — ищет кому бы продать товар и дистрибьюторы диктуют ему условия, грозясь заменить товар на аналоги, а где-то наоборот дистрибьюторы стоят в очереди к производителю и боятся с ним лишний раз поспорить.

Еще ситуация может кардинально поменяться в том случае, если вы покупаете товар у иностранной компании или сами представляете иностранцев. В таком случае для вас встанет вопрос параллельного импорта — там и правда нужно будет получать согласия от правообладателей. Сейчас, правда, у нас в стране идет дело к легализации такого импорта, но там много оговорок и все пока работает по-прежнему.

Итак, вы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что продавец на маркетплейсе все-таки нарушает ваш товарный знак.

Если вы пока что не планируете взыскивать компенсацию с нарушителя и вам будет достаточно блокировки его товара или магазина целиком, можно написать в техподдержку маркетплейса. Претензию можно отправить в чат техподдержки маркетплейса или на электронную почту из раздела «Контакты».

В письме в техподдержку нужно будет указать ключевые детали:

Вообще, техподдержка заинтересована в том, чтобы исполнять претензии правообладателей. Дело в том, что маркетплейс не несет ответственности за нарушение товарного знака на своей площадке только если докажет, что своевременно устранил нарушение. Если же маркетплейс не отреагирует на претензию, то есть риск, что дело дойдет до суда и суд взыщет компенсацию не только с продавца-нарушителя, но и с самого маркетплейса.

На практике маркетплейсы по-разному реагируют на обращения правообладателей. Например, техподдержка Озона достаточно быстро блокирует потенциального нарушителя и отправляет его собирать документы, доказывающие легальность товаров. А вот с Вайлдберрис ситуация обратная: их техподдержка может долго не отвечать или давать шаблонные отписки.

Если маркетплейс не выполнил ваши требования, это не значит, что на этом вся история с претензией завершена. Маркетплейс — это хоть и большая, но все же вполне обычная частная компания, которая подчиняется не только собственным правилам и политикам, но и российским законам. Поэтому следующий этап спора с маркетплейсом — переход в юридическую плоскость.

У каждого маркетплейса есть свой юридический отдел. Именно туда попадают претензии правообладателей. Но не всех, кто обратился в техподдержку, а в первую очередь самых упорных — тех, кто пришел к маркетплейсу с полноценной досудебной претензией.

Спор между правообладателем и маркетплейсом — это экономический спор, который разрешается по правилам арбитражного судопроизводства. Это означает, что правообладатель не может сразу взять и подать иск в суд. Сначала нужно отправить оппоненту досудебную претензию, и если тот за месяц не выполнит требования — вот тогда уже в суд.

Вот что мы обычно указываем в досудебных претензиях:

Досудебную претензию нужно отправлять заказным письмом на юридический адрес маркетплейса. Узнать этот адрес можно на сайте самого маркетплейса, а перепроверить на сайте налоговой. Например, Озон — это ООО «Интернет Решения», а Вайлдберрис — ООО «Вайлдберриз».

Отправлять письмо маркетплейсу лучше с описью вложения: так в случае суда вы сможете подтвердить, что отправили оппоненту именно претензию, а не конверт с чистой бумагой. Чтобы спор разрешился быстрее, претензию можно продублировать электронной почтой — на общий почтовый ящик маркетплейса или специальный адрес для таких жалоб.

Если все сделано правильно, то по итогам рассмотрения претензии техподдержка пришлет в чат или на почту сообщение, подтверждающее блокировку спорных артикулов.

Скорее всего, после получения обоснованной досудебной претензии маркетплейс выполнит требования правообладателя и заблокирует товары нарушителя — или даже весь его магазин целиком.

Но иногда бывает так, что одной блокировки мало и с нарушителя нужно взыскать компенсацию. Чаще всего правообладателей возмущают грубые нарушения:

В принципе, особых причин можно и не искать: закон не требует от правообладателей доказывать убытки в делах по товарным знакам. Если есть нарушение, значит можно взыскать компенсацию.

Способов подсчета компенсации несколько: любая сумма от 10 тысяч до 5 млн рублей, сумма в размере двойной цены партии контрафакта или двойной стоимости лицензии на товарный знак — ст. 1515 ГК РФ.

Вопрос: кто будет должен платить компенсацию — продавец-нарушитель или сам маркетплейс?

Судебная практика последнего года все больше склоняет нас варианту с продавцом. Логика судов такая: маркетплейс — это информационный посредник, а значит он не несет ответственности за нарушение, если своевременно принял меры. То есть маркетплейс дает продавцам площадку, а дальше они уже сами ей пользуются, под свою ответственность.

Вообще вопрос с ответственностью информационных посредников — сложная история, достойная отдельной статьи. Но чтобы здесь не уходить в детали и не описывать подробности судебной практики за последние несколько лет, давайте обобщим так: скорее всего, компенсацию нужно будет взыскивать именно с продавца, который нарушил ваши права на маркетплейсе.

Получается, если вы хотите получить от нарушителя компенсацию, то досудебную претензию нужно будет отправлять не только маркетплейсу, но и самому продавцу.

Если вы начинающий предприниматель и есть время самостоятельно заниматься документами, вы можете попробовать пообщаться с техподдержкой маркетплейса лично. Надеюсь, что эта статья поможет вам добиться справедливости и заблокировать нарушителей.

Если у вас нет желания тратить время на нарушителей или возникли какие-то сложности — возможно, я смогу вам помочь. Можно оставить заявку у нас на сайте — разберемся в ситуации и посмотрим, что можно сделать. Обычно правообладатели пишут мне в таких ситуациях:

В этой статье я рассказал о конфликтах на маркетплейсах с позиции правообладателя. Но, конечно, бывает и обратная история: приходится защищать предпринимателей от необоснованных претензий владельцев товарных знаков.

Например, в одном из споров с предпринимателя потребовали шесть с лишним миллионов рублей. Нарушение и правда было, но мы нашли проблемные места в позиции правообладателя и в итоге смогли договориться на выплату в двести тысяч вместо шести миллионов. Пришлось долго торговаться и согласовывать условия мирового, но зато уменьшили выплату в тридцать раз и договорились на рассрочку.

В другом деле истец обратился в суд и потребовал заплатить 800 000 рублей компенсации. Мы не согласились с требованием по целому ряду причин и смогли доказать свою позицию суду. В итоге во взыскании было отказано полностью.

Еще в одной ситуации с предпринимателя взыскали миллион рублей через суд. А мы смогли доказать в Палате по патентным спорам Роспатента, что товарный знак был зарегистрирован незаконно и в итоге регистрацию товарного знака аннулировали. Теперь суд пересмотрит дело с учетом новых обстоятельств — взыскивать миллион, оказывается, было не за что.

Как всегда — общие вопросы пишите в комментарии. Если нужна помощь по именно вашей ситуации (работа с претензиями, судами, блокировками, проверка и регистрация товарных знаков) , оставьте заявку у нас на сайте «Башук Чичканов, юридическая фирма», давайте обсудим детали и посмотрим, что можно сделать.

В начале статьи я писал, что в нашем портфолио около двух тысяч выполненных проектов по товарным знакам. Это не просто голословная цифра: заходите на наш сайт в раздел «Портфолио» — там собраны большая часть кейсов, есть навигатор по городам, каждый проект подтвержден ссылкой запись в официальном реестре Роспатента. Возможно вы найдете знакомые имена или даже ситуации, похожие на вашу.

Если вам в целом показалась полезной эта публикация, заходите ко мне в телеграм-канал «Клуб правообладателей». Там разбираем юридические победы и провалы предпринимателей, всё про интеллектуальные права: бренды, патенты, секреты и авторские права.