Использование видоизмененного товарного знака
Для успешного ведения бизнеса необходимо чувствовать изменения в потребностях потребителя и вовремя под них подстраиваться. Немаловажной составляющей успеха на рынке является внешняя привлекательность предлагаемого товара и/или услуги, а также их маркировки. Имидж бренда формируется в том числе через адаптацию к трендам внешнего оформления, которое напрямую связано с используемым брендом товарным знаком. В этой связи многие компании и предприниматели задумываются об использовании уже зарегистрированного, привычного потребителю товарного знака, с внесенными в его внешнее оформление изменениями. Но насколько это возможно с точки зрения закона?
Согласно п. 2 ст. 1486 Гражданского Кодекса Российской Федерации, использованием товарного знака признается его использование с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
Как правило, указанная выше норма применяется в случае, если третье лицо нарушило исключительное право владельца регистрации посредством использования сходного обозначения, однако Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» поясняет, что при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.
Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.
Из этого следует, что именно правообладатель должен быть в первую очередь заинтересован в законном использовании «обновленного» обозначения. Законодатель не препятствует незначительным изменениям и разрешает правообладателю отклоняться от зарегистрированного обозначения. Вместе с тем, законодатель не определяет критерии незначительности.
Что же делать добросовестному правообладателю, решившему сменить стиль, но не желающему проходить долгосрочную процедуру регистрации нового обозначения? В данном случае возможно направить в регистрирующий орган (Роспатент) соответствующее ходатайство с просьбой о внесении изменений в зарегистрированное обозначение. На обозрение эксперту должно быть представлено первоначальное изображение, уже прошедшее регистрацию, а также новый вариант исполнения товарного знака.
Значительную роль будут играть элементы, занимающие доминирующее положение. Их изменения могут повлиять на существо товарного знака, в связи с чем регистрация может не состояться. Вместе с тем, рекомендуется предварительно обратиться за консультацией к экспертам в области регистрации товарных знаков, они помогут обозначить перспективы регистрации таких изменений и, в случае необходимости, скорректировать новое исполнение знака так, чтобы оно было зарегистрировано. Номер знака, дата его регистрации и срок действия останутся неизменны, примет ли старый товарный знак новый облик зависит от воли эксперта, рассматривающего заявление, а также от убедительности доводов лица, подавшего такое ходатайство об изменениях. Ведь одна из главных задач товарного знака – идентифицировать товар и/или услугу и оставаться узнаваемым в глазах потребителя, не нарушая прав третьих лиц.
В случае, если предложенные правообладателем элементы настолько видоизменяют товарный знак, что он теряет свое существо, но лицу необходимо использование обозначения в новом исполнении, все же будет необходимо такое обозначение подавать на регистрацию. Однако данный вариант не является вынужденным, ведь подавая новое обозначение на регистрацию, лицо может расширить перечень товаров и/или услуг относительно уже зарегистрированного обозначения, что также может быть полезно для бренда. Внесение изменений в части расширения перечня товаров и/или услуг зарегистрированного товарного знака законодателем не предусмотрено.
Если законодатель допускает использование знака с изменением отдельных элементов, то допустимо ли такое использование лицензиатом? Согласно ст. 1236 ГК РФ обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. В соответствии со ст. 1232 ГК РФ, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства. Из изложенного следует, что лицензиар может предоставить право использования только на тот товарный знак, который уже зарегистрирован Роспатентом. Порой лицензиат, которому предоставлено право использования, может отклониться от использования обозначения в том виде, в котором оно зарегистрировано, и начать использовать товарный знак в произвольной форме. Вместе с тем, такое использование недопустимо с точки зрения закона ввиду того, что лицензиат выходит за пределы прав, которые ему предоставлены договором.
Но может ли сам правообладатель предоставить право использования видоизмененного товарного знака, изменения которого не зарегистрированы в Роспатенте? Многие правообладатели «разрешают» своим лицензиатам использовать знак без отдельных элементов и даже в ином цветовом исполнении, оговариваясь в договоре, с какими именно изменениями товарный знак может быть использован. Однако такое волеизъявление не всегда сможет быть зарегистрировано. Роспатент может посчитать такое условие в договоре как превышающее пределы правовой охраны и попросить правообладателя изменить положение. Лицензиары, допускающие использование видоизмененного товарного знака по договору должны быть уверены в том, что такое обозначение останется узнаваемым в глазах потребителя и не изменит существо товарного знака.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что любые изменения, касающиеся внешнего исполнения товарного знака, следует регистрировать в Роспатенте. Также не рекомендуется превышать пределы предоставленной правовой охраны. Своевременное соблюдение этих простых правил поможет сохранить под охраной действующую регистрацию.