КАК ПРОХОДИТ ДОМЕННЫЙ СПОР [кейс]

Компания (мой доверитель) успешно продавала достаточно редкие информационные услуги через свой сайт. Домен сайта полностью повторял товарный знак компании. И в какой-то момента бывший партнёр компании скопировал этот сайт, назвал его так же и стал продавать те же услуги под чужим товарным знаком. Как это остановить и что делать? Разбираем реальный кейс из моей практики о защите товарного знака в доменном имени.

Перепутать 2 домена romashka.com (оригинал) и romashka.ru (копия), да ещё и с одинаковыми услугами, очень легко. Создатель оригинального проекта был обеспокоен 2 проблемами:

Ситуацию осложняло то, что компания не знала, кто владелец сайта. Ещё перевести сайт с одного лица на другое очень легко, из-за этого каждое подобное дело (доменный спор) рискует стать бесконечным процессом со сменой ответчика.

Кстати, о том, как определить личность владельца сайта, у меня есть полезная и короткая статья.

Как мы устранили все эти проблемы, определили владельца сайта, не дали ему ускользнуть, взыскали 500 000 рублей компенсации и перевели второй домен на компанию?

Наличие рабочего доменного имени и сайта было решено зафиксировать с помощью нотариуса. Сайт состоял всего из пары страницы, поэтому затраты на нотариальный осмотр оказались небольшими.

Стоит отметить, что нотариальный осмотр сайта - это не единственный способ фиксации нарушения. В 2019 г. Верховный Суд России разъяснил, что и скриншоты, сделанные участниками спора, могут быть допустимым доказательством. Главное - правильно их оформить (пункт 55 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

Так как на самом сайте нарушителя никакой контактной информации не было, мы обратились к Whois-сервису. Поиск по открытой базе данных доменных имён показал, что администратором домена и владельцем сайта является российское юридическое лицо. Именно ему мы и направили досудебную претензию о прекращении нарушения и выплате компенсации.

После поступления претензии адресату от сайта остался один домен - содержание было удалено.

Так как компенсацию никто так и не выплатил, мы перешли к судебной стадии. В этот момент нарушитель перевёл пустой домен на некоего гражданина. Его имя в Whois-сервисе уже не отображалось, но мы выяснили его через адвокатский запрос в адрес регистратора доменного имени и впоследствии предъявили этому человеку самостоятельные требования (он стал вторым ответчиком по делу).

Чтобы ситуация с переводом домена на другое лицо не повторилась, при подаче иска мы просили суд принять обеспечительные меры в виде двух запретов:

Суд принял запрошенные обеспечительные меры, вынес определение об этом, мы направили его регистратору домена-нарушителя. Таким образом домен был “зафиксирован” на время судебного разбирательства.

Истец использовал обозначение, из-за которого завязался спор, в названии своей компании, в доменном имени своего сайта, а также зарегистрировал его как товарный знак и под тем же названием зарегистрировал ПО в Роспатенте.

Размещение (упоминание, написание) товарного знака в доменном имени сайта - это один из способов использования товарного знака (пп. 5 п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Если кто-то продаёт те же товары и услуги под доменом с чужим товарным знаком, это считается нарушением и чревато взысканием компенсации.

Согласно пункту 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Также, согласно положению «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», решение суда о запрете администратору домена использовать в нём чужой товарный знак является основанием для аннулирования регистрации доменного имени. После аннулирования регистрации правообладатель товарного знака получает преимущественное право зарегистрировать домен на себя. Он может это сделать в течение 30 дней со дня аннулирования.

В конечном счёте ответчиками по иску стали:

Ответчики постоянно апеллировали к тому, что не знали о товарном знаке. Ответчики ссылались и на то, нарушением является использование домена для предложения услуг. А раз содержание сайта удалено, значит, права истца уже не нарушаются и иск удовлетворять не надо как минимум в части запрета использовать товарных знак в доменном имени.

Истец решил воспользоваться правом взыскания компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей и посчитал разумной суммой 500 000 рублей.

Если бы истец просил взыскать 10 000 рублей, то есть минимальный размер компенсации, ему ничего больше не пришлось бы доказывать и обосновывать. Но так как сумма требований была больше минимума, отдельной задачей стало обосновать эту сумму.

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, определяя разумный и справедливый размер компенсации, суд должен учитывать множество обстоятельств:

Сумму 500 000 рублей истец взял не с потолка. Мы не ссылались на абстрактные обстоятельства и свои представления о прекрасном и справедливости. Компенсацию рассчитали по простой и понятной формуле: месячную сумму оплат, привлечённых бывшим партнёром в период добросовестной работы с истцом, умножили на количество месяцев работы незаконного сайта.

Размер оплат подтвердили платёжными поручениями. Время работы сайта-нарушителя рассчитали с даты регистрации доменного имени до удаления его содержания.

И как бы ответчики не пытались убедить суд в необходимости снизить размер компенсации по разным основаниям, суд решил её не уменьшать.

Арбитражный суд полностью удовлетворил исковые требования правообладателя товарного знака. Истец получил 500 000 рублей компенсации и контроль над вторым доменным именем, который раньше использовал нарушитель.

Я занимаюсь регистрацией товарных знаков и их защитой онлайн. Пишите мне в телеграме.